STS, 22 de Octubre de 2004
| Ponente | D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2004:6716 |
| Número de Recurso | 5187/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Octubre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5.187/2.001, interpuesto por BILBAO BIZCAIA KUTXA, representada por la Procuradora Dª Paz Santamaría Zapata, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de mayo de 2.001 en el recurso contencioso-administrativo número 1.119/1.998, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.062.970 "K KONDIA".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y OTARRE, S.L., representada por la Procuradora Dª Mª Paz Juristo Sánchez.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de mayo de 2.001, estimatoria del recurso promovido por Otarre, S.L. Dicho recurso se dirigía contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 1.997, confirmada por la del mismo organismo de 11 de marzo de 1.998 al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la anterior, por la que se denegaba la inscripción de la marca 2.062.970 "K KONDIA", de tipo mixto, para productos de la clase 35 del Nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada Bilbao Bizcaia Kutxa presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de julio de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Bilbao Bizcaia Kutxa compareció en forma en fecha 1 de octubre de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988;
- 2º, igualmente por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y
- 3º, por infracción del artículo 13.c) de la misma Ley.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia revocando la recurrida, y confirmando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 1.998 dictada en el expediente de marca 2.062.970.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 26 de septiembre de 2.002.
Personado el Abogado del Estado ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Otarre, S.L., suplicando en su escrito de oposición que se dicte sentencia por la que, desestimando el recurso, declare no ajustada a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ratificando el contenido de la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas a las partes que se opongan.
Por providencia de fecha 15 de junio de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 20 de octubre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.
La entidad actora impugna la Sentencia de 23 de mayo de 2.001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso interpuesto por la sociedad Otarre, S.L., y anuló la denegación administrativa de la marca mixta nº 2.062.970 "K-Kondia", para determinados servicios de la clase 35 del Nomenclátor internacional.
La Oficina Española de Patentes y Marcas había rechazado la inscripción de la citada marca por la oposición de la marca prioritaria mixta nº 1.516.904 "K", alegada por la entidad actora en casación, para otros servicios de la misma clase 35. La Sentencia impugnada, por el contrario, entiende que las marcas enfrentadas eran compatibles y fundamenta la estimación del recurso en los siguientes términos:
"Desde esta perspectiva debemos añadir que al realizar una comparativa conjunta de las marcas en litigio podemos observar que la mayor coincidencia entre ambas se produce en la letra "K", principal y casi único signo diferenciador en la recurrente sino fuera porque incorpora el nombre de "Kondia" en el extremo inferior del dibujo de la citada letra, que se convierte en único elemento de la marca oponente.
Al producirse una clara coincidencia en la letra "K", no podemos olvidar conforme a una reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no cabe jurídicamente monopolizar en exclusiva, desde el punto de vista fonético, determinadas letras del abecedario, ya que lo único monopolizable de las mismas es el aspecto original y especial del gráfico con que la letra se presenta (T.S. Sala 3ª, Secc. 3ª, S. 21-enero-1993). Si por lo tanto desde el punto de vista fonético no puede ser monopolizada una letra, en este caso la "K", es preciso analizar, si desde el punto de vista gráfico y aplicativo existen los riesgos de confusión o intromisión en el derecho al uso exclusivo de una marca que proscribe el art. 12 de la Ley 32/88.
La marca recurrente es toda de color rojo salvo la inclusión en el extremo inferior de la palabra "Kondia", mientras que la oponente el segmento vertical y uno de los oblicuos de la letra K en blanco, y sólo el oblicuo inferior en rojo. Por lo tanto podemos afirmar que a simple vista sí existen diferencias entre la grafía de una y otra letra.
En cuanto a los campos aplicativos, la marca recurrente fue solicitada para: "Servicios de importación, exportación, promoción, representación y exclusivas de todo tipo de máquinas y máquinas-herramientas en general, así como de los recambios y elementos auxiliares". Por el contrario la oponente fue concedida para: "Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina". Luego pese a estar recogidos ambos bajo la clase 35 del nomenclator, podemos afirmar que se corresponden con servicios de diferente naturaleza, en los que no coincide el ámbito aplicativo, con lo que se aparta el posible riesgo de confusión." (fundamento de derecho quinto)
El recurso de casación se articula en tres motivos, todos ellos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por la infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Presenta una notable similitud con el litigio entre las mismas partes resuelto por esta Sala en la reciente Sentencia de 18 de octubre de 2.004 (RC 5.198/2.001), en la que desestimamos el recurso de casación interpuesto también por la parte actora en este recurso y en relación con marcas idénticas que amparaban en aquella ocasión a servicios de la clase 37.
Los dos primeros motivos se fundan en la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y pueden ser examinados conjuntamente. En ellos se alega que la Sentencia impugnada no ha aplicado correctamente dicho precepto al no haber apreciado la existencia de riesgo de confusión (motivo primero) y asociación (motivo segundo) entre las marcas enfrentadas. Del propio tenor de los motivos formulados por la actora se deduce de manera evidente que se fundan en la mera discrepancia respecto a la valoración del parecido entre ambas marcas y, consiguientemente, del riesgo de confusión y asociación entre ellas. Esto supone que la actora basa ambos motivos en su disconformidad respecto a una apreciación de hechos que, según reiterada jurisprudencia, resulta inatacable en casación, a excepción de error manifiesto o arbitrariedad en dicha apreciación, de erróneo entendimiento de los conceptos legales aplicables o, en fin, en caso de infracción de las normas que regulan la valoración tasada de la prueba (por todas, Sentencias de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-).
En cuanto a la alegación de que los servicios amparados por las marcas pertenecen a la misma clase del Nomenclátor, hemos establecido asimismo en reiterada jurisprudencia que no es ése el factor decisivo en última instancia, sino la coincidencia de los productos o servicios y, en su caso, de sus canales de comercialización. Y en el presente supuesto, la Sala de instancia afirma con plena justificación la manifiesta diversidad de los servicios amparados por las marcas respectivas, factor éste que ya por sí solo determinaría la ineficacia de la oposición de la marca prioritaria.
Así pues, en el supuesto de autos la justificación ofrecida por la Sala de instancia respecto a la inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre las marcas en litigio y sobre la diversidad de servicios constituye una valoración de las cuestiones fácticas planteadas que, al ser motivada y razonable, sin que en modo alguno pueda ser tachada de arbitraria o manifiestamente errónea, no podemos revisar en sede de casación. Ambos motivos deben, pues, ser desestimados.
El tercer motivo se dirige a justificar la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y ha de decaer igualmente. En efecto, según hemos declarado también en numerosas ocasiones, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena y que resulta vedado por el citado precepto se asienta sobre una previa susceptibilidad de confusión sin la cual no es posible que el consumidor le otorgue a una marca el crédito obtenido por otra (entre otras, Sentencias de 18 de diciembre de 2.003 -RC 6.474/1.999- y 27 de julio de 2.004 -RC 2.213/2.001-). Sin posibilidad de confusión, pues, no puede haber aprovechamiento prohibido. Declarada por la Sala de instancia la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, referidas a servicios distintos pese a su común pertenencia a la clase 35 del Nomenclátor, resulta igualmente excluído el aprovechamiento del prestigio de la marca prioritaria.
Además, si bien la recurrente alega la notoriedad de su marca prioritaria, es preciso recordar que incluso si así fuera dicha notoriedad no tendría efectos más allá del principio de especialidad, y ya se ha indicado la diversidad de servicios protegidos por ambas marcas.
El rechazo de los tres motivos determina la desestimación del recurso y la imposición de costas en aplicación de lo prevenido en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Bilbao Bizcaia Kutxa contra la sentencia de 23 de mayo de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.119/1.998. Con imposición de costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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