STS, 13 de Febrero de 2007
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:1886 |
| Número de Recurso | 2930/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 13 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Febrero de dos mil siete.
En el recurso de casación nº 2930/2004, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A, representada por el Procurador Don Cesar Berlanga Torres, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1349/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de diciembre de 2003, recaída en el recurso nº 609/2002, sobre denegación de inscripción de la marca mixta nº 2.288.979 "Sfera Colours"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad SFERA EDITORES ESPAÑA, S.A., representada por la Procuradora Doña Virginia Camacho Villar, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de febrero de 2002, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de febrero de 2001, que denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.288.979 "SFERA COLOURS", para designar productos de la clase 39ª del Nomenclátor internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de febrero de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (EL CORTE INGLÉS, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 14 de abril de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas .
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, según diversas sentencias que se citan.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la Sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de febrero de 2001 y de 6 de febrero de 2002, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca nacional número 2.288.979, concediendo a la recurrente el registro de la mencionada marca gráfica "SFERA COLOURS", para proteger servicios comprendidos en la clase 39ª del Nomenclátor Internacional.
Por Auto de la Sala, de fecha 16 de marzo de 2006, la Sala acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 12 de mayo de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y SFERA EDITORES ESPAÑA, S.L.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 26 y 30 de junio de 2006 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 24 de noviembre de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 6 de febrero de 2007, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción solicitada por la entidad "El Corte Inglés S.A." de la marca nº 2.288.979 "Sfera colours" (mixta) de la clase 39 para "transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes", por su semejanza con la marca nº 2.178.206 "SFERA editores" (mixta) de la misma clase, y existir una identidad aplicativa al cubrir ambas servicios de almacenaje en la clase 39.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid fue desestimado fundándose en que:
"Pues bien, en primer término, la existencia de precedentes sobre la concesión en otras ocasiones de la marca cuya inscripción ha sido ahora denegada, no vincula en absoluto a esta Sala en su actual resolución sobre la conformidad a Derecho de la presente solicitud, pues la simple diversidad de supuestos, que en otros casos se refieren -según reconoce la actora- a productos distintos, o el hecho de su coincidencia con otras marcas distintas desvirtúa toda idea de necesaria perpetuación de la anterior concesión de dichas marcas. En tal sentido, se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo en doctrina plenamente aplicable al presente supuesto, al señalar, entre otras, en Sentencia de 5 de julio de 1996, que "la concesión por el Registro de la Propiedad Industrial de una marca o su denegación no es una actividad discrecional, sino reglada, en la que no puede entrar en juego el precedente administrativo, con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad sobre el de igualdad, precedente que no vincula al Registro, que al igual que los Tribunales queda sujeto al principio de legalidad, y que en todo caso la igualdad sólo puede prevalecer dentro de la legalidad y no contra esta".
En lo que respecta a las diferencias que el actor señala entre uno de los dos vocablos que componen cada una de las marcas enfrentadas, el Tribunal Supremo también ha señalado en su sentencia de 11 de febrero de 1994 que "al hacer la comparación entre los distintivos de las marcas enfrentadas, ya sean solamente gráficas o mixtas o simplemente denominativas, se ha de tener en cuenta la apreciación de sus caracteres más relevantes, deteniéndose en aquellos que por su mayor fuerza expresiva causen un mayor impacto atrayente de una mayor atención inmediata y un mayor recuerdo en los destinatarios que lo reciben a través de sus sentidos corporales; los cuales no han de hacer un esfuerzo mental, más propio de estudiosos en la materia, sino el que más bien hace una persona con un nivel cultural general y normal". En el presente supuesto este criterio resulta plenamente aplicable, pues de los dos vocablos que componen la denominación de cada una de las marcas enfrentadas, es evidente que uno de ellos, el término "sfera" es el que ostenta el carácter relevante, la mayor fuerza expresiva, como se demuestra por el hecho de que sea precisamente el mismo el que ha utilizado el recurrente para la denominación de otras marcas que, según afirma el mismo, le han sido concedidas para productos diferentes o aun incluso para los mismos productos, acompañado también de otros vocablos diferentes. Como quiera que la identidad entre los vocablos más relevantes (en este caso la palabra "sfera"), es también evidente, se estima, en fin, que el riesgo de confusión señalado por la Oficina de Patentes y Marcas en las resoluciones impugnadas es efectivamente concurrente en este caso, porque la inscripción de la marca solicitada resultaba contraria claramente a lo dispuesto en el precepto aplicado en las resoluciones que ahora se recurren.
Es por todo lo razonado anteriormente, por lo que dichas resoluciones han de considerarse ajustadas y conformes a Derecho, al denegar la inscripción de la marca solicitada apreciando el riesgo de confusión que no ha sido desvirtuado a través de los argumentos analizados, debiendo ser confirmadas como ajustadas a Derecho, tal como se hará en la parte dispositiva de la presente resolución.".
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes y que en síntesis hacen referencia a que se ha realizado una visión y audición parcial de los signos enfrentados al tener sólo en cuenta uno de los elementos que los componen olvidando la jurisprudencia que considera a la marca como un todo, y no examina el diseño gráfico original y diferente al de la opuesta, y un segundo término distinto, siendo el término común "sfera" genérico y por tanto no apropiable en exclusividad por el titular de la marca oponente, y que la solicitante ya tiene registrado a su favor, no existiendo riesgo de asociación o confusión entre las marcas enfrentadas, cuando los segundos términos, que no son accesorios o complementarios, son totalmente diferentes. Realiza a continuación un examen jurisprudencial sobre las cuestiones anteriormente expuestas, que a su juicio apoyan sus argumentos.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso no se observa que haya habido error o arbitrariedad en la valoración efectuada por el Tribunal de instancia, ni que sus conclusiones sean irracionales. En efecto, no hay duda que el término "sfera" que usan ambas marcas es el más característico en ellas, no sólo por ser el de mayor énfasis sino por su colocación en primer lugar, y su mayor dimensión con respecto al otro elemento, que se encuentra en un plano inferior, y más reducido, destacando incluso en su diseño, que presenta en ambos signos una similar composición. El término "sfera" no puede ser considerado genérico ni desde el punto de vista legal, al no referirse a los productos amparados en el sentido que le da el artículo 11 de la Ley de Marcas, ni desde el punto de vista usual, al no tener nexo común con dichos productos, como ocurre en alguno de los supuestos a que se refieren las sentencias que cita, por lo que hay que considerarlo como de fantasía e inscribible para unos determinados productos solo en favor de su autor. Por último, el principio de especialidad impide utilizar la prioridad en todos los ámbitos del mercado, debiendo constreñirse a campos aplicativos concretos, como señala la sentencia de instancia, al inicio del fundamento jurídico cuarto, por lo que no puede apoyarse para obtener la inscripción en campos en que existe otra marca de otro titular inscrita prioritariamente. TERCERO.- De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2930/2004, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la sentencia nº 1349/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de diciembre de 2003, recaída en el recurso nº 609/2002; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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