STS, 22 de Septiembre de 2004

Ponente:JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ CRUZAT
Número de Recurso:3141/2001
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

DENEGACIîN DE MARCA. La distinci—n de los servicios que amparan las marcas aspirantes y las marcas obstaculizadoras en raz—n de la especificidad de los sectores en que se ofrecen, compensa la similitud fonŽtica apreciable entre las marcas confrontadas. Aunque no existan suficientes diferencias fonŽticas, pueden distinguirse al dirigirse a amparar servicios especializados, y compensarse el grado de similitud denominativa y fonŽtica con la separaci—n entre las ‡reas comerciales en que se engarzan los servicios de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores no se suscite riesgo de confusi—n. En el proceso contencioso-administrativo se desestima el recurso de dicho orden jurisdiccional. Se estima el recurso de casaci—n.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Septiembre de dos mil cuatro.

VISTO el recurso de casación número 3141/2001, interpuesto por la Procuradora Dª María Isabel Campillo García, en nombre y representación de la Corporación DEUTSCHE TELEKOM AG, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el 16 de marzo de 2001, en el recurso contencioso-administrativo número 383/98, seguido contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de diciembre de 1997, que desestimaron los recursos ordinarios interpuestos contra las precedentes resoluciones de 7 de enero de 1997, 20 de diciembre de 1996, 21 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996 y 20 de diciembre de 1996, las cuales denegaron, respectivamente, las marcas números 2.005.040, 2.004.873, 2.005.041, 2.004.874, 2.005.042 y 2.004.875, para productos de las clases 37, 37, 38, 38, 41 y 41, respectivamente. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 2083/97, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 4 de noviembre de 2000, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 283/1998, interpuesto por el Letrado D. José Antonio Hernández Rodríguez, en nombre y representación de DEUTSCHE TELEKOM, AG, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 1/12/1997 que desestimaron los recursos ordinarios planteados contras las resoluciones anteriores de fechas 7/1/97, 20/12/96, 21/12/96, 20/12/96, 20/12/96 y 20/12/96 que no concedieron, respectivamente, las marcas números 2.005.040, 2.004.873, 2.005.041, 2.004.874, 2.005.042 y 2.004.875.».

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Corporación DEUTSCHE TELEKOM, AG recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 18 de abril de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 2 de junio de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito juntamente con la escritura de poderes y copias preceptivas, se digne tener por formalizado el presente recurso de casación por infracción de ley, contra la sentencia de fecha 16 de marzo de 2001 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo número 383/98, interpuesto por mi mandante contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de diciembre de 1996, publicados en su Boletín Oficial de 1 de febrero de 1997, que denegaron las marcas españolas 2.004.873, 2.004.874 y 2.004.875 T-Mobil y 2.005.040, 2.005.041 y 2.005.042 T- Mobil (grfs), para servicios comprendidos en las clases 37, 38 y 41 del Nomenclator dar traslado, con entrega de copia de este escrito a las partes recurridas, si se hubieren personado y, previa la tramitación legal pertinente, declarar admitido este recurso respecto al motivo formalizado y, en su día, con estimación de tal motivo, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, concediendo las marcas españolas 2.004.873, 2.004.874 y 2.004.875 T-Mobil y 2.005.040, 2.005.041 y 2.005.042 T-Mobil (grfs) para servicios comprendidos en las clases 37, 38 y 41 del Nomenclator.».

CUARTO

La Sala, por providencia de fecha 17 de julio de 2002, admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de la Sala de fecha 10 de octubre de 2002 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 16 de octubre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

SEXTO

Por providencia de fecha 26 de mayo de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 8 de septiembre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil DEUTSCHE TELECOM, AG, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 y 12 de diciembre de 1997, que desestimaron los recursos ordinarios formulados contra las resoluciones precedentes de 7 de enero de 1997, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996 y 20 de diciembre de 1996, que acordaron la denegación de las marcas número 2.005.040 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, número 2.004.873 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, número 2.005.041 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, número 2.004.874 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, número 2.005.042 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41 y número 2.004.875 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41.

SEGUNDO

La sentencia de la Sala de instancia fundamenta la declaración de incompatibilidad de las marcas aspirantes números 2.005.040 "T MOBIL" (gráfico), 2.004.873 "T MOBIL" (gráfico), 2.005.041 "T MOBIL" (gráfico), 2.004.874 "T MOBIL" (gráfico), 2.005.042 "T MOBIL" (gráfico) y 2.004.875 "T MOBIL" (gráfico), con las marcas obstaculizadoras de titularidad registral de la Compañía MOBIL OIL CORPORATION número 853.595 "MOBIL", para amparar productos de la clase 37 (servicios de construcción y reparación), número 853.626 "MOBIL", para amparar productos de la clase 37, número 853.596 "MOBIL", para amparar productos de la clase 38 (servicios de comunicaciones de radio y televisión), número 853.627 "MOBIL" para amparar productos de la clase 38, número 853.599 "MOBIL" para amparar productos de la clase 41 (servicios de ediciones y publicaciones, servicios de producción, proyección, montaje y representación de programas de radio, radiodifusión y televisión), número 853.630 "MOBIL" para amparar productos de la clase 41, de forma sucinta, en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al apreciar, en una valoración global de las marcas confrontadas, la similitud denominativa y fonética, que provocan riesgo de error o de confusión entre los consumidores, y de estimar la comparación de los campos aplicativos que las marcas aspirantes se solicitan para productos de la misma clase, que no están claramente diferenciados, según se advierte en el fundamento jurídico segundo en los siguientes términos:

La Ley 32/88, de Marcas, en su art. 12.1 a), prohibe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Por ello, la comparación ha de hacerse entre marcas para productos o servicios idénticos o similares. Pues bien, no cabe duda que al ser las marcas solicitadas y las registradas para productos de las mismas clases, deben quedar suficientemente diferenciadas. Sin embargo, en el presente caso nos encontramos con dos marcas tan iguales como MOBIL y TMOBIL. Se diferencian únicamente en una T, que además no tiene sonido claro, con lo que la pronunciación puede ser totalmente igual.

Es tan grande la similitud fonética y tan pequeñas las demás diferencias que ha de estimarse que actuó correctamente la OEPM al denegar lo solicitado.

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TERCERO

El recurso de casación, que se articula en un único motivo que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en su exposición argumental, censura que la sentencia de la Sala de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, y la jurisprudencia aplicable al caso, por no apreciar la compatibilidad de las marcas enfrentadas y no tomar en consideración la inexistencia de riesgo de confusión para el consumidor medio relevante que procede a la adquisición de productos o servicios relacionados con el sector de las telecomunicaciones y particularmente la telefonía móvil, que permite la distinción de aquellos productos o servicios que amparados en la misma clase del Nomenclator Internacional se vinculan a la actividad que desarrolla la titular registral de las marcas obstaculizadoras en el campo de las explotaciones petrolíferas, evocando además el carácter descriptivo de la palabra "Mobil" y la relevancia distintiva de los elementos denominativo y gráfico predominantes en las marcas aspirantes, siendo de aplicación el principio de especialidad en razón de los servicios reivindicados.

CUARTO

Procede estimar la prosperabilidad del motivo de casación articulado por infracción del ordenamiento jurídico, porque la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2001 realiza una interpretación aplicativa errónea del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación de la marca anterior.

Para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en este proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado, de modo que, en este supuesto, esta Sala del Tribunal Supremo concluye que se evidencia que la distinción de los servicios que amparan las marcas aspirantes y las marcas obstaculizadoras en razón de la especificidad de los sectores en que se ofrecen -sector de telecomunicaciones y sector de productos petrolíferos y sus derivados, respectivamente- goza de tan intensa relevancia que compensa la similitud fonética apreciable entre las marcas confrontadas, que pueden convivir pacíficamente en razón del grado de conocimiento de los consumidores afectados sobre el origen empresarial de los titulares registrales de las marcas que amparan las respectivas categorías de servicios y las condiciones en que éstos se comercializan.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermeneútico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos

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Y este Tribunal Supremo ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclator internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable.

Cabe disentir del criterio jurídico expresado pro la sentencia impugnada que devalúa la exigencia de similitud aplicativa como presupuesto para prohibir el registro de marcas, al no apreciar, del análisis comparativo entre las marcas aspirantes número 2.005.040 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, número 2.004.873 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, número 2.005.041 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, número 2.004.874 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, número 2.005.042 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41 y número 2.004.875 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41, y las marcas obstaculizadoras número 853.595 "MOBIL", para amparar productos de la clase 37 (servicios de construcción y reparación) número 853.626 "MOBIL", para amparar productos de la clase 37, número 853.596 "MOBIL", para amparar productos de la clase 38 (servicios de comunicaciones de radio y televisión) número 853.627 "MOBIL" para amparar productos de la clase 38, y número 853.599 "MOBIL" para amparar productos de la clase 41 (servicios de ediciones y publicaciones, servicios de producción, proyección, montaje y representación de programas de radio, radiodifusión y televisión) número 853.630 "MOBIL" para amparar productos de la clase 41, la relevancia distintiva entre las marcas enfrentadas, porque aunque no existan suficientes diferencias fonéticas desde una comparación global de conjunto, pueden distinguirse al dirigirse a amparar servicios especializados en el sector de las telecomunicaciones y de la telefonía móvil y en el sector de los servicios vinculados o conectados a la actividad de producción y distribución de los productos derivados del petróleo y compensarse, consecuentemente, el grado de similitud denominativa y fonética con la separación entre las áreas comerciales en que se engarzan los servicios de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores relevantes, usuarios de los servicios ofrecidos, no se suscite riesgo de confusión ni de asociación sobre el origen empresarial y sobre la calidad y, en su caso, la eficiencia de los servicios prestados.

En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988, advierte esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.

Dada la naturaleza, el destino y la utilización de unos y otros servicios en este caso, el hecho de que pertenezcan a clases o áreas comerciales en la que ni compiten ni son complementarios y, en fin, la ausencia de rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público impedían apreciar la similitud de la que venimos hablando.

Hemos de recordar, además, que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 12.1.a) no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión.

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2001 por vulnerar el artículo 21.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 1 y 12 de diciembre de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) y d) de la Ley matriz de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

QUINTO

Las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de enero de 1997, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996 y 20 de diciembre de 1996, confirmadas por las resoluciones de 1 y 12 de diciembre de 1997 deniegan la inscripción de las marcas solicitadas por la Entidad Mercantil DEUTSCHE TELEKON AG por apreciar que protegen servicios relacionados con los correspondientes a las marcas opositoras.

Conforme a los parámetros jurisprudenciales expuestos en el precedente fundamento jurídico, procede estimar el recurso contencioso-administrativo y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 y de 12 de diciembre de 1997 que desestimaron los recursos ordinarios formulados contra las resoluciones precedentes de 7 de enero de 1997, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996, 20 de diciembre de 1996 y 20 de diciembre de 1996, que acordaron la denegación de las marcas número 2.005.040 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, número 2.004.873 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, número 2.005.041 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, número 2.004.874 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, número 2.005.042 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41 y número 2.004.875 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41, al ser disconformes a Derecho, reconociendo el derecho de la Entidad Mercantil recurrente a la inscripción de las marcas 1) número 2.005.040 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, 2) número 2.004.873 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, 3) número 2.005.041 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, 4) número 2.004.874 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, 5) número 2.005.042 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41 y 6) número 2.004.875 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41, sin efectuar expresa imposición de las costas causadas.

El acuerdo formalizado entre la Sociedad titular de las marcas obstaculizadoras EXXON MOBIL OIL CORPORATION y MOBIL PETROLEUM COMPANY con la Sociedad titular de las marcas aspirantes DEUTSCHE TELEKOM AG de 14 de diciembre de 2001, aunque no supone la declaración de pérdida de objeto del recurso contencioso-administrativo, confirma esta conclusión jurídica que valora la falta de similitud entre los campos aplicativos en razón de la naturaleza, destino y utilización de los servicios ofrecidos, al referir que DEUTSCHE TELEKOM AG tiene marcas con la palabra "Mobil" para determinados servicios y productos en el sector de las telecomunicaciones en Europa, autorizándose el uso del vocablo de la marca Mobil en todos los países de la Unión Europea para todos los bienes y servicios de las clases 9, 16, 36, 37, 38, 41 y 42 única y exclusivamente en relación a la oferta de bienes o servicios de telecomunicaciones y a su comercialización; excluyendo a los productos petrolíferos y aquéllos que se utilicen para estaciones de servicio, servicios de reparación de vehículos a motor, incluyendo los artículos vendidos directamente en relación con estos servicios.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad DEUTSCHE TELECOM, AG, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 283/1998.

Segundo

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 y 12 de diciembre de 1997 que se anulan por no ser conformes a Derecho, reconociendo el derecho de la Entidad DEUTSCHE TELECOM, AG al registro de las marcas: 1) número 2.005.040 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, 2) número 2.004.873 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 37, 3) número 2.005.041 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, 4) número 2.004.874 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 38, 5) número 2.005.042 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41 y 6) número 2.004.875 "T MOBIL" (gráfico) para amparar productos de la clase 41.

Tercero

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . D. Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat. Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.