STS 51/1998, 2 de Febrero de 1998

Ponente:D. ANTONIO GULLON BALLESTEROS
Número de Recurso:213/1994
Procedimiento:RECURSO DE CASACIÓN
Número de Resolución:51/1998
Fecha de Resolución: 2 de Febrero de 1998
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

"JUICIO DECLARATIVO DE MENOR CUANTÍA. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. La sentencia recurrida ha examinado detenidamente si entre los servicios ofertados por el recurrente (bar musical) y por el recurrido (discoteca) existe similitud, llegando a la conclusión positiva, y ha aplicado la doctrina jurisprudencial traída a colación por el recurrente, obteniendo también lo contrario de lo por él pretendido, declarando que los conjuntos ""DIRECCION001"" y ""DIRECCION000"", disímiles exclusivamente en la palabra ""pub"", que entre los consumidores de sus servicios se identifica como bar musical, son (aquellos conjuntos), tanto desde el punto de vista fonético como conceptual fácilmente confundibles por un público no alertado. Contra todas estas conclusiones no se oponen reparos de ilógicas o arbitrarias, por lo que han de ser respetadas por esta Sala, que, por otra parte, reconoce su acierto. En primera instancia se estima la demanda. Se estima en parte la apelación. Se estima en parte la casación. "

 
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CONTENIDO

En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 31 de esa ciudad, sobre reclamación de cantidad por indemnización de daños y perjuicios; cuyo recurso ha sido interpuesto por D. Domingo, representado por el Procurador de los Tribunales D. Enrique Sorribes Torra; siendo parte recurrida D. Lucio, asimismo representado por el Procurador D. Victorino Venturini Medina, ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 31 de Barcelona, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, instados D. Carlos Pons de Gironella, contra D. Lucio, sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios.

Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "1.- Se declare que el demandado ha usado y usa la denominación "DIRECCION000" para distinguir un pub-discoteca. 2.- Que el uso de esa denominación para distinguir esos servicios infringe los derivados de la marca nº NUM000"DIRECCION001".- 3. Se condene al demandado a que cese y, en consecuencia, a que no continúe ofertando o prestando servicios para distinguir discotecas ni similares con denominaciones que contengan el vocablo DIRECCION002.- 4. Se prohiba al demandado usar ese signo en los documentos de negocios y en la publicidad, incluyendo en éste los rótulos comerciales.- 5. Se adopten aquellas medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en consecuencia, se retiren del tráfico económico los embalajes, productos, envoltorios, material publicitario, etiquetas y aquellos otros documentos en los que se materialice la marca infringida.- 6. Se condene al demandado a abonar a mi mandante aquellos daños y perjuicios que se fijen en ejecución de Sentencia, sirviendo de módulos para establecerla los criterios del artículo 38 de la Ley de Marcas.- 7. Se publique la Sentencia que recaiga en estas actuaciones a cargo del demandado mediante anuncios en aquellos medios de comunicación usados por el demandado para difundir la denominación fraudulenta.- 8. Se condene al demandado al pago de todas las costas del juicio ".- Admitida a trámite la demanda y emplazado el mencionado demando, su repesentante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente y terminó suplicando se dictase sentencia "desestimando la demanda en su totalidad, con imposición a la actora de las costas del juicio".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 30 de julio de 1.992, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que estimando totalmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Pons de Gironella, en nombre y representación de D. Lucio, contra D. Domingo, debe declarar y declaro que el demandado ha venido usando la denominación "DIRECCION000" para distinguir un pub-discoteca, infringiendo con el uso de dicha denominación los derechos derivados de la marca nº NUM000"DIRECCION001", y en su consecuencia, debo condenar y condeno al referido demandado a que cese y no continúe ofertando o prestando servicios para distinguir discotecas o similares con denominaciones que contengan el vocablo DIRECCION002, prohibiéndole usar ese signo en los documentos de negocios y en la publicidad, incluyendo en esta los rótulos comerciales, y retire del tráfico económico los embalajes, productos envoltorios, material publicitario, etiquetas y aquellos otros documentos en los que se materialice la marca infringida, condenando asimismo al demandado a que abone al actor los daños y perjuicios causados al actor cuyo importe se cuantificará en ejecución de sentencia con arreglo al precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización, conforme a derecho; y, ordenando la publicación de la presente resolución a cargo del demandado, mediante anuncios en aquéllos medios de comunicación usados por el demandado para difundir la denominación fraudulenta, condenándole asimismo al pago de todas las costas causadas en este procedimiento".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de D. Lucioy tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 18 de noviembre de 1.993, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Domingo, contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Juzgado nº 31 de Barcelona, cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente resolución, y REVOCÁNDOLA EXCLUSIVAMENTE en cuanto extiende la prohibición al uso del vocablo DIRECCION002sin referencia a contexto alguno, CONFIRMAMOS los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida. No ha lugar a la imposición de las causadas en ninguna de las dos instancias".

TERCERO

El Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en representación de D. Domingo, interpuso recurso contra la anterior sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en cuatro motivos los dos primeros al amparo del nº 3 del art. 1.692 LEC y los dos restantes formulados al amparo del nº 4 del mismo artículo.- Primero: En concreto se denuncia la infracción del art. 359 LEC en su sentido positivo de infracción por interpretación incorrecta en la medida que se incurre incongruencia y contradicciones contrarias al art. 359 LEC y al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).- Segundo: Por infracción del art. 359 LEC en su sentido positivo de infracción por interpretación incorrecta en la medida en que se incurre en incongruencias y contradicciones incompatible con el citado artículo y que también infringen el principio positivo.- Tercero: Se denuncia la infracción del art. 11.3 de la Ley de Marcas en su sentido positivo de interpretación incorrecta y aplicación de esta norma a un caso al que no era aplicable, e infracción del art. 11.1 f) de la Ley de Marcas en su sentido negativo de inaplicación).- Cuarto: Se denuncia la infracción del art. 12.1 a) de la Ley de marcas en su sentido negativo de inaplicación a sensu contrario, así como la Doctrina Jurisprudencial de la apreciación global de la marca".

CUARTO

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador D. Victorino Venturini Medina, en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO

No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 19 de enero de 1.998 en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El motivo primero, al amparo del art. 1.692.3º LEC, denuncia la infracción del art. 359 de la misma Ley en su sentido positivo de infracción por interpretación incorrecta, en la medida en que se incurre en incongruencias y contradicciones contrarias al mismo y al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). En la abigarrada fundamentación del motivo pueden sintéticamente resaltarse los siguientes apoyos que lo sustentan:

  1. La constatación fehaciente en autos de la denominación "DIRECCION002", en lugar de la pretendida "DIRECCION000" hace incurrir a la sentencia en incongruencia. El recurrente no ha utilizado la denominación acabada de citar últimamente como se dice en la susodicha sentencia. Por ello ningún daño o perjuicio que haya que reparar ha ocasionado al titular de la marca "DIRECCION001", utilizada por el recurrido, en su día actor..

  2. Se debía haber desestimado la pretensión de que el recurrente usaba la denominación "DIRECCION000" declarando por contra que usaba exclusivamente la denominación "DIRECCION002", que acertadamente dice la Audiencia que es de libre utilización sin que a nadie pueda concederse una facultad monopolística sobre la misma, por ser denominación geográfica no susceptible de apropiación exclusiva por ningún particular, y no susceptible de protección registral.

  3. La sentencia que se recurre es contradictoria por las razones que se exponen en el motivo.

El examen de las argumentaciones del recurrente debe partir de que se denuncia una incongruencia de la sentencia, luego ha de ponerse en relación el fallo de la Audiencia con las peticiones de los escritos rectores del proceso, para ver si conceden más, menos u otra cosa distinta de lo pedido; si recae sobre un debate diferente del promovido por los litigantes; o si el fallo contiene puntos contradictorios entre sí, o es contradictorio con los fundamentos de derecho que constituyan su "ratio", no con los que contienen meros obiter dicta.

El actor, hoy recurrido, demandó al recurrente porque éste utilizaba la denominación "DIRECCION000" que se oponía a su marca registrada "DIRECCION001", si bien advertía en la demanda (fundamento jurídico IV), que era clara la identidad de las denominaciones pues su parte característica era el vocablo "DIRECCION002", ya que "dis" y "disc-pub" eran genéricas cuando distinguen, como en el presente caso, los servicios de una discoteca (calificativo que el susodicho actor atribuía al Bar- Musical del demandado, hoy recurrente). Por tanto, es de una claridad meridiana que el debate se centró en el uso de la palabra "DIRECCION002" dentro del compuesto "DIRECCION000", y así lo entendió el demandado al contestar a la demanda, que versó sobre la libre utilización de la palabra "DIRECCION002". La sentencia recurrida falla sobre tal debate en el sentido favorable al recurrente, demandado en su día. En suma, en este punto no existe incongruencia alguna en el fallo, no se ha pronunciado la Audiencia sobre un debate distinto del planteado, único extremo en que sería hipotéticamente admisible aquel vicio, no por una valoración probatoria de los hechos que el recurrente estima desacertada, criterio, por otra parte, que esta Sala no comparte. El ataque a tal valoración debió de discurrir por la vía del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC, con cita de la norma infringida y demostración de cómo lo ha sido. Además, el propio recurrente admitió en confesión judicial que utilizaba la denominación "DIRECCION000(folio 81 y vto, 3ª y 11ª).

En cuanto a la contradicción del fallo de la Audiencia, su fundamento de derecho quinto no comparte la de primera instancia, "que, dice, al vetar el uso de la palabra "DIRECCION002para amparar actividades similares a la discoteca, excede de los límites de la facultad de monopolio que la Ley atribuye al titular de la marca". Pero en el fundamento segundo había declarado lícito la denominación de "DIRECCION001", es decir, que "DIRECCION002" podía formar parte de un compuesto y que había confusión con la denominación del demandado. Por ello su fallo se refiere específicamente a que revocaba la de primera instancia "en cuanto extiende la prohibición al uso del vocablo DIRECCION002sin referencia a contexto alguno", confirmando el resto de sus pronunciamientos. Así pues, el fallo no es incongruente con sus fundamentos. Se circunscribe a dejar sin efecto una parte del de primera instancia, que condenaba al demandado a que cesase de ofertar o prestar servicios de discoteca o similares con denominaciones que contengan el vocablo "DIRECCION002", y agregaba: "prohibiéndole usar ese signo en los documentos de negocios y en la publicidad, incluyendo en ésta los rótulos comerciales, y retire del tráfico económico los embalajes, productos, envoltorios, material publicitario, etiquetas y aquellos otros documentos en los que se materialice la marca infringida" (sic). Al texto últimamente citado se refiere la revocación exclusiva que contiene el fallo de la Audiencia , cualquiera que sea el juicio que esta Sala de Casación tenga sobre su comprensión del fallo de primera instancia y sobre el acierto de esa comprensión.

Por todo ello el motivo se desestima.

SEGUNDO

El motivo segundo, al amparo del art. 1692.3º LEC, vuelve a alegar incongruencia de la sentencia de la Audiencia, infringiéndose el art. 359 LEC. Se fundamenta en que el actor, en el suplico de su demanda, pedía en el pedimento quinto una serie de medidas para evitar que prosiguiese la violación de su marca, y ese pedimento fue renunciado en el escrito de resumen de pruebas. Pero el fallo de la sentencia de primera instancia, confirmado tácitamente por la Audiencia, lo acogió.

El motivo se estima porque consta tal renuncia en autos (folio 106).

TERCERO

El motivo tercero, amparado en el art. 1.692.4º LEC, alega infracción por interpretación incorrecta y aplicación indebida del art. 11.3 de la Ley de Marcas, e infracción por no aplicación del art. 11.1 f) de dicha Ley. En su fundamentación se argumenta sobre la idea de que la marca "DIRECCION001" no puede gozar de protección registral, no puede ser de uso exclusivo y excluyente de ningún particular.

El motivo se desestima porque está formulado de espaldas a la doctrina de esta Sala, reiterada hasta la saciedad en innumerables sentencias, que prohíbe la introducción de cuestiones nuevas en el recurso de casación, entendiendo por tales las que no fueron expuestas ni debatidas en los escritos fundamentales del pleito. Ahora el recurrente pretende negar la protección registral de la marca "DIRECCION001" cuando en su demanda no adujo nada sobre la nulidad de la misma, ni reconvino para que se declarase que infringía preceptos legales.

CUARTO

El motivo cuarto, amparado en el art. 1.692.4º LEC, alega infracción del art. 12.1a) de la Ley de Marcas en sentido negativo de inaplicación a sensu contrario, así como de la doctrina jurisprudencial sobre apreciación global de la marca. Se sostiene que el art. 12.2. a) establece un supuesto de prohibición relativa y no absoluta, como se contienen en los pronunciamientos del fallo recurrido. Lo que se prohíbe no es la identidad o signo de las marcas enfrentadas, sino el que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca solicitada o registrada. Además, la aplicación del citado precepto ha de efectuarse, según esta Sala, desde la totalidad de las denominaciones enfrentadas, sin desintegrarlas en las sílabas o palabras que las componen.

El motivo se desestima. La sentencia recurrida ha examinado detenidamente si entre los servicios ofertados por el recurrente (bar musical) y por el recurrido (discoteca) existe similitud, llegando a la conclusión positiva, y ha aplicado la doctrina jurisprudencial traída a colación por el recurrente, obteniendo también lo contrario de lo por él pretendido, declarando que los conjuntos "DIRECCION001" y "DIRECCION000", disímiles exclusivamente en la palabra "pub", que entre los consumidores de sus servicios se identifica como bar musical, son (aquellos conjuntos), tanto desde el punto de vista fonético como conceptual fácilmente confundibles por un público no alertado. Contra todas estas conclusiones no se oponen reparos de ilógicas o arbitrarias, por lo que han de ser respetadas por esta Sala, que, por otra parte, reconoce su acierto.

QUINTO

La estimación parcial del motivo segundo lleva a la estimación parcial del recurso, con la casación y anulación de la sentencia recurrida, en el único extremo referente a la condena al demandado a la reiterada del tráfico económico de los embalajes, productos, envoltorios, material publicitario, etiquetas y aquellos otros en que se materialice la marca infringida. Tal condena había sido pronunciada en el fallo de la primera instancia, y no fue revocado en la sentencia apelada como hubiera sido necesario por derivarse de sus propios pronunciamientos revocatorios.

Ha de quedar revocada, pues, aquella primera sentencia en este punto.

En cuanto a las costas la apelación no se imponen a ninguna de las partes ni las de este recurso (art. 1.715.2 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR EN PARTE al recurso de casación interpuesto por D. Domingocontra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 18 de noviembre de 1.993, la cual casamos y anulamos parcialmente, con revocación también parcial de la de primera instancia, en los términos explicitados en el fundamento de derecho quinto de esta resolución, que se dan por reproducidos. Sin condena en costas a ninguna de las partes en la apelación ni en este recurso. Sin hacer declaración sobre el depósito al no haberse constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-José Almagro Nosete.-Antonio Gullón Ballesteros.-Xavier O'Callaghan Muñoz.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.