STS 1168/2006, 22 de Noviembre de 2006

1.- El Procurador Dª. María Pilar Cabeza Irigoyen, en nombre y representación de la entidad "RV Trade Estudos de Mercado, LTD", interpuso demanda de juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza, siendo parte demandada la entidad Erari, S.A.; alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1.- Se declare la deslealtad de la actuación de ERARI, S.A., para con RV TRADE, por cuanto: resulta idónea para crear confusión con la actividad y prestaciones de RV TRADE; es constitutiva de imitación de las prendas de vestir comercializadas por RV TRADE, idóneas para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de las referidas prendas; es constitutiva de aprovechamiento indebido, en beneficio propio, de las ventajas de la reputación comercial adquirida por RV TRADE en el mercado de la moda femenina; y en su consecuencia se condene a ERARI, S.A.: a) a cesar en la realización de cualquier tipo de actividad consistente en la fabricación, confección, manipulación, compraventa, importación y exportación de prendas textiles con el estampado modelo "iniciales" y "corbatas", ni ninguna otra prenda textil que reproduzca los estampados o modelos diseñados y comercializados por la actora bajo la denominación o marcas "Reb Globe"; b) a indemnizar a RV TRADE de los daños y perjuicios materiales que le han sido causados en la cuantía que resulte acreditada y cuantificada en periodo probatorio o, en su defecto, en ejecución de sentencia; c) a indemnizar a RV TRADE de los daños morales que le han sido ocasionados en la suma de 5.000.000,-- Ptas. o aquella que, en su caso, sea determinada por ese Juzgado;

d) la publicación a cargo de ERARI, S.A. de la sentencia que en su día recaiga en uno de los periódicos de mayor circulación en Catalunya y Zaragoza; e) al pago de las costas del juicio.".

2. - La Procurador Dª. María Pilar Martínez Rivero, en nombre y representación de la entidad Erari, S.A., presentó escrito formulando cuestión de competencia, que fue resuelta por auto de fecha 27 de julio de 1.996

   , por el que se declaraba la competencia en favor de los Juzgados de Mataró (Barcelona).

   Posteriormente, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "declarando la lealtad de la actuación de ERARI, S.A. para con RV TRADE y en su consecuencia se desestime la demanda en su integridad absolviendo de la misma a mi principal, con imposición al actor de las costas del presente juicio.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Tres de Mataró, dictó Sentencia con fecha 6 de mayo de 1.997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Estimando en parte la demanda formulada por el procurador Francesc Mestres Coll, en nombre y representación de RV TRADE ESTUDOS DE MERCADO LTD., contra ERARI, S.A. debo declarar y declaro que la demandada ha incurrido en competencia desleal al utilizar las etiquetas o marca RED BLUE y consecuentemente condeno a la demandada a abstenerse de utilizar la marca mencionada, sin hacer declaración en materia de costas.".

Interpuestos recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad RV. Trade Estudos de Mercado, S.A., al que posteriormente se adhirió la entidad "Erari, S.A.", la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 1 de octubre de 1.999, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos los recursos de apelación interpuestos por RV Trade, Estudios de Mercado, S.A." y "Erari, S.A.", contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº Tres de Mataró, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la dejamos sin efecto y, en su lugar, con estimación en parte de la demanda, declaramos desleal la imitación por la demandada de la camiseta de la demandante identificada en la demanda; condenamos a aquella a cesar en ese comportamiento y a indemnizar a la actora en los perjuicios causados con él, que se cuantificarán, en fase de ejecución, en atención al coste en el mercado, en el año mil novecientos noventa y cinco, de una autorización para imitar el referido tipo de producto; así como a soportar y costear la publicación de la parte dispositiva de esta Sentencia en un periódico que se publique en Cataluña y Zaragoza.".

1.- La Procurador Dª. Ana María Alarcón Martínez, en nombre y representación de la entidad "Erari, S.A.", interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 1 de octubre de 1.999, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881, se alega infracción del art. 11.2 de la Ley 10 de enero de 1.991 de Competencia Desleal. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 18.5 de la Ley 10 de enero de 1.991 de Competencia Desleal. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el dolo civil, citando la Sentencia de T.S. de 20 de mayo de 1.959.

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de la entidad RV Trade Estudos de Mercado, S.A., presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

3. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de noviembre de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

Por RV TRADE ESTUDIOS DE MERCADO, LTD, en concepto de confeccionadora y vendedora de prendas de vestir, identificadas en el mercado con la marca "RED GLOBE", de la que es licenciataria, y en concreto de un modelo de camiseta y otro de pantalón que había puesto en el mercado, en septiembre de 1.995, para la temporada de invierno, cuyas prendas se caracterizaban por su estampado y por incorporar el signo denominativo en una etiqueta rectangular con determinados colores y denominación, se ejercitó contra la demandada ERARI S.A. acciones declarativa de deslealtad y de condena de casación y de indemnización de daños y perjuicios, además de publicación de sentencia, con fundamento en los arts. 5, 7, 11.2, 12 y 18 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal. Se le imputa a la demandada la imitación de dos modelos, tanto en el estampado, como mediante el empleo de una etiqueta del mismo formato y composición, con las palabras "red blue", y el efecto de generar riesgo de asociación en los consumidores y de comportar un aprovechamiento de la reputación de sus productos.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Mataró de 6 de mayo de 1.997, dictada en los autos de juicio de menor cuantía núm. 432 de 1.996, declara que la demandada ha incurrido en competencia desleal al utilizar las etiquetas o marca RED BLUE y consecuentemente condena a la demandada a abstenerse de utilizar la marca mencionada.

La Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1 de octubre de 1.999, recaída en el Rollo núm. 1.122 de 1.997, estima los recursos de apelación de demandante y demandada, y dejando sin efecto la sentencia apelada, que revoca, con estimación en parte de la demanda, acuerda: declarar desleal la imitación por la demandada de la camiseta de la demandante identificada en la demanda, y condenar a aquélla a cesar en ese comportamiento y a indemnizar a la actora en los perjuicios causados con él, que se cuantificarán en ejecución de sentencia en atención al coste en el mercado en el año 1.995 de una autorización para imitar el referido tipo de producto, así como a soportar y costear la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en un periódico que se publique en Cataluña y Zaragoza.

Contra la Sentencia de la Audiencia se interpuso por la entidad mercantil ERARI S.A. recurso de casación articulado en tres motivos, todos ellos al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692, en los que respectivamente denuncia infracción del art. 11.2 de la Ley de 10 de enero de 1.991 de Competencia Desleal (motivo primero), del art. 18.5 de la misma Ley (motivo segundo), y de la STS de 20 de mayo de 1.959 (motivo tercero).

En el motivo primero se acusa como infringido el art. 11.2 de la LCD 3/1.991, de 10 de enero.

La resolución recurrida aprecia la existencia de riesgo de asociación en las camisetas, y no respecto de los pantalones y rechaza la posibilidad de que la imitación signifique un aprovechamiento del buen nombre o fama al no haber prueba de que el producto de la demandante que se ha imitado sea renombrado o reputado. La "ratio decidendi" de la apreciación del riesgo de asociación expresado se argumenta diciendo que "demostrada la implantación en el mercado del producto de que se trata, en cuanto identificado con la marca de que es licenciataria la demandante, la semejanza de los estampados, llamados de "iniciales" y consistente en letras dibujadas, con una peculiar grafía y disposición, en la parte delantera de la prenda y en la superior, a la altura del cuello, de su interior, debajo de las etiquetas, las cuales, además, son rectangulares, con las denominaciones "red globe", en su caso, y "red blue", en el otro, en letras mayúsculas de color burdeos, sobre fondo marrón oscuro, ofrecen la realidad de una imitación (admitida por la demandada: hecho quinto del escrito de contestación; confesión en juicio, folios números 275 a 279, posición sexta), que, unida a la utilización de redes de distribución que no consta sean distintas, permiten afirmar sin duda el riesgo de asociación que la norma invocada trata de impedir".

El motivo pretende combatir la apreciación de la resolución recurrida mediante diversas alegaciones que cabe resumir diciendo: a) existencia de elementos diferenciadores no tomados en cuenta por el juzgador "a quo", y que ya se indicaron en el escrito de contestación a saber: marca, tejido, precio de venta inferior y redes de distribución diferentes; b) que entender, como lo hace la actora, que el hecho diferenciador debería haber recaído sobre la forma estética, supondría no poder hablar de imitación sino de otro diseño diferente y, con ello, vaciaríamos de contenido el propio derecho a la libre imitación que consagra el art. 11.1 LCD ; además de que estamos frente a una imitación de una forma estética de corta vida comercial; y c) que lo único que ampara a la actora en su marca "RED GLOBE", en la misma medida que a la recurrente le ampara "RED BLUE", y los dibujos, los estampados, la disposición del estampado y la forma y color de la etiqueta de la camiseta llamada de "iniciales" carecen de un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, por tanto pertenecen a la libertad concurrencial y por ello no implican competencia desleal.

El motivo se desestima.

El principio de libre imitabilidad de las creaciones empresariales ajenas, que es un principio básico del sistema de libre competencia, tiene como una de sus excepciones o limitaciones en el art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal cuando "resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación". En el caso concurren los requisitos para apreciar la excepción y reputar desleal el comportamiento realizado en el mercado y con fines concurrenciales por la entidad demandada con el alcance a que se refiere la resolución recurrida. Existe imitación de creación empresarial del tercero, hay idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores, se manifestó en el mercado y no hay cuestión sobre la inevitabilidad. La imitación, que consiste en la copia de la creación empresarial ajena en términos de identidad o de gran semejanza -sin que obsten la variaciones en elementos accidentales o accesorios porque sigue faltando la singularidad o peculiaridad propia-, está reconocida por la propia parte demandada según sienta la resolución recurrida, sin contradicción en casación. La idoneidad para generar el riesgo de asociación perturbador del buen funcionamiento del mercado, y que consiste en la confusión que se produce en los consumidores -tipo de consumidor medio- al crear la creencia errónea de que los productos (el que imita y el imitado) tienen el mismo origen empresarial, resulta del juicio comparativo o de contraste realizado con acierto por la sentencia de instancia. La pauta que debe prevalecer no es tanto el de un examen individualizado de los distintos datos fácticos como una visión de conjunto de los productos en conflicto (S. 21 junio 2.006, y las que cita). Como dice la Sentencia de 17 de octubre de 2.002, rige el criterio que propugna una visión de conjunto sintética, desde la totalidad de las prestaciones o productos confrontados sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean éstos visuales o auditivos, gráficos o fotográficos. La argumentación de la parte recurrente para desvirtuar la apreciación de la resolución recurrida carece de consistencia. Con independencia de que las creaciones meramente estéticas pueden estar comprendidas dentro de las "creaciones empresariales" -"prestaciones e iniciativas empresariales" en la dicción del art. 11 LCD -, aunque dicho aspecto resulta aquí irrelevante porque no incide sobre el "thema decidendi", la alegación efectuada no solo no tiene entidad para contrarrestar la visión de conjunto que resulta de los datos fácticos expresados en la sentencia impugnada, sino que incluso carecen de valor aislado porque hay gran parecido en los signos distintivos, no hay constancia en la resolución de instancia acerca de las diferencias de tejido y precio, amen de que no son trascendentes y menos en relación con el conjunto, y se hace supuesto de la cuestión respecto de la afirmación de operar en redes de distribución diferentes pues se contradice la apreciación del juzgador en otro sentido.

Por último, no se discute si existe o no un derecho de exclusiva, sino si ha habido un acto de competencia desleal por imitación de creación empresarial ajena idónea para generar riesgo de asociación, por lo que el motivo decae.

En el enunciado del motivo segundo se aduce infracción del art. 18.5 LCD, y en el cuerpo del mismo se alude a la jurisprudencia de esta Sala, sin cita de fechas de Sentencias, y al art. 360 LEC, en relación con la necesidad de que el acreedor pruebe la existencia de los daños y perjuicios, que no cabe remitir a ejecución de sentencia.

La sentencia recurrida aprecia la existencia del daño "ex re", es decir, de modo necesario, del propio comportamiento desleal, y refiere la reparación al perjuicio, en el sentido de ganancias dejadas de obtener por la actora, que considera lógico identificarlas con el coste en el mercado de la autorización que la demandada debió haber obtenido para lanzar el producto de la imitación, que se liquidará en ejecución de sentencia.

El motivo se desestima porque corresponde a los tribunales que conocen en instancia de la apreciación de si existe un daño "ex re", es decir, revelado claramente por las circunstancias que concurren en el comportamiento desleal enjuiciado, de modo que hablan por sí los hechos de que se trata -"ir re ipsa loquitur"-lo que sólo es revisable en casación cuando se produzca un error de hecho notorio o arbitrariedad.

Es cierto que al lado de la postura jurisprudencial que, en sintonía con el sistema general, somete la apreciación de la existencia del daño en sede de competencia desleal a la exigencia de la prueba (SS. 15 de octubre de 2.001, 4 de julio de 2.005, entre otras), existe otra postura que mantiene la existencia derivada de la comisión del propio ilícito comercial (SS. 23 de diciembre de 2.004, 21 de junio de 2.006 ) en la idea de que es difícil concebir situaciones en que el daño no exista. En cualquier caso, y ésto es lo que aquí importa, la posibilidad de que la Audiencia Provincial pueda apreciar, sin razonar sobre las pruebas, la evidencia de los daños en relación con la naturaleza lógica de las cosas está plenamente reconocida en la doctrina jurisprudencial, como lo revelan las Sentencias de 1 de abril de 2.002 y 19 de junio de 2.000.

Desde otro punto de vista debe decirse que la Ley de Competencia Desleal no establece en el art.

18.5 ningún criterio respecto a las bases para la determinación del daño, lo que da lugar a que en la práctica judicial se sigan diversas pautas (en la Sentencia de 21 de junio de 2.006 se reconoció el del coste de una campaña de ámbito nacional para diferenciar en el mercado los respectivos productos de las partes litigantes). La resolución recurrida establece el del coste en el mercado de la autorización que la demandada debió haber obtenido para lanzar el producto de la imitación, que debe estimarse razonable, sin que consten datos fácticos en la sentencia de instancia que aconsejen otro diferente, ni haya asomo de abuso o desproporción, sin perjuicio, claro está, de su adecuada ponderación cuantitativa en ejecución de sentencia.

Por todo ello el motivo decae.

En el motivo tercero se alega infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el dolo civil citando la Sentencia de 20 de mayo de 1.959.

Se pretende combatir la apreciación de existencia de conducta dolosa que se recoge en el fundamento décimo de la resolución recurrida, y al efecto se alega la falta de voluntariedad, y se dice que "si bien es cierto que se ha reconocido que se imitó la prenda llamada de art. 11 de la Ley de Competencia Desleal, pues carecía de un derecho de exclusiva la actora, de ahí, que siguiendo la línea jurisprudencial apuntada, falte uno de los requisitos fundamentales para calificar la conducta dolosa, a saber, la voluntariedad de las consecuencias jurídicas del acto ilícito, [y], por ello, se entiende que, de declararse la imitación desleal, debe reputarse la conducta culposa". El motivo se desestima por las razones siguientes:

En primer lugar porque la alegación en casación de infracción de la doctrina jurisprudencial por el cauce del número 4º del art. 1.692 LEC exige, salvo supuestos excepcionales, ninguno de los cuales concurre, que se citen al menos dos sentencias de esta Sala de lo Civil que sean contestes, en cuanto expresivas de un criterio uniformemente reiterado, y se señale cual es la doctrina que de ellas emana y sentido en que ha sido vulnerada por haber recaído en supuestos fáctico-jurídicos idénticos, análogos o muy similares al enjuiciado (SS., entre otras, 8 de febrero, 29 de abril y 27 de junio de 2.005; 15 de febrero, 18 de julio, 22 de septiembre y 6 de octubre de 2.006 ), y sucede que en el motivo se indica una sola sentencia.

En segundo lugar, la base fáctica alegada carece de soporte en la resolución recurrida por lo que, al incidir en un problema perteneciente a la prueba que no cabe revisar en casación, se incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.

Y en tercer lugar, a mayor abundamiento, el art. 18.5ª de la LCD considera suficiente para la prosperabilidad de la acción resarcitoria la existencia de culpa, sin que, al menos en el caso, tenga relevancia la diferencia respecto del dolo.

La desestimación de todos los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación y condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas, de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español