STS 787/2000, 20 de Julio de 2000

1. El Procurador D. Eduardo M.P., en representación de la entidad "Auto Transporte Julia, S.A,.", formuló demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra la entidad "Eurolines Travel, S.A., en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, termino suplicando se dictase sentencia por la que :

1. - La declaración de que la adopción y uso por la demandada de la denominación social Eurolines Travel, S.A. constituye una violación de los derechos de exclusiva que derivan en favor de la actora Auto transporte Julia, S.A., en virtud de las inscripciones del Nombre Comercial Eurolines, S.A. nº ------ y de la Marca Eurolines nº ---------, de cuya violación es responsable la demandada Eurolines Travel, S.A.

2. - La condena a la demandada Eurolines Travel, S.A. a abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente , de utilizar como denominación social, Nombre Comercial, Marca y/o Rótulo de Establecimiento, la denominación Eurolines Travel, S.A. y, en general, cualquier otra que incluya el término Eurolines o resulte confundible con el mismo, en relación con los servicios y/o actividades idénticos o similares a los protegidos por los registros de la actora.

3. - La condena a la demandada a la cancelación en el Registro Mercantil de su actual denominación social Eurolines Travel, S.A.

4. - La condena a la demanda a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados a ala misma, en la cantidad que se fije tras la práctica de las pruebas correspondientes, a tenor de las bases estable establecidas en la presente demanda.

5. - La condena a la demanda al pago de las costas del presente procedimiento.

2. - Admitida la demanda y emplazada la demandada, compareció en su representación el Procurador D. N. A.D.R., quien contestó a la demandada, formulando reconvención y suplicando se dicte sentencia, en su dia, que contenga los siguientes pronunciamientos:

   1. - Desestimar integramente la demanda absolviendo a su representada de todas las peticiones en ella deducidas, con expresa imposición de las costas.

   2. - Estimar integramente la reconvención declarando la nulidad de las marca nº --------- y nombre comercial nº ------ y en consecuencia ordenando la cancelación de las respectivas inscripciones registrales, asimismo con expresa imposición de costas.

3. - Conferido traslado de la reconvención, la parte actora, presentó escrito en el que terminaba suplicando se tuviera contestada la demanda reconvencional formulada por la entidad Eurolines Travel S.A, y en su virtud, previa la tramitación legal, desestimar integramente dicha demanda reconvencional, absolviendo de ella a su representada, con imposición de las costas a a contraparte.

4. - Tramitado el procedimiento, el Juez de Primera Instancia nº 33 de los de Madrid, citó sentencia el 5 de marzo de 1994, cuyo fallo era el siguiente: "Que estimando la demanda formulada por Auto Transportes Julia S.A. contra Eurolines Travel S.A.: 1) Debo declarar como declaro que la adopción y uso por la demandada de la denominación social Eurolines Travel S.A. constituye una violación de los derechos de exclusiva que derivan en favor de la demandante del Registro del Nombre Comercial Eurolines, S.A. nº ------, y de la Marca Eurolines, nº ---------, 2) Debo condenar y condeno a la demandada a abstenerse de utilizar en lo sucesivo como denominación social o como signo distintivo de propiedad industrial la denominación Eurolines Travel, S.A. , así como cualquier otra que por incluir el término Eurolines o semejante, en relación con servicios y actividades a que se refieren los registros de la demandante, produzcan riesgo de error o confusión. 3) Debo condenar y condeno a la demandada a la cancelación en el Registro Mercantil de su actual denominación social.

   4) Debo condenar como condeno a la demandada a que indemnice a la demandante en la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje del tres por ciento sobre el total de las ventas de la primera, desde la constitución de esta hasta la fecha en que produzca la cancelación de su denominación social en el Registro Mercantil. Que desestimando la demanda reconvencional formulada por Eurolines Travel, S..A contra auto Transportes Julia, S.A., debo declarar como declaro no haber lugar a los pronunciamientos solicitados por la reconveniente. Todo ello con imposición de costas a Eurolines Travel, S.A."

Apelada la anterior sentencia por la representación de la demandada, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Décimo Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia el 28 de abril de 1995, cuya Parte Dispositiva era la siguiente: "Que no ha lugar al recurso de apelación, articulado por la representación procesal de Eurolines Travel, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 33 de los de esta Villa, en sus autos nº 712/92, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Confirmamos íntegramente dicha resolución, e imponemos las costas de esta alzada al apelante."

1. Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación de Eurolines Travel S.A., se interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: Primero.- Al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren apicables para resolver las cuestiones objeto de debate como la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, en virtud de Disposición Transitoria Segunda, y tanto en la sentencia de segunda instancia como en la de primera, han sido claramente infringidos los arts. 31.1, 35, 36, 37 y 38, en relación con el art. 1214 del Código civil. Segundo.- Al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma infringida se cita el art. 1253 del Código Civil. Tercero.- Al igual que en los números anteriores, al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LEC. Como normas jurídicas infringidas se señalan el art. 6, 11 y 12 en su segundo párrafo de la Ley 3/1991, de 10 de Enero de Competencia Desleal . Cuarto.- Al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LEC, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico o la Jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Se alega en el presente motivo la infracción de los arts. 11,3 y 12,1 a) y b) de la Ley de Marcas.

2. - Admitido el recurso y conferido traslado para impugnación por el Procurador Sr. M., en la representación que ostenta, se presentó escrito impugnando dicho recurso y suplicando se dicte sentencia confirmando integramente la sentencia recurrida, con imposición de costas a la entidad recurrente.

3. - Examinadas las actuaciones se señaló para la votación y fallo del presente recurso el dia 11 de mayo del corriente, fecha en que ha tenido lugar.

Demandada la declaración de que la denominación social EUROLINES TRAVEL, S.A. viola los derechos en exclusiva que la actora, AUTO TRANSPORTE JULIA, S.A., tiene en virtud de las inscripciones del nombre comercial EUROLINES, S.A., nº ------, y de la marca EUROLINES, nº

--------, con la consiguiente abstención de su uso impuesta para lo sucesivo en relación con los servicios y actividades idénticos o similares de la demandante y cancelación en el Registro Mercantil de aquella denominación, además de la condena a indemnizar a esta última, por los daños y perjuicios que se le han causado, en la cantidad que se fije tras la práctica de las pruebas correspondientes en función de las bases establecidas en la demanda y al pago de costas, y formuladas contestación y reconvención instando la desestimación de la demanda y la declaración de nulidad de aquella marca y nombre comercial de la demandante con la consiguiente cancelación de las inscripciones registrales, más condena en costas, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, estimaron la demanda y desestimaron la reconvención, por lo que la demandada EUROLINES TRAVEL, S.A. recurre en casación invocando cuatro motivos por los que lleguen a desestimarse íntegramente los pedimentos de la demanda, como solicitaba en el pedimento primero de la contestación, lo que deja intocable lo resuelto sobre su reconvención en ambas instancias.

Razones de método llevan a examinar primeramente, pro su afinidad en el planteamiento que contienen, los motivos de recurso tercero y cuarto, ambos al amparo del artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto el primero de ellos denuncia infracción de los artículos 6, 11 y 12.2 de la Ley 3/1.991 de 10 de Enero, de Competencia Desleal, invocados en el tercer fundamento de Derecho de la sentencia de la Audiencia, y el segundo de tales motivos, que mejor precedería al anterior, denuncia infracción de los artículos 11.3 y 12.1 a) y b) de la Ley de Marcas.

Los citados preceptos de la Ley de Marcas llevan hasta la última consecuencia la prohibición de registración de aquellas marcas que vulnera lo establecido en su artículo 1 - sólo será marca lo que distinga o sirva para distinguir productos o servicios similares pertenecientes a distintas personas - y en similitud viene a disponer lo mismo para el nombre comercial en sus artículos 76, 78 y 81, de forma que si aquella prohibición se logra soslayar el quebrantamiento que esto supone, con las consecuencias que pueda producir en su amplio ámbito legal de eficacia - de ahí la posible cita de los artículos 6, 11 y 12.2 de la Ley de Competencia Desleal -, permite al titular registral primero de aquélla, según los artículos 20, 35 y 36, instar la cancelación del registro ulterior y la cesación del uso que de ello se haya venido haciendo.

Como señala la sentencia recurrida, la demandante tiene registrado desde el 7 de Marzo de 1.973, con el nº ------, el nombre comercial EUROLINES, S.A. con dedicación, en sustancia, al transporte de mercancías y demás trámites que esto requiera, y desde el 11 de Marzo de 1.985, con el nº ---------, la marca EUROLINES seguida de la denominación de "España" para el transporte de viajeros, mientras que la demandada, constituida en 1.991 como dice la sentencia recurrida, se dedica, evidentemente que con posterioridad a las fechas de registro y actividad de su oponente", al ramo del transporte y entre sus actividades están las de personas y mercancías bajo la razón social "EUROLINES TRAVEL".

Esa coincidencia de denominaciones - Eurolines, cómo única o cómo principal, cuya especial terminación se ha asumido plenamente - ha llevado al juzgador de instancia, en la sentencia de apelación se acepta la fundamentación de la sentencia de primera instancia dado que no se produce discrepancia entre ambas, a estimar, como facultad que le corresponde, que el nombre de la demandada induce a confusión con el nombre y marca que la demandante tiene registrados en una actividad que, al menos en buena parte y según las correspondientes registraciones, coincide con la de la demandante y aún viene a hacer mayor la coincidencia el complemento "TRAVEL" que a aquella denominación une la demandada con un significado vulgarizado desde el idioma inglés del que es traído - viaje, viajar - para aplicarlo siempre en ese sentido, y no se han desvirtuado las conclusiones a que en las instancias se llega y que por adecuadas han de ser respetadas en casación.

Ante esas posibilidades de confusión cabe, para su aclaración, la posibilidad de acudir a otros criterios que, aún innecesarios, no desconocen las conclusiones ya establecidas y esto es lo que ha venido a hacerse en la sentencia recurrida - "este Tribunal no juzga actos de competencia desleal, ni imputa conductas de ese tipo", se dice en su tercer fundamento jurídico - en un mayor abundamiento de conceptos que, si no recomendable en resolución sobre punto concreto, no cambia ni un ápice lo resuelto.

Ambos motivos de recurso deben, por lo mismo, ser desestimados en la formulación que de ellos se hace.

Por su íntima relación han de ser examinados juntamente los dos primeros motivos de recurso, planteados también con sede procesal en el artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento civil, de los cuales el primero denuncia infracción de los artículos 31.1, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 1.214 del Código civil y el motivo segundo denuncia infracción del artículo 1.253 de este citado Código.

No se pretende, a través de estos motivos, una revisión de la prueba que se haya tenido presente en las instancias para establecer la obligación de indemnizar que la demandante pretende de la demandada sino la determinación del contenido, condicionante o no, que en orden a dicha pretensión puedan encerrar aquellos artículos de la Ley de Marcas que se nos citan como infringidos cuestionando la acomodación, a esas posibles exigencias, de las conclusiones a que se llegan en una y otra de las sentencias de instancia, y esa comprobación de respeto a la ley si que pueden ser materia objeto de casación cuando se somete a través del correspondiente recurso.

Es necesario tener presente la disociación de posibilidades de remedio que la ley concede cuando se produce una invasión de los derechos de exclusividad que tanto en materia de marcas como en materia de nombre comercial establecen, respectivamente, los artículos 31 y 36 y los artículos 78 y 81 de la Ley de Marcas, siendo la primera de aquellas posibilidades la de poner fin a la situación de incompatibilidad creada si se ha obtenido una registración indebida - tratada para este supuesto en el estudio de los anteriores motivos de recurso - y a la actividad producida en ese orden, y la segunda de las posibilidades a obtener la reparación de los perjuicios que de la actividad transgresora en ese ámbito se hayan producido.

La segunda de las posibilidades no es legalmente consecuencia fatal de la primera ya que en el propio texto de los preceptos se puede ver la exigencia de prueba que los mismos establecen y que ya establecía su precedente artículo 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929 en su Texto refundido de 30 de Abril de 1.930 con el empleo del subjuntivo, y como tal eventual, "hayan ocasionado" refiriéndose a la indemnización de daños y perjuicios por quienes lesionen su derecho de marca, expresión hipotética que se sostiene con variación gramatical en el artículo 36 b) de la Ley de Marcas - "daños y perjuicios sufridos" y como tales demostrables -, en el artículo 37 de la misma -

"daños y perjuicios causados" por lo tanto a demostrar - y en el artículo 38 al permitir calcularlos sobre las tres posibilidades relacionadas con el ejercicio por el infractor de su actividad coincidente con la del titular de la marca, exigencia probatoria que han contemplado y exigido, con las demás que citan, las sentencias de esta Sala de 21 de Abril de 1.992 y 25 de Noviembre de 1.994 que, como no podían menos, no se apartan de la naturaleza de hecho que corresponde a daño o perjuicio y cuya exactitud de existencia, que no de su cuantía que es de posible relegación al tiempo procesal de ejecución de sentencia en la que se reconozca su realidad, ha de ser probado como presupuesto ineludible que es del derecho de reparación.

Esas exigencias legales y jurisprudenciales obligan a tener presente que la demanda rectora pretende, entre otros pedimentos, que se condene "a la demandada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados a la misma, en la cantidad que se fije tras la práctica de las pruebas correspondientes, a tenor de las bases establecidas en la presente demanda", pedimento que desde sus propios términos de formulación queda reducido en las dos sentencias de instancia a reclamación de indemnización de la ganancia dejada de obtener optando para su fijación por el criterio marcado en la letra c) del artículo 38 de la Ley de Marcas - postura que la parte admite al consentir las sentencias que así resuelven - y en su estimación se quedan en un porcentaje que d esde una habitualidad que pericialmente se le dice, pero que no determina base alguna para su cálculo desde beneficios o precios como dispone el precepto, para acudir a un concepto que la ley no tiene presente a tal fin cual es el dato del total de ventas desde la constitución de la sociedad demandada hasta que cesan los actos de violación de los derechos de la demandante - actos que siempre y sólo han de referirse a los de concurrencia no permitida entre ambas - y no se cuenta con más dato para ello que con la facturación que la recurrente hizo en el año 1.992 que no corresponde a beneficios, como es obvio, ni a precios y aún podría exceder hasta llevarnos a conceptos de actividades no coincidentes entre las partes, de forma que al faltar totalmente la base del cálculo que la sentencia señala no podría establecerse en su ejecución el quantum indemnizatorio, si es que existe, razones que llevan a la estimación de estos dos motivos de recurso y a casar y anular en este particular la sentencia recurrida, a revocar en el mismo particular la sentencia de primera instancia y a desestimar en él la demanda rectora.

De conformidad con lo prevenido en los artículos 523, 710 y 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento civil no procede hacer especial imposición de costas en ninguna de las instancias ni en este recurso, devolviéndose el depósito a la parte recurrente.