STS, 3 de Noviembre de 2004

PonenteD. EDUARDO ESPIN TEMPLADO
ECLIES:TS:2004:7087
Número de Recurso6032/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 3 de Noviembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Noviembre de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6.032/2.001, interpuesto por SOGECABLE, S.A., representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 27 de abril de 2.001 en el recurso contencioso-administrativo número 1.833/1.997, sobre denegación de inscripción de la marca número 2.007.978 "GESTSPORT".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 27 de abril de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por Sogecable, S.A. contra la resolución de 7 de enero de 1.997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, confirmada por otra del mismo organismo de 30 de junio de 1.997 al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la anterior. Mediante dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca número 2.007.978 "GESTSPORT", de tipo denominativo, para servicios de la clase 41 del Nomenclátor, que había solicitado la Sociedad de Televisión Canal Plus, S.A. -quien durante la tramitación del expediente de la marca la cedió a la posteriormente demandante-.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de septiembre de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Sogecable, S.A. compareció en forma en fecha 10 de noviembre de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, en concreto, de los artículos 120.3 de la Constitución, 67.1 de la Ley jurisdiccional, 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

- 2º, amparado en el apartado 1.d) del anteriormente citado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 24 de la Constitución, en relación con los artículos 1.214 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

- 3º, igualmente basado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley procesal, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia que lo interpreta, y

- 4º, amparado en el mismo apartado que el anterior, por infracción de la doctrina jurisprudencial que cita en relación con la registrabilidad de marcas ya usadas o registradas para distinguir otros productos o servicios.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron el registro de marca GESTSPORT número 2.007.978 y acordando su concesión.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 30 de octubre de 2.002.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 4 de junio de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 26 de octubre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurso de casación lo interpone la entidad mercantil Sogecable contra la Sentencia dictada el 27 de abril de 2.001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó la impugnación del rechazo administrativo del registro de la marca nº 2.007.978 "Gestsport", denominativa, para productos de la clase 41 del Nomenclátor internacional. La Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado dicha marca por la existencia de la marca prioritaria nº 1.939.544 "Gesport (Gestión Deportiva)", opuesta de oficio.

La Sentencia recurrida fundaba su fallo desestimatorio con las siguientes consideraciones:

"PRIMERO: Se impugnan en el presente recurso las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que, respectivamente, denegaron la inscripción de la marca "GESTPORT" para los servicios de "montaje, producción y exhibición de programas de televisión" incluidos en la clase 41 del Nomenclátor y desestimaron el recurso ordinario deducido contra la resolución anterior y todo ello en virtud de la prioridad de la marca nº 1.939.544, opuesta de oficio "GESTPORT (GESTIÓN DEPORTIVA)" que protege, dentro de la misma clase "servicios de organización de actividades deportivas y eventos deportivos". Se argumenta en la demanda que existen disparidades entre las marcas enfrentadas que impiden la aplicación de la proscripción contemplada en el art. 12.a c) de la Ley de 10 de noviembre de 1988, que el titular de la marca opuesta no ha comparecido ni manifestado oposición a la marca pretendida y que la demandante tiene inscrita a su favor igual marca en la clase 42.

SEGUNDO

Respecto a las posibles disparidades fonéticas este Tribunal ha de manifestar su conformidad con la postura de los actos impugnados y ello porque la pronunciación de los términos principales en español es prácticamente la misma. No es, conforme al criterio de este Tribunal, que la marca pretendida se pronuncie GES-TES-PORT, sino que, por el contrario, se tiende a la supresión de la "T", llegándose a igual pronunciación que la del primer término de la opuesta. Por otra parte, el resto de los términos de esta última, carecen de fuerza diferenciadora, limitándose a un concepto descriptivo de escasa o nula trascendencia en cuanto a parecidos o diferencias. Tampoco puede aceptarse el argumento de la diferencia aplicativa pues, además de estar incluidas en igual clase, es evidente la relación entre los servicios contemplados que puede considerarse de causa-efecto. Por último, no puede alegarse la existencia de una inscripción favorable en clase distinta, pues esta es posterior a la prioridad de la opuesta y, en todo caso, podría tacharse de obstaculizada por aquélla, razón que tampoco puede desvirtuarse por el hecho de que la oposición haya sido de oficio del órgano registral, pues es esta, precisamente la consecuencia del legítimo ejercicio de la competencia que a dicho organismo atribuyen las normas y que están lejos, pese a que la costumbre pudiera en ocasiones hacerlo parecer, de una jurisdicción arbitral entre partes." (fundamentos de derecho primero y segundo)

El recurso de casación se formula mediante cuatro motivos. El primero se acoge al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, y se basa en la supuesta arbitrariedad de la sentencia por error en el supuesto de hecho. Los restantes motivos se amparan en el apartado 1.d) del mismo precepto, por infracción de los artículos del Código Civil, de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que se han indicado en los antecedentes.

SEGUNDO

En el primer motivo, basado como se ha dicho en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se aduce que la Sentencia recurrida parte de unos datos de hecho que están en abierta contradicción con todo el material obrante en el expediente administrativo, de manera que sus afirmaciones y conclusiones resultan arbitrarias, conculcando con ello los artículos 120.3 de la Constitución, 67.1 de la Ley Jurisdiccional, 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Semejantes aseveraciones se basan en que la Sentencia recoge de forma errónea, como se comprueba en el fundamento de derecho primero reproducido más arriba, las denominaciones de ambas marcas, la solicitada y la prioritaria. En efecto, compara la Sala de instancia, según se indica textualmente, las denominaciones "Gestport" con "Gestport (Gestión Deportiva)", resultando por consiguiente idénticos el único término de la marca aspirante con el primero de la prioritaria. De la lectura atenta del segundo fundamento se deduce sin embargo con claridad que la denominación de la marca opuesta, tal como se encuentra escrita en dicho fundamento de derecho, contiene un mero error de escritura y que la Sala está en realidad comparando "Gestport" con "Gesport (Gestión Deportiva)", pues sólo así cobra sentido la afirmación de que la pronunciación de la marca solicitada no sería "ges-tes-port", sino que tiende a perder la "t", "llegándose a igual pronunciación que la del primer término de la opuesta": en efecto, la pérdida de la "t" central en la pronunciación de "Gestport" conduce a una pronunciación igual a la del primer término de la marca opuesta "Gesport".

Ahora bien, aunque se corrigiera ese aparente error, lo cierto es que tal error existe, y que también está confundido -aquí además, sin posibilidad de una rectificación interpretativa- el término de la marca aspirante que, como reclama la parte actora, no es "Gestport" sino "Gestsport". Y sólo la correcta escritura de la marca solicitada hace comprensible el argumento de la entidad recurrente de que la pronunciación de la misma sería "ges-tes-port", que resulta menos confundible con la marca opuesta.

Así las cosas, el doble error manifiesto de los datos sobre los que opera la Sala de instancia hace necesario estimar el motivo de casación. En efecto, no se trata en estos casos de rectificar la apreciación de hechos de la Sala de instancia, que resulta intangible en casación, sino que toda la motivación de la Sentencia resulta irrazonable e incongruente con los hechos, por lo que no constituye en puridad una respuesta judicial que satisfaga el derecho a la tutela judicial efectiva, vulnerando con ello los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución y demás alegados por la parte actora.

TERCERO

La estimación de este primer motivo supone casar y anular la Sentencia de instancia, haciendo innecesario examinar los restantes motivos de casación. Debemos, en cambio, según establecen los apartados 2.c) y d) del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción, resolver las cuestiones planteadas por la parte actora en el recurso contencioso administrativo, dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

Y la cuestión a resolver es la admisibilidad de la marca nº 2.007.978 "Gestsport", para diversos servicios de la clase 41 (entre los que se encuentran los de organización de actividades deportivas), habida cuenta de la existencia de la marca prioritaria, opuesta de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, nº 1.939.544 "Gesport (Gestión Deportiva)", para servicios de organización de eventos deportivos, pertenecientes a la misma clase. Pues bien, la coincidencia del ámbito aplicativo deja como único asunto a decidir si ambas denominaciones pueden inducir al consumidor a error, confusión o asociación por el parecido entre ellas, de tal manera que entraría en juego la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (32/1988, de 10 de noviembre). La existencia o no de tal riesgo de confusión o asociación ha de constatarse en una comparación efectuada según los criterios sentados por la amplia jurisprudencia sobre la materia, esto es, en una comparación global y de conjunto entre las marcas opuestas, buscando el efecto o impacto inmediato que las marcas ocasionan en el consumidor, sin descomponer ni examinar sus términos o elementos integrantes de manera artificiosa. Ello no obsta a que se tenga en cuenta la mayor o menor relevancia de los distintos términos o elementos, pero sin reducir la comparación al término que resulte preponderante, esto es, sin perder de vista la imagen de conjunto de las marcas.

En opinión de esta Sala, la comparación de conjunto entre las marcas enfrentadas lleva a la conclusión de que la amplia coincidencia de la marca denegada con el primer término de la opuesta es suficiente como para ocasionar riesgo de confusión entre ellas. En efecto, pese a la diferencia que presentan en su escritura con la letras "ts" que la marca solicitada incluye en la parte central de su denominación, y pese a que la marca opuesta se integre además con los dos términos entre paréntesis "gestión deportiva", dicha confusión es posible. En cuanto a la diferencia entre la grafía de la marca solicitada y el primer término de la opuesta, porque el parecido fonético sigue siendo muy acentuado, ya que fácilmente se tiende a prescindir de pronunciar las dos consonantes centrales de la marca solicitada en que se diferencian ambos términos. Pese a lo que sostiene la actora, esta Sala entiende que no parece que la pronunciación más fácil o espontánea de la marca solicitada sea ges-tes-port, sino la de ges(..)port o, en todo caso, esta última pronunciación será sumamente frecuente.

En cuanto a la circunstancia de que la marca opuesta añada además los términos "gestión deportiva" entre paréntesis, no es suficiente para asegurar que no se produzca confusión, puesto que la impresión que se busca y que efectivamente se causa con dichos términos es que constituyen -y el paréntesis coadyuva a ello- una mera explicación del significado del primer y principal término. Y el riesgo de error persiste puesto que el significado de los términos entre paréntesis es igualmente aplicable a la marca solicitada y puede asociarse también a ella, con lo que ambas marcas pueden pese a dicha diferencia o bien confundirse directamente o bien asociarse como marcas pertenecientes a la misma empresa titular.

Debe también rechazarse el argumento de la mayor flexibilidad en la inscripción de una marca cuando el mismo titular posee ya la tiene reconocida para otros productos o servicios, por cuanto la marca reconocida es posterior a la opuesta, tal como ya puso de manifiesto la Sentencia recurrida. Por lo demás tal flexibilidad no llega hasta el punto de poder prescindir del riesgo de confusión en la clase para la que se solicita el nuevo registro. De igual forma, la falta de oposición del titular de la otra marca puede ser expresivo de su falta de interés o preocupación por la inscripción de la marca solicitada, pero tampoco dicha circunstancia es un criterio decisivo, puesto que el objetivo de la protección de las marcas registradas tiene como finalidad la protección tanto de los intereses propios de quienes han hecho una inversión económica y comercial en una marca, como de los consumidores, evitando en lo posible que éstos sufran error o confusión entre productos distintos o de diferente origen empresarial.

La existencia del riesgo de confusión que se ha explicado conlleva la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto frente a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

CUARTO

Lo visto en los anteriores fundamentos lleva a la estimación del recurso de casación interpuesto por Sogecable, y a la desestimación del previo recurso contencioso administrativo formulado por la misma entidad. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 y 2, no se imponen las costas ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Sogecable, S.A. contra la sentencia de 27 de abril de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.833/1.997.

  2. Que DESESTIMAMOS dicho recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la sociedad mencionada en el anterior número contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de enero y 30 de junio de 1.997 en el expediente de la marca número 2.007.978 "GESTSPORT", que confirmamos.

  3. Sin imposición de costas en el recurso de casación ni en el contencioso-administrativo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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