STS, 3 de Julio de 2007

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2007:4736
Número de Recurso9178/2004
Fecha de Resolución 3 de Julio de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Julio de dos mil siete.

En el recurso de casación nº 9178/2004, interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A., representada por la Procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 879/2004 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de junio de 2004, recaída en el recurso nº 1213/2002, sobre concesión de inscripción de la marca mixta nº 2.357.951 "CRUJI-BOM"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad FERRERO, S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de junio de 2002, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 22 de octubre de 2001, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.357.951 "CRUJI-BOM", para productos de la clase 30ª del Nomenclátor.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de julio de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (FERRERO, S.p.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 7 de octubre de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico, así como de la jurisprudencia aplicable en relación con el artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre .

Terminando por suplicar sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, y por lo tanto denegando la inscripción de la marca impugnada nº 2.357.951, para proteger productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 26 de abril de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 12 de mayo de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 15 de junio de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 2 de marzo de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 26 de junio siguiente, en que tuvo lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la inscripción de la marca mixta nº 2.357.951 CRUJI-BOM para productos de la clase 30 "bombones", pese a la oposición de las marcas gráficas internacionales números 719.551 y 665.564 para productos de la misma clase.

El Tribunal de instancia basó su fallo en que:

"Entrando pues en el examen del problema que aquí se enjuicia, la Sala, valorando libre, conjunta y racionalmente la prueba que arriba hemos expuesto, está en el caso de afirmar que entre la marca cuyo registro se pretende, y las marcas prioritarias opuestas, existen las suficientes diferencias para su perfecta diferenciación en el mercado, de manera que no es posible el riesgo de confusión para el consumidor medio de los productos que una y otra distinguen, aún perteneciendo a la misma clase del Nomenclátor. En efecto, el conjunto gráfico-denominativo de la solicitada, consiste en la expresión Cruji-Bom con letras negras mayúsculas que destacan notablemente sobre el conjunto, formado por un cuerpo alargado dotados de rehundidos transversales que representa un dulce y dos frutos secos constituidos por una nuez parcialmente seccionada y una avellana situada sobre una hoja. También aparece un círculo sobre la palabra Bom cuyo perímetro está constituido por una pluralidad de pronunciaciones agudas situadas radialmente. Todo ello le dotan de unas singularidades que lo hacen perfectamente diferenciable de las marcas internacionales gráficas opuestas, ya que la número 665.564 se configura como un único cuerpo alargado formado por 4 cuerpos de superficie superior semicircular unidos entre sí y la número 719.551 presenta el cuerpo de un bloque, de un producto de pastelería, adyacente al mismo aparece otro cuerpo similar frontalmente seccionado y adyacente a este último aparece un balde de madera en cuyo interior aparece el cuerpo de un dulce sensiblemente alargado separado por rehundidos transversales, sin embargo la superficie de los mismos son distintas así como el resto de elementos que acompañan a la representación gráfica, por tanto existe sensibles diferencias en el aspecto gráfico, a lo que hay que añadir el hecho de que las marcas internacionales sean exclusivamente gráficas mientras que la solicitada incorpora un elemento denominativo, Cruji-Bom, teniendo carácter preponderante el componente denominativo de la marca solicitada frente al gráfico de las oponentes, que es evocativo de los productos a que se destinan todas ellas, lo que da la suficiente fuerza diferencial evitando el riesgo de confusión o asociación para cualquier consumidor medio, que a simple vista y sin necesidad de un proceso más o menos complejo puede apreciar las marcadas diferencias entre los signos enfrentados. Avala la tesis que mantenemos la Sentencia de la Sala 3ª, Sección 3ª del Tribunal Supremo de fecha 16 de octubre de 1997 que afirma que en los casos en que las marcas cuestionadas consistan en una denominación mixta (gráfico- denominativa), o meramente gráfica, lo que importa y decide, y lo que debe ser comparativamente apreciado, es el diseño o dibujo característico, pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada sino sólo sobre las concretas versiones fonéticas o gráficas que son la materia de cada marca individualizada, y que "basta que dichos objetos no se presenten con similitud absoluta en las marcas a tratar para que quepa la reivindicación individualizada de los mismos y el otorgamiento de las marcas"..

Contra esta sentencia ha interpuesto la presente casación la entidad FERRERO S.p.A. con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

No se aprecia que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al comparar las marcas enfrentadas. En efecto, el conjunto gráfico denominativo de la marca solicitada crea una indudable diferencia con las marcas oponentes que son meramente gráficas, y aunque el diseño empleado sea el de bombones, similar al de aquéllas, muestra sensibles diferencias que permitirán al público consumidor distinguirlas sin ningún riesgo de confusión. Estas sustanciales diferencias impide hablar de riesgo de asociación, incluso admitiendo el carácter notorio de las marcas opuestas, ya que siendo perfectamente identificables cada unas de las marcas, es claramente determinable el origen empresarial de una y otras, como así lo viene expresando esta Sala reiteradamente, sentencias de 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005, entre otras.

Es cierto que los campos aplicativos son iguales -bombones-, pero las disimilitudes gráficas y denominativas permiten eludir la confusión, máxime, cuando este producto suele presentarse en el campo de la confitería en la forma en que lo hacen ambos signos contrapuestos. Por ultimo, debe indicarse que el hecho de que se comercialicen los productos del recurrente junto con otra marca - KINDER- de su propiedad, en nada empece a las conclusiones establecidas, puesto de lo que se trata en este caso es de la comparación con unas marcas exclusivamente gráficas que no incorporan esa denominación.

TERCERO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 9178/2004, interpuesto por la Entidad FERRERO, S.P.A., contra la sentencia nº 879/2004 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de junio de 2004, recaída en el recurso nº 1213/2002; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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