STS, 13 de Febrero de 2007

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 17 de diciembre de 2.003, desestimatoria del recurso promovido por Cover Formas, S.L. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de marzo de 2.000 y de 23 de agosto de 2.001, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el modelo de utilidad número 9.900.359, consistente en un "sobre perfeccionado", que había sido solicitado por D. Juan Antonio Campins Masriera -quien durante la tramitación del expediente administrativo transfirió sus derechos en favor de Color Bussines, S.A.-.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 3 de febrero de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Cover Formas, S.L. compareció en forma en fecha 22 de marzo de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen las garantías procesales, en concreto, del artículo 339.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 265.1.4º de la misma;

- 2º, amparado en el mismo apartado que el anterior, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen las garantías procesales, en concreto, del artículo 353.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ;

- 3º, en base al mismo apartado que el anterior, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen las garantías procesales, en concreto, del artículo 24 de la Constitución ; - 4º, basado en el apartado 1.d) del citado precepto procesal, por infracción de los artículos 217.2 y 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y

- 5º, formulado en base al mismo apartado que el anterior motivo, por infracción del artículos 143.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes .

Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida y resolviendo de conformidad con la naturaleza del motivo estimado.

El recurso de casación fue admitido en cuanto a los motivos primero a tercero del escrito de interposición por Auto de la Sala de fecha 30 de marzo de 2.006, que lo inadmitía respecto de los dos últimos motivos.

Personada Color Bussines, S.A., su representación procesal ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se desestime en su integridad, con imposición de costas a la contraria.

El Abogado del Estado ha presentado en el plazo otorgado para formular oposición un escrito manifestando que se abstiene de evacuar dicho trámite.

Por providencia de fecha 21 de noviembre de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 31 de enero de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La entidad mercantil Cover Formas, S.L. recurre contra la Sentencia de 17 de diciembre de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su impugnación de la concesión del modelo de utilidad nº 9.900.359 "sobre perfeccionado" por resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de marzo de 2.000 y 23 de agosto de 2.001. La parte actora se había opuesto al registro del mismo en defensa de sus modelos prioritarios 9.500.385 y

9.600.138.

La Sala de instancia funda su fallo desestimatorio con las siguientes consideraciones:

"TERCERO.- La parte demandante alega la incompatibilidad entre el modelo solicitado y el modelo que tiene preinscritos.

En su informe técnico, el Departamento de Patentes e información tecnológica de la OEPM, decía:

"El Modelo de Utilidad impugnado consiste en:

Un sobre de los llamados de seguridad, al incorporar en una o varias de sus solapas unos medios que permiten que al levantarse la solapa superior de una forma no permitida se desgarre la parte superior de la solapa inferior, dándose cuenta el destinatario de que el sobre ha sido manipulado, al haberse previsto unas líneas de debilitamiento que se desgarran como consecuencia de la presión ejercida sobre la solapa superior al ser separada de la inferior y ser estirada la zona de debilitamiento por una banda de adhesivo dispuesta sobre la solapa superior y sobre su cara interior.

Las zonas de debilitamiento están determinadas por una serie de cortes horizontales y verticales formando un ángulo recto separadas por una zona resistente o puente. En los extremos de dichas zonas de debilitamiento se diseñan unas zonas de desgarro formadas por una serie de trazos horizontales y verticales de desgarro unidos en una solución de continuidad, de manera que la más leve presión sobre la solapa superior determina la rotura inmediata de la zona de desgarro.

Reivindica:

1. Sobre perfeccionado, de los que están formados a partir de una base de perímetro rectangular de cuyos lados emergen unas solapas laterales, una solapa superior y una solapa inferior, abatiéndose ésta última sobre las laterales y abatiéndose la solapa superior sobre la inferior, quedando la solapa superior libre en situación de no uso, mientras que queda totalmente inmóvil sobre la inferior cuando se ha retirado un papel protector liberando una banda adhesiva que permite la inmovilización de la solapa superior sobre la inferior, dotándose a esta última de unas zonas de desgarro y debilitamiento próximas a su borde, que permiten el desgarro de la parte superior de dicha solapa en el caso de manipulación y estiramiento de ésta o de sus bordes libres por la presión ejercida por el adhesivo situado sobre una franja, al haberse retirado el papel protector y cerrar el sobre, caracterizado porque la zona de desgarramiento está formada por una zona de desgarramiento central configurada a base de zonas debilitadas por microperforación o troquelado formadas por partes horizontales y verticales perpendiculares entre sí, siendo las partes horizontales paralelas al borde de la solapa inferior, mientras que las partes verticales son perpendiculares a dicho borde estando separadas cada parte horizontal y vertical por zonas resistentes carentes de microperforación y troquelado previéndose en ambos extremos de la zona de debilitamiento zonas de desgarramiento hacia adentro horizontalmente de la solapa inferior.

2. Las zonas de desgarramiento previstas en los extremos de la zona de desgarramiento y solapa inferior están formadas por la combinación de unas partes horizontales y otras verticales unidas en una solución de continuidad por puntos de microperforación y desgarramiento.

3. La fuerza ejercida sobre el borde de la solapa superior determina la rotura inicial y hacia dentro de la zona de desgarramiento horizontal a la que siguen todas las demás".

Tras ello, se comparaban el modelo impugnado con los Modelos de Utilidad 9500385 y 9600138 y se decía:

"El Modelo de Utilidad oponente 9500385 se refiere a un sobre que, al igual que el Modelo de Utilidad impugnado, posee una banda adhesiva en la solapa, así como una pluralidad de cortes paralelos inclinados que definen entre sí pequeños nexos de unión fácilmente desgarrables. Además, en uno de los extremos de la anterior línea de trepado se incorpora un corte especial que facilita el inicio del rasgado.

El Modelo de Utilidad oponente 9600138 es un sobre de las mismas características que el sobre descrito por el Modelo oponente anterior y que incluye, además, en ambos extremos un corte especial para poder abrir el sobre por ambos extremos de la solapa.

La única diferencia que se observa entre el Modelo de Utilidad impugnado y los oponentes es que, en el primer caso, la zona de trepado o desgarramiento está constituida por una serie de cortes horizontales y verticales que forman un ángulo recto, separados por una zona resistente o puente, existiendo en los extremos de dichas zonas de debilitamiento unas zonas de desgarro formadas por una serie de trazos horizontales y verticales de desgarro unidos en una solución de continuidad. Con esta configuración de la zona de desgarramiento se obtiene una apertura más fácil, ya que los cortes están conectados dos a dos, permitiendo realizar una apertura eficaz y continua, mientras que en el caso de los Modelos oponentes, que comprenden cortes paralelos inclinados, existe la posibilidad de que la apertura no se realice de una forma continua, quebrándose la solapa por una zona no deseada.

Por tanto, se considera que existen diferencias entre el Modelo de Utilidad impugnado y los Modelos oponentes, en su estructura y constitución, que dan al primero ventajas apreciables para su uso.

El Modelo de Utilidad 9900359 no está anticipado por los Modelo de Utilidad 9500385 y 9600138".

Como hemos marcado en negrita, destacaba el informe las diferencias existentes entre el nuevo modelo y los preinscritos y que, en virtud de ellas, el modelo no estaba anticipado.

La parte demandante presentó un dictamen pericial en el que se concluía diciendo:

"El modelo nº 9500385 permite añadir al sobre ordinario un sistema de apertura rápida por desgarro de la zona de cierre mediante una ligera tracción y aumenta su inviolabilidad al hacer irreversible cualquier maniobra de apertura".

"El modelo nº 9900359 utiliza el mismo sistema de apertura por lo que las ventajas son idénticas".

"La diferencia del trepado de ambos modelos no introduce ningún resultado apreciable ni en la facilidad ni en la limpieza de la apertura que se consigue, pues el fundamento de ambos modelos es la frangibilidad que los hendidos aportan a la zona de cierre, que depende de la proximidad de los mismos y no de su forma concreta".

"No pueden apreciarse diferencias en el proceso de fabricación de ambos modelos ni presentan los sobres con ellos fabricados ventajas o utilidades distintas. La única desigualdad es la meramente formal de los hendidos practicados para facilitar la apertura. Esta diferencia no puede pretender ninguna consecuencia práctica".

COLOR BUSSINES S.A., al contestar la demanda, presentó también un dictamen pericial en el que se insiste en las diferencias que apreció el dictamen técnico de la OEPM. En definitiva existen dos informes periciales que destacan la gran importancia de las diferencias entre los modelos de utilidad enfrentados, frente al aportado por la parte demandante que, si bien, aprecia diferencias, considera que no tienen consecuencia práctica. Es decir, los tres peritos actuantes están de acuerdo en que existen diferencias, pero su distinto criterio es a la hora de ver la importancia o no de las mismas.

Nos encontramos con que existe en los dictámenes periciales un resultado de dos a uno a favor de lo que consta en la resolución impugnada; por otro lado, ha de destacarse que, en caso de duda, tiene un valor prevalente el dictamen oficial por carecer de toda connotación favorable a las partes y ser el más independiente, al no tener relación alguna con las partes en conflicto. Pero es que, esta Sala de justicia ha podido examinar por sí los sobres aportados al proceso y ha podido comprobar la realidad de las diferencias formales y prácticas que existen entre ellos y que, en consecuencia los dictámenes favorables a la no anticipación del modelo impugnado son los más acertados.

Se cumple así, lo exigido en el art. 143 de la L. 11/1986, de 20 de marzo, al haber una nueva configuración o estructura, de la que resultan ventajas para su uso. Hay, por tanto, novedad, con modificaciones y ventajas suficientes, para entender que se ha producido un "resultado industrial nuevo"." (fundamento de derecho tercero)

El recurso de casación se articula en cinco motivos, de los que los dos últimos fueron inadmitidos por Auto de esta Sala de 30 de marzo de 2.006 . Los tres motivos admitidos se acogen al apartado 1.c) de la Ley de la Jurisdicción. En el primero de ellos se aduce la infracción de los artículos 339.2 y 265.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber sido denegada la prueba pericial solicitada. El segundo motivo se basa en la alegación de infracción del artículo 353.1 del mismo cuerpo legal, por no haberse admitido la prueba de reconocimiento judicial igualmente pedida en el recurso judicial. El tercer motivo se justifica en la supuesta infracción del artículo 24 de la Constitución, por la denegación de medios de prueba pertinentes para la defensa de sus intereses.

Sobre el primer motivo, relativo a la denegación de la prueba pericial solicitada en la instancia.

Explica la sociedad actora que en su escrito de demanda solicitó la práctica de una prueba pericial sobre la falta de novedad del modelo de utilidad en litigio, a pesar de que con el citado escrito había aportado ya un informe pericial, habida cuenta del criterio jurisprudencial de otorgar una mayor fiabilidad al informe de la asesoría técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas que a los informes de parte. Dicha solicitud fue denegada por razones procesales pese a haber sido pedida en el momento procesal oportuno y con la debida fundamentación de su pertinencia. Se queja la recurrente de que, pese a la denegación de la citada prueba, la Sala desestima finalmente el recurso precisamente por la existencia de dos informes favorables a la concesión del modelo de utilidad frente a uno sólo en contra y por ser éste un informe aportado por la propia recurrente.

El motivo debe ser estimado. La parte actora aportó con su demanda un informe pericial, al igual que lo hizo la parte demandada. Pero además y tal como afirma en el motivo, la recurrente solicitó el recibimiento a prueba mediante el correspondiente otrosí, justificando en el cuerpo de la demanda dicha solicitud en los siguientes términos:

"No desconoce mi parte la doctrina jurisprudencial valorativa de los informes de la Asesoría Técnica de la O.E.P.M. en virtud de la presunción de imparcialidad y objetividad que juega a favor de los mismos. Pero no es menos cierto que, como dice la sentencia de la Sala 3ª del T.S. de 7 de octubre de 1980 (Aranzadi 3738) esa "presunción de veracidad no debe ser confundible con la inatacabilidad o impugnación de tales dictámenes, sobre todo cuando los dictámenes opuestos han sido emitidos por técnicos del mismo grado o la misma titulación y, además, designados por insaculación ante una Sala Contencioso-Administrativa por lo que tales dictámenes deben gozar por lo menos, de la misma presunción de veracidad que ed los anteriormente aludidos, y además merecer especial atención de la Sala".

[...]

En el dictamen que se acompaña a este escrito, el ingeniero que lo emite asegura haber experimentado con numerosos ejemplares del modelo oponente, sin observar en ningún caso las disfunciones en la apertura del sobre cuya posibilidad intuye pro no acredita la Asesoría Técnica de la O.E.P.M.

Por cuanto antecede, y en la certeza de que la prueba que se solicita confirmará lo infundado del informe de la Asesoría Técnica y ratificará las conclusiones del dictamen que se acompaña, continúo mis razonamientos partiendo del supuesto, que acreditará en el momento procesal oportuno, de que no existe la menor ventaja atribuible a la forma de trepado del modelo impugnado. Porque este preferencia valorativa del informe que el perito nombrado por insaculación emite a la presencia judicial es reiterada por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de. T.S. de 6 de marzo de 2001 (Aranzadi 1812)."

La Sala, tras admitir el recibimiento a prueba del recurso por Auto de 18 de diciembre de 2.001, denegó la prueba pericial mediante la providencia de 20 de febrero de 2.002 con la siguiente justificación:

La pericial, por no haberse propuesto en el momento procesal oportuno establecido en los arts. 265.1.4º y 269 de la LEC .

Interpuesto el pertinente recurso de súplica, la Sala lo desestimó mediante el Auto de 21 de marzo de

2.002, en el que se afirmó:

"SEGUNDO.- Alega también la parte demandante que no pudo hacer constar el compromiso del art. 337.1 LEC, por cuanto la designación del perito resultaba ajena al proponente, lo que no es cierto si se observa la redacción de ese precepto que establece literalmente: "Si no les fuere posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ella designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, pasra su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos".

El art. 339.2 LEC, al que acude el demandante, se refiere a la posible designación de perito por el tribunal, lo que es cosa diferente de la proposición de la prueba pericial, que se tuvo que haber hecho anteriormente, como exige el art. 265.2 de la LEC .

Es cierto que el art. 265 al exigir que los dictámentes periciales se aporten con la demanda y la contestación, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 337 y 339 . Pero el art. 337, es para el caso de que no se puedan aportar con aquellos escritos, cosa que aquí no sucede y el 339, como acabamos de decir, es para la desingación de peritos, cuando proceda practicar la prueba pericial, tras la demanda o la contestación, es decir, en el supuesto de que no se pueda haber presentado con ellos.

En consecuencia, al no haberse presentado la prueba pericial con la demanda, ni haber causa alguna por la que no se pudiera hacer así, precluyó la posibilidad de su práctica, por lo que es correcta la providencia al resolver que no era pertinente lo solicitado por el recurrente." (fundamentos de derecho segundo y tercero)

Hay que recordar, en primer lugar, que si bien la Ley de Enjuiciamiento Procesal es supletoria en la jurisdicción contencioso administrativa, es preciso estar antes a lo dispuesto por la Ley de la propia Jurisdicción. Pues bien, el artículo 60.1 de la Ley jurisdiccional señala que "solamente se podrá recibir el recibimiento a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias", lo que fue puntualmente cumplido por la parte actora como se ha indicado anteriormente. Y, admitido el recibimiento a prueba el recurso y dentro del plazo otorgado por la Sala a las partes para que cumplimentasen su proposición de pruebas, la actora solicitó la referida prueba pericial por perito designado judicialmente sobre la cuestión fáctica debatida de la novedad o falta de ella del modelo de utilidad solicitado en su escrito de 13 de febrero de 2.002.

Es por tanto errónea la justificación que dio la Sala en su providencia de 20 de febrero de 2.002 de que no se solicitó la prueba pericial en el momento procesal oportuno -confirmada en súplica en el Auto de 21 de marzo de 2.002 -, por un doble motivo. En primer lugar, porque no era preciso recurrir a la Ley de Enjuiciamiento Civil habida cuenta de la expresa regulación del trámite de solicitud de prueba en el artículo 60 de la Ley de la Jurisdicción, con cuyas prescripciones la parte fue respetuosa. Y, en segundo lugar, porque, incluso acogiéndose a la norma procesal civil, la parte procedió adecuadamente, ya que el artículo 265.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla en su apartado 2 que con la demanda se acompañarán los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 299 si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes; y el citado artículo 299.2 enumera "los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio", entre los que se cuenta el dictamen de peritos. Pues bien, de acuerdo con la regulación procesal civil, este puede ser aportado por la parte, como efectivamente hizo la actora por un lado (artículo 336 ), pero puede también ser solicitada la designación judicial de perito, tal como prevé el artículo 339.2 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, como también hizo la recurrente. Así pues la parte quiso contar, por las razones expuesta en su demanda y reproducidas más arriba, no sólo con un informe aportado por ella, sino también con otro elaborado por perito designado judicialmente. Y resulta evidente que respecto a ambos la parte cumplió no solamente la regulación contencioso administrativa, sino también la civil esgrimida por la Sala para rechazar la admisión de la prueba. Sin embargo, la Sala argumenta sólo sobre la base de la regulación procesal civil y como si la misma únicamente admitiera la prueba pericial mediante la aportación de dictamen con la demanda, o como si lo dispuesto en el artículo 339.2 no tuviera relación alguna con la proposición de prueba pericial. Sin embargo, la realidad es que lo que estipula el citado artículo 339.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es precisamente la posibilidad de solicitar en el escrito inicial de demanda la prueba pericial por perito designado judicialmente.

Pues bien, semejante infracción procesal podría no haber sido relevante en función de cual hubiera sido la ratio decidendi de la Sentencia impugnada. Sin embargo, la justificación dada por la Sala para confirmar la concesión del modelo de utilidad evidencia que la denegación irregular de la prueba ha tenido una influencia trascendental en la decisión. En efecto, la Sala emplea tres argumentos en su motivación, dos de los cuales derivan de la inexistencia de un informe pericial emitido por perito insaculado. Los criterios empleados son uno cuantitativo (dos informes favorables frente a un contrario, otro cualitativo (la mayor objetividad y neutralidad del informe de los servicios técnicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas) y la valoración de la propia Sala. Así las cosas y siendo evidente tanto el peso propio de los dos primeros argumentos explicitados por la Sala, como la influencia que dichos argumentos hayan podido tener sobre el criterio propio de la Sala favorable a la concesión del modelo de utilidad, la consecuencia es que la infracción procesal ha originado indefensión a la parte actora al impedir que ésta haya contado con un informe pericial emitido por perito designado judicialmente y que esta ausencia ha tenido una influencia relevante en el fallo desestimatorio. Debe pues estimarse el motivo.

Conclusión y costas.

La estimación del motivo primero hace innecesario el examen de los otros dos motivos de casación admitidos a trámite. En cuanto a las consecuencias de la estimación de dicho primer motivo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, procede retrotraer las actuaciones al momento anterior a la denegación de la prueba pericial solicitada para que se ordene la práctica de la misma y continúe el procedimiento por sus trámites hasta que se dicte nueva sentencia.

En cuanto a las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no procede su imposición ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,