STS, 22 de Abril de 2004
| Ponente | Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2004:2629 |
| Número de Recurso | 3757/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 22 de Abril de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Abril de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.757/2.000, interpuesto por PEPE JEANS CORPORATION (NETHERLANDS ANTILLES) N.V., representada por el Procurador D. Salvador Ferrandis Álvarez de Toledo, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 28 de octubre de 1.999 en el recurso contencioso-administrativo 1.523/1.996, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.968.316, "PEPE BUENO", de tipo denominativo, para productos de la clase 25 del Nomenclátor.
Es parte recurrida D. Jose Luis, representado por la Procuradora Dª Mª Soledad San Mateo García.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) dictó sentencia de fecha 28 de octubre de 1.999, estimatoria del recurso promovido por D. Jose Luis contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de mayo de 1.996. Esta resolución estimaba el recurso ordinario interpuesto contra la anterior del mismo organismo de 5 de diciembre de 1.995 y denegaba la solicitud de registro de la marca nº 1.968.316 "PEPE BUENO", de tipo denominativo, para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.
Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) B.V. presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de abril de 2.000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) B.V. compareció en forma en fecha 19 de mayo de 2.000, mediante escrito interponiendo recurso de casación que articula en un único motivo, al amparo del apartado tercero del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativo, por infracción de los artículos 12.1.a), 13.a), 13,b) y 13.c) de la Ley 32/1988, de marcas, así como de la jurisprudencia aplicable a tales normas. Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida y se decrete la nulidad de la resolución que concedió el acceso al registro de la marca 1.968.316 "PEPE BUENO" para distinguir productos comprendidos en la clase 25ª del Nomenclátor Internacional de Marcas.
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sala de fecha 4 de octubre de 2.002.
Personado D. Jose Luis, su representación procesal ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia en la que se declare no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 3 de febrero de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 20 de abril de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.
Interpone la sociedad Pepe Jeans Corporation este recurso de casación contra la Sentencia de 28 de octubre de 1.999 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había estimado el recurso dirigido contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de mayo de 1.996. En esta Resolución el órgano administrativo competente en materia de marcas había estimado el recurso ordinario formulado contra la previa concesión de la marca nº 1.986.316 "Pepe Bueno", para productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional.
La Sentencia ahora impugnada en casación estimó el recurso interpuesto por el ahora demandado, don Jose Luis, contra la referida Resolución administrativa y reconoció su derecho a obtener la concesión registral de la marca mencionada. La Sala razonaba su decisión en los siguientes términos:
"Se cuestiona en este recurso la legalidad el acuerdo que denegó la concesión registral de la marca recurrente "Pepe Bueno" para distinguir, dentro de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, ropa vaquera, con la oposición de la entidad titular de las marcas que sirvieron para su denegación.
En primer lugar debe rechazarse la vinculación para nuestro Tribunal de los precedentes registrales y judiciales relativos a la controversia entre otras denominaciones y las oponentes de la marca recurrente, incluso de la denegación por la Administración del mismo signo mediante la resolución posterior a que se refiere la entidad codemandada, sin verificar la obligada comparación entre las marcas concretas de este recurso; los primeros porque se refieren a otras denominaciones diferentes y la segunda porque es de fecha posterior al acuerdo que aquí se impugna y lo único que hace es confirmar el criterio de la Administración sobre la incompatibilidad del signo recurrente y sus oponentes, aunque hubiera debido inadmitirla al haber denegado su concesión con anterioridad.
Expuesto lo anterior, el recurso debe resolverse en los términos de si puede o no tener acceso al registro la marca industrial recurrente, después de compararla con las marcas prioritarias que le fueron opuestas, a los efectos de las prohibiciones que contienen los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/8 de Marcas.
Según el primer precepto no pueden registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares que puedan inducir a confusión en el mercado o generen un riesgo de asociación con la marca anterior y por tanto para que consume esta prohibición legal es necesario: 1º) que la marca que pretende inscribirse sea objeto de solicitud posterior a aquellas con las que presente alguna o todas las semejanzas que la Ley establece; 2º) que todas amparen productos idénticos o similares, y 3º) que las semejanzas o semejanza fonética, gráfica y/o conceptual sea de entidad suficiente para inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
En el supuesto que nos ocupa, la marca recurrente, constituida por los términos "Pepe" y "Bueno", tiene en común con las marcas oponentes el nombre propio familiar expresado en español "Pepe", que como tal y de forma aislada nunca debió ser objeto de apropiación en exclusiva, y una vez contempladas la marca recurrente y sus oponentes en sus respectivos conjuntos, el término "Bueno", ya sea apellido o adjetivo calificativo, le confiere poder diferenciador suficiente para no confundirse con las marcas que se le oponen, ni asociarse con ellas a pesar de amparar los mismos productos, y no cabe oponer el argumento que recoge la Administración en la resolución recurrida, donde se afirma que el término "Bueno" es secundario en la marca recurrente y que el principal es "Pepe", idéntico al de sus oponentes ya que se trata de una marca compuesta en donde no aparece destacado aquel nombre propio.
La otra prohibición que se invoca del artículo 13.c) de la Ley de Marcas que impide el registro de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, no pueden tampoco aplicarse a la marca recurrente, porque la marca más conocida, difundida y apreciada de las oponentes es la denominación "Pepe", o con el añadido "Pepe Jeans", expresado en inglés y convertido en genérico por su generalizado uso para los pantalones vaqueros." (fundamento de derecho quinto)
El recurso de casación se basa en un único motivo de casación, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, en el que se aduce la infracción de los artículos 12.1.a) y 13. a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con cita de diversa jurisprudencia de este Tribunal y Sala, así como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sostiene la parte actora que se ha infringido el artículo 12.1.a) de la referida Ley por entender que existe una indudable similitud denominativa entre la marca aspirante "Pepe Bueno" y las diversas marcas prioritarias de las que es titular. Se argumenta que el elemento común entre las marcas enfrentadas ("Pepe") se encuentra al comienzo de la denominación de la aspirante, así como que en las marcas compuestas el consumidor acostumbra a designar el producto por el elemento más característico, factores ambos que incrementan el riesgo de confusión. Además, la sociedad actora ha registrado muchas otras marcas derivadas de sus marcas "Pepe" (nº 1.719.159) y "Don Pepe" (nº 413.547), por lo que en ningún caso podría alegarse genericidad o carácter común de dicho término, para lo que es preciso que el mismo guarde una relación directa con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En cuanto a los diversos apartados del artículo 13 de la Ley de Marcas que se reputan infringidos en el rótulo del motivo, la entidad recurrente sólo alega respecto al apartado c), aduciendo que la marca aspirante puede ser asociada, por su similitud, con las prioritarias, y beneficiarse así del crédito o reputación que éstas merezcan en el entendimiento, por parte de los consumidores, de poseer un mismo origen empresarial. En fin, la actora concluye que la adición de un apellido desconocido en el sector comercial afectado no otorga a la marca litigiosa capacidad distintiva, frente a la notoriedad y arraigo en dicho sector de la marca oponente.
Por último, la actora subraya que ambas marcas enfrentadas se refieren a idénticos productos para la misma clase del Nomenclátor internacional de marcas, la 25, que comprende los productos textiles.
De las argumentaciones relativas a la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas que se han resumido en el fundamento anterior, se comprueba que lo que hace la parte actora es discrepar respecto del juicio o apreciacion de la Sala de instancia sobre la similitud entre ambas marcas enfrentadas y sobre la consiguiente posibilidad de riesgo de confusión entre ellas, valoración que como hemos reiterado en numerosas ocasiones resulta intangible en sede casacional. Así, hemos señalado que
"El motivo ha de ser desestimado. En efecto, hemos señalado ya con reiteración que determinadas apreciaciones efectuadas por las sentencias de instancia en el ámbito legal del derecho de marcas, como lo son el juicio sobre la similitud o desemejanza entre marcas, sobre la existencia o no de riesgo de confusión, u otras apreciaciones análogas que son, en definitiva, apreciaciones de hecho, no pueden ser revisadas en esta sede casacional salvo que sean manifiestamente irrazonables o faltas de justificación, o bien porque se hayan efectuado a partir de un erróneo entendimiento o mediante una incorrecta aplicación de los conceptos legales del derecho de marcas, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia de este Tribunal (sentencia de 2 de octubre de 2.002 -recurso de casación 6611/1996-, con cita de jurisprudencia anterior)." (sentencia de 29 de septiembre de 2.003 -recurso de casación 3.465/1.998-, fundamento de derecho tercero)
En el presente caso, sin embargo, y como se ha reseñado en el primer fundamento de derecho, la Sala de instancia efectúa una valoración razonada entre la similitud de las marcas enfrentadas, y justifica de manera detallada las razones que abonan su decisión sobre la capacidad distintiva de la marca impugnada y su conclusión sobre la inexistencia de riesgo de confusión evidencia que no se ha infringido lo dispuesto en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas. Esta valoración es una apreciación de hecho que al no ser manifiestamente irrazonable ni hacerse con infracción de los preceptos aplicables de la Ley de Marcas, no puede ser revisada en casación. Debe pues decaer esta alegación.
A mayor abundamiento cabe añadir que, sin perjuicio del casuismo que preside esta materia al tratar, por lo general, sobre supuestos no exactamente equivalentes por la variabilidad de signos, productos y ámbitos de comercialización (Sentencia de 12 de abril de 2.002 -recurso de casación 553/1.996-), esta Sección ha dictado ya no pocas sentencias en relación con las denominaciones que incluyen el signo PEPE, en muchos casos siendo parte la misma sociedad que es actora en este recurso. Pues bien, en ellas hemos señalado, cuando el planteamiento procesal del asunto nos ha permitido entrar en el juicio de similitud y confundibilidad entre los signos enfrentados, que no considera esta Sala que haya semejanza bastante para inducir a confusión, incluso entre productos idénticos, cuando el término "Pepe", apelativo personal común en España, está acompañado de otro vocablo que le otorga suficiente capacidad diferenciadora respecto del citado término en solitario. Así, en ocasiones hemos ratificado como Sala de instancia el criterio seguido por la Sentencia aquí recurrida en casación (Sentencia, entre otras, de 20 de abril de 2.004 -recurso de casación 3.927/2.000-), y en otros casos, con igual criterio jurisprudencial sustantivo, hemos dado la razón a la ahora recurrente por no presentar el vocablo acompañante al término "Pepe" de otra marca aspirante la suficiente capacidad distintiva que evite la confusión para idénticos productos (Sentencia, entre otras, de 20 de abril de 2.004 -recurso de casación 4.312/2.000-). Todo ello sin perjuicio de que puedan darse también supuestos en los que se constaten conductas de competencia desleal en cuanto al uso de marcas, incluso estando legítimamente registradas, por la forma de presentar las marcas en cuestión o de destacar sus diversos elementos de forma que pueda inducirse a la confusión del consumidor (Sentencias de 23 y 29 de septiembre de 2.003, de la Sala Primera de este Tribunal -recursos de casación 4.169/1.997 y 3.908/1.997-).
En cuanto a la alegación relativa a la presunta infracción del artículo 13 de la Ley de Marcas ya hemos señalado que pese, a la mención inicial de los apartados a), b) y c), sólo se desarrolla el motivo respecto al apartado c), único por tanto respecto al que resulta pertinente responder. Por lo demás, los apartados a) y b) no han sido considerados por la Sala de instancia ni esta circunstancia ha sido alegada por la entidad recurrente como constitutiva de incongruencia omisiva mediante el correspondiente motivo. Y, en cualquier caso, ninguno de dichos apartados son de aplicación al no corresponder el término Bueno ni al apellido del solicitante (artículo 13.a) ni al de nadie identificado en particular (artículo 13.b).
Pues bien, tampoco puede acogerse la alegación relativa a la supuesta infracción del apartado c) del artículo 13 de la Ley de Marcas. Como hemos señalado también con reiteración, el aprovechamiento del crédito o reputación de otros signos registrados requiere una semejanza que pueda inducir a la confusión, lo que en este caso ha sido descartado por la Sala de instancia en apreciación que no es susceptible de revisión en casación, como ya se ha dicho en el fundamento anterior.
La no aceptación del motivo de casación conlleva la desestimación del recurso, con imposición preceptiva de las costas en virtud de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V. contra la sentencia de 28 de octubre de 1.999 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.523/1.996. Se imponen las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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