STS, 5 de Febrero de 2005
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2005:636 |
| Número de Recurso | 2391/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 5 de Febrero de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Febrero de dos mil cinco.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Corral Losada, en representación de D. Constantino, contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2001 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 174/1999 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Han sido partes recurridas el Abogado del Estado, en representación de la Administración del Estado, y la Procuradora de los Tribunales Doña Alicia Casado Deleito, en representación de la Compañía MICESAM, S.L.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), mediante resoluciones de 5 de mayo y 10 de noviembre de 1998, la segunda desestimatoria del recurso ordinario entablado contra la anterior, acordó el registro de la Marca nº 2.070.540, "El Graduado", mixta, solicitada por D. Constantino para distinguir "Servicios de discotecas, representación y producción de espectáculos, servicios de esparcimiento y diversión, servicios de music-hall (espectáculos de variedades)", clase 41, rechazando la oposición deducida por la Compañía MICESAM, S.L., titular del rótulo de establecimiento nº 252.529 "Graduado", registrado para el término municipal de Collado Villalba y referido a un establecimiento destinado a bar, cafetería y restaurante.
Contra las resoluciones de la OEPM interpuso recurso contencioso-administrativo - nº174/1999- la representación procesal de MICESAM, S.L., en el que se personó como codemandada la representación procesal de D. Constantino, recayendo sentencia, de fecha 13 de diciembre de 2001, cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Alicia Casado Deleito, en representación de la entidad "MICESAM, S.L.", y en su virtud anulamos la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de noviembre de 1998, por la que se desestimó el recurso ordinario interpuesto frente al Acuerdo de 5 de mayo de 1998, que acordó la inscripción de la marca número 2.070.540 "El Graduado" en la clase 41ª del nomenclator, solicitada por Constantino, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes".
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de D. Constantino, expresando en el mismo (por lo que aquí interesa a los efectos de la causa de inadmisibilidad opuesta por la representación procesal de MICESAN, S.L.) textualmente, lo siguiente: "A tenor de lo dispuesto en el art. 86.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, la sentencia es susceptible de casación pues infringe normas de Derecho estatal que han determinado el fallo recurrido y que fueron invocadas oportunamente en el proceso e incluso han sido consideradas por la Sala en la sentencia.
En concreto, en nuestro escrito de contestación a la demanda invocamos que las resoluciones administrativas recurridas inaplicaban correctamente las prohibiciones de registro de marcas contenidas en los artículos 12.1.c) de la Ley 32/88, de 10 de noviembre de Marcas, y al mismo tiempo tenían en cuenta el concepto de rótulo de establecimiento previsto en los artículos 82 y siguientes de dicha Ley que lógicamente forman parte del Derecho estatal.
En nuestra opinión, desacertadamente, dicho sea con los debidos respetos, la Sala a la que tengo honor de dirigirme considera estas normas de Derecho estatal de un modo que aplica las prohibiciones de registro de marcas que contienen en la sentencia recurrida, cuando dicho precepto, único a considerar en el caso que nos ocupa, en que se enfrentan una marca y un rótulo de establecimiento (artículo 12.1.c) de la Ley de Marcas) sólo impide el registro de marcas que presenten identidad con un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, por mucho que marca y rótulo de establecimiento enfrentados coincidan en el vocablo "Graduado"; argumento del que se hizo eco la Administración demandada en la Resolución de 10 de noviembre de 1998 (folio 8 del expediente administrativo), desestimatoria del recurso ordinario formulado contra la de 5 de mayo de 1998, que igualmente concedía la Marca núm. 2.070.540 "El Graduado", con gráfico, en clase 41, de mi poderdante (folio 6 del expediente administrativo).
Asimismo, la sentencia recurrida tampoco tiene en cuenta el concepto de rótulo de establecimiento de MICESAM, S.L., que tiene un ámbito de protección mínimo, pues sólo se extiende al término municipal para el que es concedido, Collado Villalba, en nuestro caso (Documentos números 1 y 2 de la contestación a la demanda) (art. 83 de la Ley de Marcas) a diferencia de la protección nacional que dispensa la Marca de mi representado denegada por aquél.
Por consiguiente, la infracción de dichas normas ha sido relevante y determinante del fallo recurrido, con lo cual se cumple con los requisitos que debe reunir la preparación de este recurso (art. 89.2 de la Ley 29/98)".
Con fecha 12 de abril de 2002 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de D. Constantino interponiendo recurso de casación contra la sentencia antes mencionada. Al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., invoca la infracción por la sentencia impugnada del art. 12.1.c) de la L.M, exponiendo, en síntesis: 1º) que la prohibición contenida en el referido artículo de la Ley de Marcas exige, a diferencia de la redacción contenida en el derogado EPI, que los signos o medios sean idénticos y que designen las mismas actividades, lo que no sucede en el caso enjuiciado, al no ser idénticos los signos, sino tan sólo semejantes o similares, y ser diferentes las actividades que se proponen distinguir la marca y el rótulo; 2º) que al existir diferencias gráficas, denominativas y ser diferentes las actividades pueden convivir ambos signos, especialmente teniendo en cuenta la menor exhaustividad con que debe efectuarse la comparación cuando se trata de una marca y un rótulo de establecimiento, pues el alcance de esté último se contrae, en el caso enjuiciado, al término municipal de Collado Villalba (Madrid); y 3º) que las sentencias que cita la impugnada, aplican normas contenidas en el EPI, en tanto que los actos administrativos de la OEPM interpretan y aplican la LM 32/1988, de 10 de noviembre, vigente cuando se solicitó la marca que el T.S.J. ha anulado. Por todo ello, concluye suplicando sentencia que estime el recurso de casación, case la sentencia del T.S.J., revocando la misma y dictando otra nueva que conceda la marca 2.070,540, "El Graduado", con gráfico en clase 41 de Nomenclator Internacional.
Mediante providencia de la Sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 10 de julio de 2003, el recurso de casación fue admitido.
Se han opuesto al recurso de casación : a) el Abogado del Estado, limitándose a interesar sentencia que declare no haber lugar al recurso de casación e imponga las costas al recurrente; y b) la representación procesal de MICESAM, S.L:, pretendiendo que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación por haberse preparado con infracción de lo establecido en el art. 86.4 de la L.J., y, en caso de ser admitido, no se de lugar al mismo, pues no se producen las infracciones que el recurrente denuncia, al concurrir en los signos confrontados la identidad fonética y denominativa que la L.M. exige, y distinguir tales signos las mismas actividades, toda vez, afirma, que los servicios de music-hall se realizan a veces en restaurantes y bares, estando incluida las actividades de cafetería entre los servicios de esparcimiento.
Mediante providencia de 29 de octubre de 2004 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 25 de enero de 2005, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la fecha indicada han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección
De antecedentes resulta que el debate casacional plantea dos cuestiones: 1º) la posible inadmisibilidad del recurso por haber sido preparado con infracción del art. 86.4 de la L.J. tal como opone una de las partes personadas como recurridas; y 2º) la posible infracción del art. 12.1.c) de la L.J., única alegada en los cuatro motivos contenidos en el escrito de interposición del recurso, que en realidad son sólo uno desarrollado con argumentos complementarios en cuatro apartados diferentes.
No ha lugar a acoger la causa de inadmisibilidad opuesta. En el antecedente de hecho tercero de esta sentencia hemos transcrito textualmente, en lo que aquí importa, el escrito de preparación del recurso de casación. De su lectura se desprende con evidencia que cumple los requisitos exigidos por el art. 86.4º de la L.J. En efecto, en él se justifica que la infracción del arts. 12.1.c) de la L.M ha sido relevante y determinante el fallo, exponiendo, con la brevedad requerida, las razones por las que, en su opinión, la sentencia impugnada incurre en esa infracción al estar basado el fallo estimatorio en unas previas consideraciones tomadas de sentencias del Tribunal Supremo que interpretan preceptos del EPI, no de la LM, que es la que regula el supuesto enjuiciado, preceptos -los del EPI- concebidos en términos distintos a los del art. 12.1.c) de la LM. Cumplidas, pues, las exigencias del art. 86.4 de la L.J., no cabe acoger la inadmisión pretendida.
La sentencia funda su fallo estimatorio en dos argumentos: 1º) la apreciación de la existencia de una práctica identidad denominativa entre la marca y el rótulo de establecimiento, afirmando que no es preciso que se produzca además una semejanza gráfica para que se genere el riesgo de confusión; y 2º) en la circunstancia, que califica de coadyuvante de la anterior, de que la marca y el rótulo distinguen servicios de hostelería, pertenecientes por tanto a un sector comercial común. Para llegar a tales conclusiones, interpreta el art. 12.1.c) de la LM. de conformidad con la jurisprudencia contenida en las SSTS de 15 de junio de 1995, 10 de junio de 1995 y 14 de diciembre de 2000.
Los cuatro motivos del recurso denuncian la infracción por la sentencia impugnada del art. 12.1.c) de la LM. Ha lugar a su estimación. La aplicación de la prohibición relativa tipificada en ese precepto exige la concurrencia de dos requisitos para que el registro prioritario de un rótulo de establecimiento pueda impedir el de una marca posterior. Estos requisitos son: 1º) que los signos o medios de la marca sean idénticos, no simplemente semejantes, a los de un rótulo de establecimiento anteriormente inscrito; y 2º) que el rótulo designe las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca. Se trata de una regulación diferente de la contenida en el EPI (art. 124.1, en relación con el art. 212), conforme al cual se prohibía el acceso al registro de aquellas marcas cuyos distintivos fueran semejantes fonética o gráficamente a otros ya registrados como rótulo de establecimiento, sin reclamarse, además, que las actividades fueran las mismas.
En nuestro caso, los signos confrontados (la marca "El Graduado", con gráfico representativo de un individuo vestido de toga y tocado de birrete, y el rótulo de establecimiento "Graduado", meramente denominativo) no son idénticos, pues la identidad debe ser apreciada ponderando el conjunto de los elementos a comparar, no, como la ha hecho la sentencia, teniendo en cuenta solamente uno de ellos, el denominativo. Efectuando así la comparación, resulta obvia la existencia de diferencias gráficas que la sentencia no ha tomado en consideración, convirtiendo la identidad que exige el precepto en un simple parecido que deduce de una apreciación incompleta de los signos en contradicción. Además, la marca se ha solicitado para distinguir "servios de discotecas, representación y producción de espectáculos, servicios de esparcimiento y diversión, servicios de music-hall (espectáculos de variedades)" o sea para unas actividades que no son las mismas que las que distingue el rótulo de un establecimiento destinado a bar, cafetería y restaurante. Por tanto, el recurso se acoge porque la sentencia ha interpretado indebidamente el art. 12.1.c) de la LM, atribuyéndole un alcance tomado de una jurisprudencia recaída cuando regía una norma diferente, esto es por considerar aplicable aquella prohibición relativa pese a no concurrir ninguno de los dos requisitos a los que la norma subordina la apreciación de la prohibición.
Casada la sentencia objeto de este recurso, ex art. 95.2.d) de la L.J., debemos resolver lo procedente dentro de los términos en que el debate fue planteado en la instancia. Y lo procedente es, de conformidad con lo hasta aquí razonado, considerar compatible la marca solicitada con el rótulo prioritario, por no poderse aplicar la prohibición del art. 12.1.c) de la LM, toda vez que los signos distintivos de la marca y el rótulo son sólo semejantes en el aspecto denominativo, pero no idénticos, y sus ámbitos aplicativos no son los mismos, tal como, correctamente, entendieron las resoluciones de la OEPM, cuya conformidad a Derecho declaramos, desestimando por ello el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad MICESAM, S.L.
No ha lugar ex art. 139.2. L.J a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey,
-
) No ha lugar a acoger la causa de inadmisibilidad de este recurso de casación opuesta por la representación de MICESAM, S.L.
-
) Ha lugar al recurso casación interpuesto por la representación de D. Constantino, contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 174/1999 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que casamos.
-
) Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de MICESAM, S.L. contra las resoluciones de la OEPM de 5 de mayo y 10 de noviembre de 1998, la segunda desestimatoria del recurso ordinario entablado contra la anterior, que concedieron el registro de la marca mixta "EL GRADUADO" nº 2.070.540, clase 41, actos administrativos que declaramos conformes con el ordenamiento jurídico. Y
-
) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico
-
SAP Baleares 273/2020, 23 de Junio de 2020
...regulación relativa a la responsabilidad extracontractual ex artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil (CC), citó la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2005 en materia de incendios y explosiones, refiriendo que es suficiente para considerar la presencia de la responsabilidad......
-
STS 649/2008, 22 de Octubre de 2008
...secretario judicial y sometidas como el resto de las probanzas o la libre valoración del Juzgador de instancia (SSTS. 26.3.2001, 3.12.2001, 5.2.2005 ), lo cierto es que el recurrente no designa los particulares de los "documentos" que relaciones que evidencien error y ni siquiera que "apart......
-
SAN 21/2021, 28 de Octubre de 2021
...que es la aplicable en nuestro caso, en la STS 1280/2019, 30 de septiembre , así como en las anteriores STS de 13 de marzo de 2016 y 5 de febrero de 2005, entre otras, viene a sostener el criterio de que la facultad de comprobar no prescribe por lo que la Administración puede comprobar sin ......
-
SAP Burgos 291/2006, 20 de Junio de 2006
...perjudicaran a la demanda. Como se recoge tanto en los escritos rectores de ambas partes como en la propia sentencia apelada, la STS de 5 de febrero de 2005 interpretando el articulo 114 de la LSA considera que la ausencia del notario no tiene efectos invalidantes sobre los acuerdos adoptad......
-
Crónica de sentencias
...que es reproducido por el Derecho autonómico, ni tampoco impide que se pueda afirmar (como en el F.J. 5.º de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2005) que «no resulta aceptable que mediante una determinada interpretación de la norma autonómica –que no es, desde luego, la ún......