STS, 30 de Septiembre de 2002
| ECLI | ES:TS:2002:6346 |
| Procedimiento | D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil dos.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por la entidad SUPER U GROUPEMENT D' INTERET ECONOMIQUE, representada procesalmente por el Procurador D. ANTONIO MARIA ALVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS, contra la sentencia dictada el día 27 de septiembre de 1996, por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 8ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 876 de 1994, que concede la marca internacional número 540.277, SUPER U , para productos de la clase 2, pero no para los productos de la clase 31, y declara, respecto a este último extremo, que las resoluciones impugnadas son conformes a derecho.
Con fecha 27 de septiembre de 1996, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 8ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo núm. 876/94, interpuesto por el Procurador D. Antonio María Alvarez- Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la entidad SUPER U GROUPEMENT D' INTERET ECONOMIQUE, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 1 de julio de 1992, publicada en el BOPI el 16 de octubre de 1992 y de 20 de octubre de 1993 -- esta última estimatoria parcialmente del recurso planteado contra la anterior y concediendo la marca internacional SUPER U, núm. 540.277, para las clases 5, 16, 21, 28 limitada y denegándola para las clases 2 y 31 --, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que se concede la marca internacional núm. 540.277, SUPER U, para productos de la clase 2, pero no para los productos de la clase 31, y se declara, respecto a este último extremo, que las resoluciones impugnadas son conforme a derecho ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación LA ENTIDAD SUPER U GROUPEMENT D' INTERET ECONOMIQUE, a través de su Procurador Sr. ALVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara y anulara la recurrida y se declarase la concesión de la marca internacional nº 540.277 SUPER U para productos de la clase 31, con las pertinentes anotaciones en la Oficina Española de Patentes y Marcas.-
Admitido a trámite el recurso, mediante providencia de fecha 20 de mayo de 2002, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 19 de septiembre siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
La Oficina Española de Patentes y Marcas, por Resolución de 20 de Octubre de 1.993, estimando parcialmente el recurso de reposición interpuesto contra la de 1º de Julio de 1.992, concedió a quien hoy recurre en casación la marca internacional número 540.277, para las Clases 5, 16, 21, 28, (limitada en la forma que resultó del escrito presentado por la parte), 29 y 33, denegándola para las Clases 2 y 31 del Nomenclátor Internacional.
En recurso contencioso administrativo interpuesto por la solicitante contra este particular que denegaba la concesión, se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 8ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 27 de Septiembre de 1.996 que, estimándolo en parte, concedió la marca solicitada para productos de la Clase 2, pero no para productos de la Clase 31, declarando respecto de este último extremo que las resoluciones administrativas eran conformes a derecho.
La sentencia para llegar a esa conclusión, - tras exponer la normativa aplicable, la nueva Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, y el desarrollo jurisprudencial hecho con anterioridad a la misma en atención a lo dispuesto en el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial -, estableció, como fundamento de su decisión, lo siguiente: " En segundo lugar, la marca internacional 540.277, que se intenta registrar, y la nacional 1.186.541/5 ya registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ostentan exactamente la misma denominación, SUPER U; debido a ello, para productos de la misma clase, no cabe duda alguna de que la confusión entre ambas marcas es total ", agregando algunas consideraciones en relación con el proceso civil pendiente entre las partes, en el que se litiga sobre quien tiene derecho a usar la denominación SUPER U, para afirmar que mientras que no haya sentencia firme en ese proceso, lo que podía demorarse varios años, existe una marca registrada y que, por tanto, impedía el acceso al Registro de otra con el mismo nombre para productos de la misma clase.
Con fundamento en el ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, sobre Medidas Urgentes de Reforma Procesal, se articula un único motivo de casación por cuanto, entiende la recurrente, que la sentencia de instancia infringe el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de Marcas y el criterio jurisprudencial respecto de su aplicación; y en el desarrollo del motivo para sostener esa infracción, aduce, por un lado, la existencia de ese proceso civil y la obtención, en su opinión, de la marca obstativa con mala fe y, por otro, que se infringe la doctrina que otorga mayor permisividad a la inscripción de marcas cuando estas son coincidentes con la razón social de la solicitante, como ocurría en el caso de autos.
Tal motivo en la forma que aparece formulado no puede prosperar.
En efecto, si el argumento decisivo del mismo es la existencia de ese pleito civil, es lo cierto que la ratio decidendi de la sentencia, no había sido la consideración de su existencia como fundamental, sino la coincidencia, mejor dicho, identidad entre la marca ya registrada y la que se pretendía registrar con el mismo nombre y para productos de la misma clase, con lo que la confusión entre ambas marcas era total, que es lo que afirma la sentencia; que en tanto se resolviese el proceso civil también impedía su acceso al Registro, por esa confusión. Y con independencia del resultado final de ese proceso civil.
La Sala, por tal razón, no hace una interpretación incorrecta del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, que aunque es coincidente en términos generales, con el antiguo artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, presenta ciertas diferencias con el mismo que de seguido matizaremos.
En efecto, el artículo 12.1.a) de la expresada Ley dispone que " no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior ". Por tanto, coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado.
Así pues, tal como hemos dicho en la sentencia de 28 de Junio pasado, ( Rec. Cas. 3.111/1.996), ya reiterada en otras posteriores, para que proceda la prohibición han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas:
-
que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.
La sentencia de instancia, tal como hemos dejado señalado, efectúa la comparación apreciando la totalidad de los elementos concurrentes, y llega a la conclusión no sólo de la indudable semejanza fonética, sino también del ámbito aplicativo de los productos al amparo de dichas marcas, lo que produce confusión determinante de una incompatibilidad.
A partir de ahí, hemos de reiterar, como en otras muchas sentencias, que en sede de un recurso extraordinario de casación como es este, al Tribunal Supremo no le es posible alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, ni cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos, de ahí el escaso valor que en materia tan casuística como es esta el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, - sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Marzo, 4 de Abril, 25 de Octubre, 12 de Diciembre de 2000, 11 de Julio de 2.001 y 30 de Abril de 2.002 y como más recientes las de 27 de Mayo y 3 y 10 de Junio del corriente año, entre otras muchas -, pues es difícil que en dos casos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para acreditar que la decisión del Tribunal " a quo" ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido.
De ahí que la apreciación de cualquiera de los factores, (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, queda reservada, en cada caso concreto, a los Tribunales de Instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de Casación más que en aquellos supuestos concretos a que nos hemos referido, doctrina aplicable no sólo a la identidad y semejanza entre las marcas u otros signos distintivos, sino también al juicio de similitud de los productos que con ellos se trata de proteger.
Pues bien partiendo de lo anterior, el segundo de los argumentos utilizados en el mismo motivo único, que enlaza con la infracción, por inaplicación, de los artículos 8º del Convenio de París y 77 de la Ley de Marcas, porque se trata de un nombre comercial inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tampoco puede prosperar por dos razones; una, por el valor relativo de la jurisprudencia en los términos que hemos dejado establecidos, precisamente cuando las sentencias que cita la recurrente no tienen como argumento decisivo el de esa mayor flexibilización o permisividad cuando la inscripción de la marca solicitada coincide o se integra en la razón social del solicitante, sino que en una, la de 5 de Mayo de 1.984, se utiliza ex abundantia y, en la otra, la de 10 de Abril de 1.985, se hace una referencia al mismo, también en el mismo sentido; y, otra, porque los preceptos citados y que se dicen infringidos por inaplicación, desenvuelven su aplicación en un ámbito distinto de aquel en que se desarrolla este recurso concreto, en que la Sala ha afirmado la coincidencia total de nombre y ámbito aplicativo entre las marcas, identidad que por la confusión que pueden generar en los consumidores, a quienes también va dirigida la protección, impiden la convivencia en el mercado.
Procede por todo ello la desestimación del recurso de casación interpuesto, lo que comporta la imposición de las costas del recurso al recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Declaramos no haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de SUPER U GROUPEMENT D´INTERET ECONOMIQUE, contra la sentencia dictada con fecha 27 de Septiembre de 1.996, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo número 876 de 1.994; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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