STS, 16 de Junio de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:4168 |
| Número de Recurso | 39/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Junio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación 39/2001, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A., contra la sentencia nº 742 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2366/1996 con fecha 17 de julio de 2000, sobre inscripción de las marcas números 1.761.973, 1.761.974 y 1.761.975 "FAMA FABRÉ, S.A.", clases 3ª, 11ª y 21ª; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y FAMA FABRE, S.A., representada por el Procurador D. Victor Requejo Calvo, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso-administrativo nº 2366/1996, la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 742 de fecha 17 de julio de 2000, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A., contra tres resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de España de fecha 5 de febrero de 1996 confirmadas en vía de recurso ordinario por otras de 29 de julio de 1996, concediendo la inscripción registral de las marcas números 1.761.973, 1.761.974 y 1.761.975 "FAMA FABRÉ, S.A.", para productos de las clases 3ª "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos"; clase 11ª "aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias"; clase 21ª "utensilios y recipientes para el menaje o la cocina, peines y esponjas, cepillos, materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado, cristalería, porcelana y loza", en virtud de la oposición formulada por la entidad PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A., en base a sus marcas internacionales nº 369.118 y otra "PIERRE FABRE", con gráfico, clase 5ª "productos farmacéuticos y veterinarios, alimentos para bebés, material para empastes y huellas dentarias, destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de octubre de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 29 de diciembre de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se declare procedente la denegación de la inscripción registral de las marcas números 1.761.973, 1.761.974 y 1.761.975 "FAMA FABRÉ, S.A.", clases 3ª, 11ª y 21ª.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 5 de diciembre de 2002. Por providencia de 4 de marzo de 2003 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurrida (la Administración del Estado y a FAMA FABRE, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizó el Sr. Abogado del Estado mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente, dejando transcurrir el plazo concedido a FAMA FABRE, S.A, sin evacuar el trámite.
Por providencia de fecha 21 de abril de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 9 de junio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el recurso de casación que examinamos se articulan por el recurrente tres motivos de casación al amparo del Art. 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional; el primero, por infracción del artículo 12.1 a), en relación con las diferencias fonéticas y gráficas que aprecia la sentencia; el segundo, por infracción del artículo 13 a), en relación con la identidad del apellido del recurrente; y el tercero, por infracción del artículo 13 c), en relación con el ánimo de aprovecharse de la fama o reputación de la marca oponente.
El primer motivo de casación articulado no pueden prosperar, puesto que la sentencia recurrida interpreta correctamente el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso, dado que existe una variadísima jurisprudencia sobre el tema, integrada por sentencias, todas ellas anteriores a la promulgación de la Ley de Marcas 32/1988, y que por tanto han de ser moduladas con arreglo a las modificaciones legales introducidas por ella, y no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo. En el presente caso, el problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, las marcas aspirantes nº 1.761.973, 1.761.974 y 1.761.975 "FAMA FABRÉ, S.A.", clases 3ª, 11ª y 21ª, y su oponente inscrita marca internacional nº 369.118 y otra, "PIERRE FABRE", con gráfico, clase 5ª, ya descrita, de la titularidad de PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A., llegando la sentencia recurrida a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas existen diferencias fonéticas, gráficas y de productos suficientes para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre ellas, en base a la prueba obrante en autos.
El recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o haya incurrido en error material corregible por evidente. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas presentan diferencias fonéticas y gráficas suficientes derivados de los términos "FAMA" y "PIERRE, S.A." así como del gráfico que contiene la aspirante que permite convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos, totalmente diferentes, clases 3ª, 11ª y 21ª, frente a la clase 5ª de la oponente, y en consecuencia la sentencia aplica correctamente el artículo 12.1 a) de la Ley, o al menos puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente basándose en la interpretación de unas sentencias de esta Sala hechas para casos diferentes del actual, o al menos no se ha acreditado la identidad de circunstancias, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente, dado que es reiterada la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que las marcas han de completarse en su conjunto y sin descomponer los diversos elementos que las integran. En el caso presente no ofrece duda que los términos "FAMA" y "PIERRE", fonéticamente suenan diferentes y no son confundibles y el hecho de coincidir con el término "FABRE" que forma parte de la razón social de las dos marcas enfrentadas, no disminuye sus diferencias siempre que se comparen en conjunto pues suenan de forma totalmente diferentes, y ello además, de que el término "S.A." de las aspirantes, aunque no es nada diferenciativo, constituye un elemento más a tener en cuenta. El artículo 12.1 a) de la Ley solamente prohibe las marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca anteriormente registrada para designar productos o servicios idénticos o similares pueden inducir a error o confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior. Esta Sala tiene declarado reiteradamente que son dos los requisitos necesarios para que se produzca la incompatibilidad, cuales son la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual por un lado, y la identidad o semejanza aplicativa por otro, de forma tal que si falta la primera, si no se da el supuesto de identidad o semejanza, el segundo elemento es indiferente pues desaparece el riesgo de confusión o asociación entre ellas, y por ello, es evidente que el caso presente las marcas aspirantes "FAMA FABRÉ, S.A." son perfectamente compatibles registralmente con su oponente y ello les permite convivir en el mercado sin riesgo de confusión, al no producirse la semejanza entre marcas, que como requisito específico exige también el artículo 12.1 a) de la Ley, y fundamentalmente la diferencia absoluta de los productos que ambas protegen, pese al intento del recurrente de pretender asimilar sus materiales dentales con los productos de droguería y perfumería de las aspirantes, lo cual es inadmisible y ello es conclusión de hecho, deducida de la prueba, a la que llega la sentencia recurrida. Procede pues, la desestimación del primer motivo de casación en cuanto la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, que la parte recurrente estima infringido y ello constituye cuestión de prueba no susceptible de ser modificada en vía casacional, dado que lo que se hace es discrepar de la apreciación de la prueba hecha en primera instancia.
En el segundo motivo de casación articulado denuncia el recurrente que la sentencia de instancia infringe el artículo 13 c) de la Ley de Marcas, porque el término "FABRE" de las marcas aspirantes coincide con el mismo apellido "FABRE" del fundador de la empresa recurrente. El motivo debe ser rechazado porque dicho término coincide registralmente con la razón social de ambos contendientes en litigio, y por tanto, tiene el mismo derecho a usarlo que su oponente, siempre que no concurran las prohibiciones del artículo 12.1 a) de la Ley, que hemos examinado anteriormente y sobre el cual hemos declarado que existen diferencias denominativas, gráficas y de productos suficientes para que puedan convivir registralmente.
En el tercer motivo de casación articulado por el recurrente se alega que la sentencia de instancia infringe el artículo 13 c) de la Ley de Marcas porque la marca aspirante pretende aprovecharse de la fama o reputación obtenidas por las marcas oponentes. Tal motivo debe seguir idéntica suerte desestimatoria dado que no concurre en el presente caso el supuesto de aplicación del artículo 13 c), que exige una comparación entre marcas entre las que exista al menos semejanza fonética o gráfica, mas nunca cuando se trata de marcas diferentes e inconfundibles como sucede en el caso de autos, procediendo, pues, la desestimación total del recurso de casación que hemos examinado.
Al rechazar todos los motivos de impugnación, es procedente declarar no haber lugar al presente recurso de casación, lo que conlleva la condena al actor en las costas del mismo, tal como exige el artículo 139-2 de la Ley Jurisdiccional. En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 39/2001, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A. contra la sentencia nº 742 de fecha 17 de julio de 2000, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2366/1996, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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