STS, 30 de Marzo de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:1844 |
| Número de Recurso | 6079/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Marzo de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6079/2002 interpuesto por "GALLETAS ARTIACH, S.A.", representada por la Procurador Dª. Almudena González García, contra la sentencia dictada con fecha 19 de junio de 2002 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 902/1998 , sobre concesión de la ampliación la marca número 1.329.518 "Artiach".
"Galletas Artiach, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 902/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de julio de 1997, confirmada por la de 16 de diciembre de 1997, de concesión de la ampliación de la marca número 1.329.518 "Artiach".
En su escrito de demanda, de 30 de diciembre de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "declarando haber lugar al recurso y anulando las resoluciones recurridas, dejándolas sin ningún valor ni efecto por no ser ajustadas a Derecho y, en su lugar, declarar que procede la denegación de la citada ampliación al registro de marca nº 1.329.518".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de diciembre de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 19 de junio de 2002 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Galletas Artiach, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de diciembre de 1997, declarando ser ajustada a Derecho la resolución impugnada. Sin hacer expresa declaración sobre las costas de este recurso".
Con fecha 23 de octubre de 2002 "Galletas Artiach, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6079/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , por "incurrir en incongruencia omisiva ya que no ha decidido todos los puntos litigiosos objeto del debate".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "en cuanto que la sentencia incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico por inaplicación del art. 4.3 de la Directiva 89/194/CE de 21 de diciembre de 1988 en materia de marcas (D.O.C.E. núm. 40, de 11 de febrero de 1989)".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "en cuanto que la sentencia incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico por aplicación errónea del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988 de Marcas ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "en cuanto que la sentencia incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico por inaplicación de los arts. 13.c) de la Ley 32/1988 de Marcas , 6 bis del Convenio de la Unión de París (CUP) de 20 de octubre de 1983 (BOE nº 28 de 1 de febrero de 1984) y 16.3 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) publicado en el BOE, suplemento nº 20 del 24 de enero de 1995."
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Con fecha 19 de abril de 2005 esta Sala dictó la siguiente providencia:
"Habida cuenta de que la notificación de la existencia del proceso no ha sido reglamentariamente puesta en conocimiento personal de la sociedad "Diet Artiach, S.L", cuyo interés en el mismo resulta obvio, sin que sean suficientes a estos efectos las diligencias practicadas en el curso de la instancia, con suspensión del señalamiento efectuado para el día de la fecha la Sala dispone que se emplace a la referida entidad "Diet Artiach, S.L." personalmente en el domicilio que consta de la misma, C/ Almorida, 2, 4º-2, 03.203-Elche (Alicante), así como a través de quien actuó representándola como Agente de la Propiedad Industrial ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, D. Marco Antonio, en el domicilio del mismo que consta en el expediente administrativo, C/ DIRECCION000, NUM000- NUM001, 28001-Madrid."
Recibidos el exhorto de notificación a "Diet Artiach, S.L." cumplimentado por el Juzgado Decano de Primera Instancia de Elche así como el resguardo telegráfico de haberse intentado sin efecto la notificación al Agente de la Propiedad Industrial D. Marco Antonio por haberse jubilado e ignorarse su paradero, por providencia de 21 de diciembre de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 22 de marzo de 2006, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 19 de junio de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Galletas Artiach, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la ampliación de la marca número 1.329.518 "Artiach" para productos de la clase 5ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "plantas medicinales, hierbas medicinales e infusiones medicinales".
A la ampliación de la marca número 1.329.518 "Artiach", solicitada por "Diet Artiach, S.L.", se había opuesto "Galletas Artiach, S.A." en cuanto titular de la marca número 105.064 (8) "Artiach", que ampara productos de la misma clase 5, en concreto "harina irradiada como alimentos de los niños; harinas de todas clases y maíz", y de la clase 30. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por cuanto, aun existiendo semejanza entre los signos enfrentados: Artiach, marca solicitada, y la marca nacional opuesta nº 105.064, Artiach, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado. Ha de puntualizarse que en el presente caso no se trata de concesión de una marca, sino de ampliación de los productos protegidos por la marca nacional nº 1.329.518, concedida por resolución de esta oficina de 18-1-93, y que ha convivido con la marca oponente, sobre todo, teniendo en cuenta que la misma ampara 'harinas de todas clases, harina irradiada como alimento de los niños y maíz', y la marca española en base a la cual se solicita la ampliación se registró inicialmente para 'productos farmacéuticos, veterinarios y especialmente para alimentos dietéticos para niños o enfermos'. Finalmente, indicar que la firma titular de la marca solicitada también es titular de la marca nacional nº 790.328 Artiach (gráfica), concedida en la misma clase 5 del Nomenclátor Internacional".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"En el presente caso los productos o servicios amparados no tienen el mismo número de Nomenclátor ni pertenecen al mismo ámbito comercial, toda vez que supone una ampliación de la marca nº 1329518 que ampara plantas medicinales, hierbas medicinales e infusiones medicinales."
En el primer motivo de casación, interpuesto al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , se imputa a la sentencia de instancia el defecto de incongruencia omisiva, por no haber decidido todos los puntos litigiosos objeto del debate. En concreto, por no haber hecho referencia a las alegaciones de la parte actora que trataban de poner de relieve la incompatibilidad entre la nueva marca concedida y la marca comunitaria número 94.698 "Artiach" para determinados productos de la clase 30. Respecto de ella se había aportado como prueba demostrativa de su existencia el documento número dos adjunto a la demanda, que contenía el correspondiente certificado de registro emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
El motivo ha de ser estimado. La Sala territorial se limita a una lacónica declaración sobre la compatibilidad de la nueva marca con sólo una de las dos que la parte actora reputaba prioritaria y obstativa al registro de aquélla. Al no tomar en cuenta, ni explícita ni implícitamente, que un argumento sustancial de la tesis actora se refería a la incompatibilidad del nuevo signo con la marca comunitaria "Artiach", precisamente registrada para proteger, entre otros productos alimenticios de la clase 30, "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café", la Sala de instancia incurre en el defecto procesal que se le imputa y debe, en consecuencia, ser casada.
Estimado el motivo de casación, la aplicación de lo dispuesto en el apartado segundo, letras c) y d), del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional determina que esta Sala haya de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.
Ante la Oficina Española de Patentes y Marcas "Galletas Artiach, S.A." adujo tan sólo la prioridad de su marca nacional número 0.105.064 (8) como obstáculo contra la pretendida ampliación de la marca "Artiach" a plantas medicinales, hierbas medicinales e infusiones medicinales. Ello no obstante, ya hemos expresado cómo en la demanda adujo, además, que era titular de una marca comunitaria idéntica ("Artiach") que protegía productos similares a aquéllos, entre los que figuran el café y el té. No se discute ni la pertinencia de invocar en el proceso judicial argumentos impugnatorios no aducidos en vía administrativa ni que la marca comunitaria tiene prioridad temporal frente a la aquí impugnada, pues aquélla se solicitó el 1 de abril de 1996 y ésta lo fue el 9 de octubre de 1996.
Siendo ello así, como lo es, resulta que no sólo concurre en este caso la plena identidad denominativa de los signos en liza (ambos consisten en el término "Artiach") sino que el prioritario ampara, entre otros, productos prácticamente idénticos o muy similares a los que el nuevo pretende favorecer. En efecto, el café o el té son productos catalogables en la categoría de plantas, hierbas e infusiones hasta tal punto que el consumidor medio ante quien se presentasen dos envases de té, por ejemplo, con la misma denominación "Artiach" supondría sin duda que tienen el mismo origen empresarial y que se trata de la misma infusión en ambos casos. Y la confusión no queda despejada por el hecho de que el nuevo signo proteja sólo plantas, hierbas e infusiones "medicinales", dada la dificultad para el consumidor de deslindar en relación con ellas las que tienen propiamente caracteres o propiedades "medicinales", en sentido amplio, y las que no.
A partir de esta premisa, la aplicación conjunta del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y del artículo 4 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, determina la estimación del recurso contencioso-administrativo. El artículo 4 de la citada Directiva , cuya incorporación al ordenamiento interno puede entenderse materialmente hecha por el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 a pesar de las fechas de uno y otro (como viene a reconocer la exposición de motivos de la ulterior Ley 17/2001 ), contempla como causa de denegación del registro de una marca el hecho de que sea idéntica o similar a la marca anterior y sean asimismo idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas rnarcas, existiendo por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Por marca anterior se entiende, a estos efectos, aquella cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la nueva marca, tanto si se trata de marcas comunitarias como de marcas registradas en un Estado miembro.
La improcedencia del nuevo registro, que deriva de cuanto se deja dicho, no queda desvirtuada por el hecho de que se trate de una ampliación a determinados nuevos productos de una marca "Artiach" ya registrada a favor de "Diet Artiach, S.L." para otros. El procedimiento y los criterios para decidir sobre la ampliación son los que corresponden a las nuevas solicitudes y, como es lógico, la situación registral que debe examinarse, a efectos de contraste con otros signos, es la correspondiente al momento en que se solicita la ampliación. Si, como aquí ocurre, en dicho momento goza de protección registral otra marca -nacional o comunitaria- ya solicitada que ampara unos determinados productos, dicha ampliación no podrá ser concedida ante la presencia de las prohibiciones relativas de registro a las que antes nos hemos referido.
En consecuencia, tras la casación de la sentencia, procede asimismo la estimación del recurso contencioso-administrativo. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Ha lugar al recurso de casación número 6079 de 2002, interpuesto por "Galletas Artiach, S.A." contra la sentencia dictada el 19 de junio de 2002 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 902/1998 ; sentencia que, por tanto, casamos dejándola sin efecto.
Estimamos el recurso contencioso-administrativo número 902 de 1998 y anulamos las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de julio de 1997 y 16 de diciembre de 1997 de concesión de la ampliación de la marca número 1.329.518 "Artiach".
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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