STS, 14 de Septiembre de 2004

Ponente:Óscar González González
Número de Recurso:3012/2001
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:14 de Septiembre de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

CONCESIîN DE INSCRIPCIîN DE MARCA. No concurren los presupuestos aplicativos de la prohibici—n de registro prevista en el art’culo 12.1 de la Ley de Marcas. Entre ambas marcas existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su rec’proca diferenciaci—n, excluyŽndose todo riesgo de error o confusi—n en el mercado. Se estima la demanda. Se desestima la apelaci—n.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil cuatro.

En el recurso de casación nº 3012/2001, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., representada por el Procurador Don Carlos Andreu Socias, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 97/2001 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de enero de 2001, recaída en el recurso nº 3511/1997, sobre concesión de inscripción de la marca mixta nº 1.995.674 Gráfica "P.R. PEÑA RHIN"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la FUNDACION PRIVADA CAN COSTA, representada por la Procuradora Doña Alicia Casado Deleito, y asistida de Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 1997, desestimatoria en recurso ordinario de la de 3 de febrero 1997, que concedía la inscripción de la marca mixta nº 1.995.674 Gráfica "P.R. PEÑA RHIN", para designar productos de la clase 16ª del Nomenclator internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en Auto de la Sala de instancia de fecha 20 de marzo de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (EL CORTE INGLES, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 7 de mayo de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico o de la Jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto la que se contiene en el art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable al caso.

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto del art. 13.c) y d) de la Ley de Marcas.

4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 13, apartados c) y d) y de la jurisprudencia aplicable al caso.

Terminando por suplicar sentencia por la que, con estimación de este recurso de casación, se case y anule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de febrero de 1997 y de 9 de julio de 1997, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca nacional nº 1.995.674, denegando el acceso registral de la mencionada marca denominada "GRAFICO TRIANGULO-PEÑA RHIN".

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 27 de noviembre de 2002, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 6 de febrero de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y FUNDACIÓN PRIVADA CAN COSTA), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 12 de febrero y 5 de marzo de 2003 respectivamente, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, se desestime el mismo, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 12 de mayo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 7 de septiembre del corriente, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En este recurso se examina la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), que desestimó el recurso interpuesto por la entidad EL CORTE INGLES, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la inscripción de la marca mixta nº 1.995.674 PR PEÑA RHIN (gráfica) de la clase 16 "Publicaciones, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; artículos de encuadernación, fotografías; artículos de papelería; materiales adhesivos para papelería; materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina; material de enseñanza; naipes; caracteres de imprenta; clichés; papel de envolver y para embalajes, bolsas de papel y plásticos; impresos, libros, revistas, folletos, catálogos; fotografías; objetos de escritorio y dibujo" por considerar que existen entre los distintivos enfrentados, la marca solicitada nº 1.995.674 PR PEÑA RHIN (gráfica) clase 16, y la oponente nº 1.013.150 EL CORTE INGLES (gráfica) de la misma clase, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

El Tribunal de instancia basa su sentencia en que:

"En el presente recurso se trata de determinar si la resolución en virtud de la cual la Oficina Española de Patentes y Marcas, acordó conceder la solicitud de registro de la Marca mixta "PR. PEÑA RHIN" es conforme a Derecho o no.

Para ello es preciso examinar la causa alegada para conceder tal inscripción, cual es, a tenor de la resolución del recurso ordinario:

- no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas.

- entre ambas marcas existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

Por lo que se refiere a la primera de las razones hay que remitirse a la propia dicción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas cuanto establece:

"No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Respecto de los Fundamentos de la resolución recurrida, hay que coincidir en la apreciación de que existe una denominación absolutamente distinta entre ambas marcas, cual es la contenida dentro del triángulo isósceles que, desde este punto de vista imposibilita la confusión.

Por lo tanto, hay que valorar si, desde el punto de vista gráfico, el hecho de que la denominación o identificación denominativa y fonética de las marcas se encuentre dentro de un triángulo isósceles es suficiente para ocasionar una confusión en el consumidor respecto del origen del producto.

Esta Sala ya se ha pronunciado, en un recurso anterior, con Fundamentos parecidos valorando que hay dos datos, en el punto de vista gráfico, además de la denominación contenida, que sirven para diferencias ambas marcas y que son el diferente colorido tanto del fondo del triángulo como de las propias letras y, de otro lado, que ni siquiera el tamaño y forma de las mismas es igual.

De forma tal que, incluso gráficamente, resultan diferenciables ambas marcas, y debiendo concluir que el triángulo utilizado como continente de la marca no es suficiente para que ambas se confundan aunque la clase de productos amparados sea la misma.

Por la representación de la recurrente se hace valer el argumento relativo a que el gráfico de la marca oponente consistente en un triángulo isósceles es de por sí suficientemente diferenciador, a consecuencia de la inversión en publicidad de todo tipo que ha realizado la misma.

Sin embargo tal forma geométrica en una orientación determinada, de por sí o sin color específico al menos, no es apropiable puesto que no resulta una creación artística original que con pretensiones de identificar unos productos con un determinado origen empresarial, es lo que se pretende proteger mediante la inscripción registral.

En cuanto a esa forma se le añaden notas denominativas o gráficas peculiares cuando se le dota de la originalidad necesaria a tal fin.

Por lo tanto, la forma geométrica no es apropiable como reivindica la recurrente, y la notoriedad alcanzada por la marca que representa lo ha sido en función de una serie de características que la hacen única e irreivindicable que es precisamente la que constituye la marca oponente con todas sus notas propias, esto es, la forma del continente con su color o colores peculiares distintos de los colores de las letras en su forma precisa, incluidas dentro de él.

En este punto recordaremos la doctrina de nuestro Tribunal Supremo establecida, entre otras, en Sentencia de fecha 7 de Marzo de 1984, cuando indica que cuando la denominación que se registra no se crea por un fabricante, utilizando su fantasía para dar nacimiento a una denominación, sino que se limita a tomar del acervo común un elemento genérico, registrándolo, e intentando con ello un uso exclusivo, prohibiendo su utilización y con ello, utilizando algo no creado por él, sino que ya existe, y que como genérico, no puede ser exclusivo, la inscripción de esa denominación no puede tener el alcance que pretende el apelante.

Por otra parte, respecto de la confusión en marcas gráficas la Sentencia de 15 de Abril de 1996, del Tribunal Supremo Sección 3ª establece que:

".... el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación. La marca mixta constituye un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares."

Por la recurrente se hace valer el argumento relativo a la notoriedad de la marca oponente y la preferente salvaguardia de que debe ser objeto, y al respecto hay que hacer valer además de los razonamientos ya expuestos, la doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo manifestada en Sentencias como la de 13 de Septiembre de 1996 cuando dice que:

".... la alegación del recurrente de que su marca goza de gran notoriedad, pues tal circunstancia coadyuva a que los potenciales consumidores de los productos amparados por la marca concedida y su oponente, no pueda generar error al elegir los productos distinguidos con una y otra, máxime cuando sólo descomponiendo los distintivos que integran tales marcas puede observarse algunas coincidencias, pero no suficientes para inducir a confusión en el mercado."

En esencia es aplicable la doctrina a que se hace referencia por la Abogacía del Estado, respecto de la valoración de la marca en su conjunto, manifestada entre otras en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de Octubre de 1997 diciendo: "El criterio general imperante en el examen de dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética, y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Por todo lo argumentado y la Jurisprudencia mencionada, es por lo que no cabe plantear la posibilidad de que la inscripción de la marca concedida vaya a producir una confusión a los consumidores en el mercado ni aprovechamiento de las marcas inscritas, que son, en definitiva, la razón de las prohibiciones contenidas en el artículo mencionado.

Es por todo ello que debemos considerar que las resoluciones administrativas son conformes a Derecho."

El recurrente funda su recurso en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

Pues bien, en el presente caso no se observa que la comparación efectuada por el Tribunal de instancia sea arbitraria o irracional. Por el contrario, se puede apreciar sin mayores dificultades que los signos enfrentados poseen indudables diferencias que permitirá su convivencia pacífica en el mercado, pues no cabe duda que la gráfica EL CORTE INGLES, tiene suficiente identidad que le permitirá distinguirse de la inscrita. En efecto, los distintos colores que recubren el triángulo, las diferentes letras que en él se incluyen y su distinta disposición y grafía, son elementos que permite a los consumidores individualizarlas.

En conclusión, la apreciación de la Sala sobre la inexistencia de riesgo de confusión, que no podemos revisar en casación, hace inaplicables los preceptos alegados y la jurisprudencia invocada en los dos primeros motivos y descarta que se haya producido su vulneración.

TERCERO

Los dos restantes motivos pueden ser examinados conjuntamente, puesto que el tercer motivo se funda en la presunta infracción del artículo 13, en sus apartados c) y d), de la Ley de Marcas y el cuarto en la de la jurisprudencia aplicable al caso.

Entiende la sociedad recurrente que su marca es, no sólo notoria, sino renombrada, y que la Sentencia de instancia no ha tenido en cuenta dicha circunstancia. Afirma que el elemento distintivo de todas las marcas del grupo empresarial El Corte Inglés es el triángulo isósceles, y que el carácter renombrado de las marcas que ostentan dicho elemento gráfico esencial debía haber llevado a la denegación de una marca que lo utiliza, vulnerando lo prevenido en los dos preceptos cuya infracción se denuncia, que prohiben el aprovechamiento de la reputación de otros signos registrados y la reproducción o imitación sin autorización de creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Ambos motivos han de ser también rechazados. En efecto, tanto la apreciación de la notoriedad de una marca dentro del sector en el que opera, o del renombre más allá del principio de especialidad, son valoraciones de hecho que quedan sometidas a las reglas vistas en el anterior fundamento de derecho: competencia de la Sala de instancia, intangibilidad en sede casacional salvo error grave y manifiesto, o error en la aplicación de los términos legales, además de los contados supuestos de error en la valoración de la prueba tasada. En este caso, la Sala, en el fundamento de derecho tercero dice sin género de dudas que, no existiendo confundibilidad entre las marcas enfrentadas dentro del propio ámbito aplicativo (dadas las diferencias que aprecia entre los signos respectivos), no puede pretenderse que el argumento de la notoriedad o del renombre desvirtúe dicho juicio. O, dicho en otros términos, que la protección reforzada de la notoriedad o del renombre sólo puede proyectarse cuando existe un riesgo de confusión o asociación entre marcas y, no existiendo tal riesgo, no puede esgrimirse este argumento para desvirtuar el juicio sobre la compatibilidad de las marcas.

A idéntica conclusión se llega en las sentencias de esta Sala de fechas 24 de noviembre y 12 de diciembre de 2003, 5, 19 y 21 de julio de 2004, entre otras, cuyos fundamentos son aquí aplicables.

Procede por ello desestimar los motivos de casación.

CUARTO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3012/2001, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLES, S.A., contra la sentencia nº 97/2001 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de enero de 2001, recaída en el recurso nº 3511/1997; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.