STS, 27 de Enero de 2009

JurisdicciónEspaña
Fecha27 Enero 2009
EmisorTribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de enero de dos mil nueve

VISTO el recurso de casación número 1661/2006, interpuesto por el Procurador Don Ernesto García-Lozano Martín, con asistencia de Letrado, en nombre y representación de Don Carlos Jesús, contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 669/2001, seguido contra las resoluciones del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas de 5 de junio de 2001, que desestimaron los recursos de alzada planteados contra la precedente resolución de 5 de julio de 2000, que acordó conceder la inscripción de la marca número 2.244.980 "TIMUEBLE" (mixta), para amparar servicios en clase 20 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 669/2001, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 17 de enero de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo, sin imposición de las costas del proceso.

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Don Carlos Jesús recurso de casación, que la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 9 de marzo de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal del recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 27 de marzo de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que habiendo por presentado este escrito con el poder que le acompaña, se sirva tener por formalizado en tiempo y forma recurso de casación contra la Sentencia a que me refiere en el encabezamiento de este escrito y, en su méritos y en los que resulten procedentes en derecho, dicte en su día sentencia casando y anulando la recurrida, y dictando en su lugar una nueva resolución por la que, estimando el recurso interpuesto por mi representado, se revoquen las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y se proceda a la cancelación de inscripción de la Merca núm. 2.244.980 "TI MUEBLE" en Clase 20ª, de D. Jose Antonio.

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CUARTO

Por providencia de la Sala de fecha 3 de mayo de 2007, se admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de la Sala de fecha 23 de mayo de 2007 se acordó entregar copia de los escritos de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 29 de junio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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SEXTO

Por providencia de fecha 13 de junio de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 10 de septiembre de 2008, suspendiéndose el señalamiento por necesidades del servicio, por providencia de esa misma fecha, y señalándose nuevamente para el día 20 de enero de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2006, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Carlos Jesús contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 5 de junio de 2001, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de julio de 2000, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.244.980 "TIMUEBLE" (mixta), que ampara productos en la clase 20 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base en la aplicación de los artículos 11.1 a), b) y c) y 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la apreciación de la existencia de disimilitud denominativa entre la marca nacional aspirante número 2.244.980 "TIMUEBLE", que designa productos en la clase 20, y la marca oponente número 1.676.911 "TU", que protege productos en la clase 20, descartando el pretendido carácter genérico del conjunto gráfico-denominativo que integra la marca solicitada, según se razona, en los fundamentos jurídicos segundo y tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] El citado art. 12.1 a) de la Ley de Marcas prohibe el registro como marcas de aquellos signos o medios que por su identidad o semejanza con una marca anteriormente registrada o solicitada para distinguir productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a error o confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

El precepto obliga así a aplicar el concepto jurídico indeterminado de semejanza, lo que ha de hacerse como indica el Tribunal Supremo con invariada reiteración, atendiendo a los datos fonológicos y gráficos, sus comerciales y pautas de comportamiento colectivo.

Aplicando al presente caso aquel precepto legal y estos criterios jurisprudenciales, es visto que entre las denominaciones TU y tiMUEBLE no existe semejanza de clase alguna ni riesgo alguno de confusión en el público consumidor, por lo que ambas pueden convivir en el mercado para distinguir muebles. El vocablo Tu, si estuviese acentuado sería un pronombre personal, y sin acento, el apócope de "Tuyo" y "tuya", cuyos claros significados son inconfundibles con la partícula TI que figura en la marca impugnada.

[...] Por lo que se refiere al carácter genérico que el recurrente imputa a la denominación tiMUEBLE, ésta sólo contiene una parte genérica, significativa del género mueble, pero la adición de la partícula TI ejerce un efecto dilusivo de la parte genérica resultando un conjunto diferenciador que no es genérico, por lo que no es de apreciar el propósito del recurrente de que la marca tenga la misma resolución denegatoria del registro que sí tuvieron sus solicitudes de la marcas TU MUEBLE y TUMUEBLE, inequívocamente genéricas.

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La sentencia recurrida, aunque reconoce el error en que incurre la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de junio de 2001, al resolver el recurso de alzada formulado por el representante de Don Carlos Jesús contra la precedente resolución registral de 5 de julio de 2000, en cuanto que sólo analiza el riesgo de confusión entre las marcas "ARTIMUEBLE" y "TIMUEBLE", sin detenerse en el examen de la marca oponente número 1.676.911 "TU", considera, con base en la aplicación del principio de economía procesal, que dicho defecto carece de eficacia invalidatoria, puesto que igualmente se habría desestimado el recurso administrativo, según se razona en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos :

[...] El recurrente alega que, siendo estos los términos de su recurso de alzada contra la concesión de la marca tiMUEBLE, la oficina registral no se refirió a ellos sino que en su segundo considerando realizó la comparación de esta marca no con la denominada TU sino con la marca ARTIMUEBLE que el titular de esta (y no el recurrente) había alegado en otro recurso de alzada distinto. Ciertamente la oficina incurrió en ese error al razonar su resolución denegatoria y ante la hipótesis de que acordásemos el reenvío del asunto a la Oficina para que resuelva la comparación de tiMUEBLE con TU, en lugar de con ARTIMUEBLE, parece procedente aplicar al caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la economía procesal, la cual, ante la eventualidad de una resolución previsiblemente desestimatoria, nos lleva a desestimar el presente recurso, si bien por razones antes expuestas bien distintas de las que la resolución recurrida tuvo en cuenta.

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Carlos Jesús se articula en la formulación de ocho motivos de casación, que se fundan todos ellos con el amparo procesal del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En el primer motivo de casación se denuncia la infracción, por inaplicación, del artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 42 y 3 del referido cuerpo legal, por respaldar la Sala de instancia la legalidad de la resolución administrativa que resuelve la alzada, basada en argumentos y derechos registrales no invocados ni planteados.

El segundo motivo de casación imputa a la sentencia recurrida la infracción de la jurisprudencia establecida respecto de la aplicación del principio de economía procesal, pues la Sala de instancia decide la desestimación del recurso contencioso- administrativo, por entender que la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas hubiera sido la misma aún en el supuesto de que hubiera resuelto sobre la base de los derechos invocados, convalidando un acto ilegal de la Administración.

El tercer motivo de casación se articula por infracción, por inaplicación, de los artículos 9.3, 103 y 106 de la Constitución, que proscriben la arbitrariedad de los poderes públicos, en cuanto la sentencia de la Sala de instancia establece la presunción de que la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de junio de 2001, aún de no haberse producido un error, hubiera sido, asimismo, desestimatoria del recurso de alzada.

El cuarto motivo de casación se funda en la infracción del artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por entender la Sala de instancia que la marca solicitada "TIMUEBLE" puede acceder al registro cuando carece del requisito de distintividad frente a terceros y no va a poder distinguirse de forma inequívoca de las expresiones "TU" o "TU MUEBLE", sobre los que ostenta derechos prioritarios.

El quinto motivo de casación, por infracción, por inaplicación, del artículo 3.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable al caso, reprocha a la sentencia recurrida no tener en cuenta los derechos prioritarios adquiridos por su uso respecto a los signos "TU" y "TU MUEBLE", que gozan de notoriedad en el tráfico mercantil, lo que conduce a que no proceda conceder la marca impugnada "TIMUEBLE", para distinguir muebles.

El sexto motivo de casación, por infracción del artículo 11.1 a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 11.2 y 3 del mismo cuerpo legal, imputa a la sentencia recurrida que desestime la aplicación de las prohibiciones del acceso al registro contenidas en dicha disposición sin tener en cuenta que la expresión "TIMUEBLE", para distinguir muebles, es genérica.

El séptimo motivo de casación, por infracción, por errónea aplicación, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 3.2 de la misma Ley, así como de la jurisprudencia aplicable al caso, censura a la sentencia recurrida que considere inconfundible el signo "TU" con la partícula "TI" de la marca impugnada, eludiendo los derechos prioritarios que ostenta sobre la existencia de dicho signo, así como de la expresión "TU MUEBLE", aplicado a muebles, y el riesgo de confusión y riesgo de asociación, debido a la similitud fonética y gráfica y a la existencia de coincidencia entre los ámbitos de aplicación.

El octavo motivo de casación, por infracción, por inaplicación, del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable al caso, se basa en la alegación de que la persistencia de la inscripción de la marca número 2.244.980 "TIMUEBLE" supone un «indebido aprovechamiento del prestigio de las marcas de su titularidad».

CUARTO

Sobre el primer, el segundo y el tercer motivos de casación: la alegación de infracción del principio de economía procesal.

El primer, el segundo y el tercer motivos de casación, que por razones de orden lógico procesal son examinados conjuntamente, no pueden ser acogidos, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha basado su decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo y de rechazo a las pretensiones de que se revoque la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de junio de 2001, que desestimó el recurso de alzada confirmando la precedente resolución de la Oficina registral de 5 de julio de 2000, y se ordene la cancelación de inscripción de la marca número 2.244.980 "TIMUEBLE" (mixta), en clase 20, en una aplicación del principio de economía procesal que se revela acorde con la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en cuanto que la sentencia recurrida, aún adversa a la parte recurrente, ha permitido que el proceso consiga su fin.

En efecto, según es doctrina consolidada de esta Sala, que se expone en la sentencia de 15 de noviembre de 1996 (RA 2676/1992 ), con cita de la sentencia de 30 de noviembre de 1995, el principio de economía procesal y el adecuado entendimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24 de la Constitución, requieren que, incluso cuando se aprecien vicios de procedimiento o de forma en los actos administrativos, sea excepcional la decisión de los Tribunales que se limita a acordar la retroacción del procedimiento para que, subsanados los defectos formales, se dicte un nuevo acto administrativo, debiendo aquellos, por el contrario, pronunciarse sobre la cuestión material realmente suscitada.

La justificación de esta doctrina jurisprudencial formulada sobre el principio de economía procesal, se sustenta en el carácter instrumental de las exigencias procedimentales y formales de la actuación administrativa, orientadas a la garantía de los derechos de los ciudadanos y el acierto de la propia Administración, de manera que la transcendencia invalidante de las infracciones de aquellas está supeditada a la quiebra de los derechos de contradicción o de defensa o a la privación de elementos esenciales de conocimiento que puedan variar el contenido del acto.

Por ello, entendemos que la denunciada infracción de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada del artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que «el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados[...]», y dispone que «no obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial», por no responder de forma precisa a las cuestiones de fondo planteadas, no tiene la transcendencia invalidatoria que propugna la parte recurrente, al no haberse producido indefensión ni agravación de la situación jurídica inicial, al desestimarse el recurso de alzada formulado contra la resolución de la Oficina registral de 5 de julio de 2000, y considerar, adecuadamente, la Sala de instancia, con base en la aplicación del principio de economía procesal, que procedía conocer en vía jurisdiccional de las cuestiones aducidas y resolver la controversia en sus justos términos.

En consecuencia, cabe rechazar que la actuación procesal de la Sala de instancia pueda ser tachada de contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución, por basarse en presunciones contra legem, pues apreciamos que está sólidamente amparada en la aplicación del principio de economía procesal, que restringe la declaración de invalidez de actos administrativos por razones formales, en cuanto que limita el efecto anulatorio a aquellos defectos que impiden alcanzar la finalidad del acto o hayan producido indefensión a los interesados, y promueve que no proceda acordar la reposición de actuaciones cuando tienen un efecto reiterativo o inútil, al ser previsible que la resolución del recurso administrativo sería, asimismo, desestimatoria de la pretensión de nulidad del registro de la marca número 2.244.980 "TIMUEBLE" (mixta), en clase 20.

QUINTO

Sobre el cuarto motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El cuarto motivo de casación, que descansa en la infracción, por inaplicación, del artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe rechazarse, puesto que consideramos, siguiendo los criterios establecidos en la sentencia de esta Sala de 30 de mayo de 2007 (RC 7440/2004 ), que la marca aspirante "TIMUEBLE" (mixta), que ampara productos en la clase 20 del Nomenclátor Internacional de Marcas, tiene la distintividad requerida por la referida disposición legal, al componerse de una denominación de fantasía y un diseño gráfico que evoca la figura de un muñeco que le dotan de fuerza individualizadora específica.

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre el requisito de distintividad de las marcas, expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

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Conforme a esta doctrina jurisprudencial, en los estrictos términos en que se funda este motivo de casación, no cabe estimar que la sentencia de la Sala de instancia no haya tenido en cuenta que la marca aspirante "TIMUEBLE", pueda ser confundida con la marca prioritaria número 1.676.911 "TU" y con el signo "TU MUEBLE", que gozarían de notoriedad en el tráfico mercantil, al deber ser objeto de examen esta cuestión en relación con la aplicación de las prohibiciones de registro contempladas en los artículos 11.1 a), b) y c), 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que analizaremos posteriormente.

SEXTO

Sobre el quinto motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 3.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El quinto motivo de casación, que imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 3.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia aplicable al caso, no puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha ignorado la doctrina de esta Sala expuesta en la sentencia de 7 de diciembre de 2006 (RC 3980/2004 ), donde advertimos el alcance de esta disposición, referida a las acciones de anulación que el "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados" puede reclamar ante los Tribunales, ejercitando su acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada y efectuando, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca, circunstancias distintas de las que en este caso se suscitan.

En relación con la exposición, por la parte recurrente, de idénticos argumentos a los que se formularon en el recurso de casación 7440/2004, en la sentencia de esta Sala de 30 de mayo de 2007, declaramos:

De forma insistente, tanto en esta alegación como en la anterior ya examinada, el actor suscita la confusión con la locución "Tu mueble" y con marcas que contendrían dicha expresión. Debe quedar claro, en primer lugar, que la única marca registrada opuesta en vía administrativa y judicial es la ya citada "Tu", número 1.676.911, para productos de la clase 20. En cuanto a la expresión "Tu mueble", una cosa es que el actor la haya utilizado desde hace tiempo como slogan publicitario y otra que tenga derechos registrales que impidan el registro de marcas que puedan provocar la confusión con ella. En este sentido debe decirse que el recurrente no ha acreditado que ostente tales derechos, sino tan sólo el uso comercial de dicha frase publicitaria, lo que no le otorga derechos de prioridad frente a pretensiones de registro de marcas, a salvo de que ejercitase la acción de nulidad contemplada en el artículo 3.2 de la Ley de Marcas ante la jurisdicción civil contra la marca ahora registrada.

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SÉPTIMO

Sobre el sexto motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 11.1 a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El sexto motivo de casación, que denuncia la errónea aplicación por la Sala de instancia del artículo 11.1 a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable al caso, debe ser desestimado, siguiendo la doctrina expuesta en la sentencia de esta Sala de 30 de mayo de 2007 (RC 7440/2004 ), puesto que descartamos que en este supuesto concurran las prohibiciones de registro de términos genéricos, usuales y descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir, a que se refiere dicha disposición, pues la percepción global del signo analizado "TIMUEBLE" (mixta), permite reconocer que contiene elementos denominativos y gráficos relevantes suficientes que le dotan de carácter distintivo y de fuerza individualizadora específica.

En la referida sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2007, respecto de esta misma cuestión, dijimos:

Debe rechazarse esta alegación. En primer lugar, el signo admitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas es un signo mixto, con un gráfico muy llamativo y una expresión "tiMueble", en la que el vocablo "mueble" no adquiere la absoluta predominancia que le otorga el demandante. Primero, porque es preciso atender, según una muy reiterada jurisprudencia, al conjunto del signo enjuiciado, que en este caso es una marca gráfica con un dibujo y la referida expresión "tiMueble". Pues bien, pese a que es cierto que el término mueble adquiere en el seno del conjunto gráfico denominativo una singularidad evidente, no llega a caracterizar el signo de forma absoluta, de forma que sólo haya que atenerse a su exclusivo significado, habida cuenta de que está contenido en el término de fantasía "tiMueble" y con un muñeco encima. Pero, sobre todo, no tiene razón la parte actora cuando afirma que la marca incurre en las referidas prohibiciones en la medida en que el registro se pretende para los servicios de la clase 39, ya indicados más arriba, no para muebles y, ni siquiera, para el transporte o almacenaje de muebles en particular. Así las cosas, y por mucho que el "termino" mueble tenga una presencia destacada en la marca solicitada, no puede sostenerse que el signo en su integridad gráfico denominativa, y ni siquiera el elemento denominativo "TiMueble" a solas, pueda ser calificado como genérico, usual o descriptivo de los servicios de la clase 39 a los que se destina.

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A estos efectos, cabe recordar que, en relación con la registrabilidad de marcas que se compongan de signos o indicaciones genéricas, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2004 (RC 5816/2001 ), con base en la interpretación del artículo 11 de la Ley de Marcas, expresamos:

Cualquiera que sea la interpretación que quiera darse al artículo 6º quinquies del Convenio de la Unión de París, como a los tres primeros apartados del artículo 11 de la Ley de Marcas, no puede desconocerse que la función primordial de la marca es su distintividad, como se infiere del artículo 1º de esta Ley. Por tanto, cualquier signo que no sirva en el comercio para distinguir un producto de los demás pertenecientes a otros empresarios, carece del elemento fundamental de una marca. A esta idea responden las prohibiciones contenidas en los mencionados preceptos, sin que los términos "todo" o "exclusivamente" en ellos empleados puedan sacarse de su verdadero contexto y atribuirles una significación que no tienen. Lo que se trata de indicar en los preceptos mencionados es que el signo debe contener elementos suficientes que hagan que los que puedan ser generales para todos los productos de una clase pasen a segundo plano en el examen del consumidor, adquiriendo aquellos tal relevancia que desplazan a éstos por su importancia. De esta forma, un signo genérico que incorpore detalles accesorios con poca relevancia frente a la más atractiva fuerza de la totalidad del conjunto, puede decirse que está desprovisto de "todo carácter distintivo", o que está "formado exclusivamente" por esos signos o indicaciones genéricas. Acoger la tesis de la recurrente posibilitaría las marcas proscritas en los indicados preceptos del Convenio y de la Ley con la sola agregación de un insignificante detalle con poca virtualidad individualizadora

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Por ello, la tesis que propugna la recurrente de que debe rechazarse el registro de la marca número 2.244.980 "TIMUEBLE" (mixta), para designar muebles en la clase 20 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por destacar «sobremanera» el vocablo "MUEBLE" e incluir en su configuración un gráfico que tiene un carácter accesorio o secundario, en aplicación de las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 11.1 a), b) y c) de la Ley de Marcas, no puede ser aceptada, pues no tiene en cuenta qu el apartado 3 de la disposición legal analizada autoriza a registrar como marca la composición de varios signos de los mencionados en los apartados 1, letras a), b) y c), si dicha composición cumple con el requisito de distintividad y con la función especificativa a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, lo que hemos aceptado en los precedentes fundamentos jurídicos de esta sentencia.

OCTAVO

Sobre el séptimo motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El séptimo motivo de casación formulado no puede prosperar, porque la censura que formula la defensa letrada de la Entidad recurrente a la sentencia recurrida, fundada en la infracción, por errónea aplicación, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable al caso, carece de fundamento, puesto que consideramos que la Sala de instancia aplica de forma razonable el criterio jurisprudencial que sostiene que la apreciación del riesgo de confusión y del riesgo de asociación de las marcas debe basarse en la impresión global o de conjunto que producen en el consumidor, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes, ya que el juicio sobre los factores de confundibilidad se realiza conforme a las reglas de la experiencia, la lógica y el sentido común, atendiendo al grado de disimilitud de las denominaciones enfrentadas "TIMUEBLE" y "TU", que excluye que se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación y, en consecuencia, determina que puedan convivir en el mercado aunque designen productos idénticos.

Por ello, cabe apreciar que la Sala de instancia no ha incurrido en error patente ni en irracionalidad o arbitrariedad en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», al rechazar la aplicación de la prohibición de registro que contiene dicho precepto, en relación con la concesión de la marca número 2.244.980 "TIMUEBLE" (mixta), que distingue productos en la clase 20 (muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas), respecto de la marca oponente número 1.676.911 "TU" (mixta), que distingue idénticos productos en la clase 20, puesto que el juicio de compatibilidad de los signos enfrentados se funda en la apreciación de la falta de semejanza de los elementos denominativos y gráficos considerados, y en la inexistencia de identidad conceptual, que propugna la recurrente, sin pronunciarse sobre la incompatibilidad con el signo "TU MUEBLE", al no haber accedido al registro.

Observamos, por ello, que la Sala de instancia no contradice los criterios jurídicos formulados por esta Sala del Tribunal Supremo sobre la debilidad de la eficacia obstativa de aquellas marcas compuestas por signos genéricos, que descansa en el reconocimiento, como un supuesto de genericidad impropia de que existen determinados signos compuestos por términos comunes, utilizados habitualmente en el comercio para designar la naturaleza, la calidad o la especie de los productos, que carecen de una aptitud individualizadora significativa y que no son susceptibles de apropiación por nadie, en cuanto pertenecen al dominio público.

El juicio sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas confrontadas que efectúa la Sala de instancia, basado en el carácter débil de la denominación contrapuesta "TU", se revela acorde con la doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que advierte que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, ya que aprecia la existencia de disimilitud entre los signos enfrentados "TIMUEBLE" y "TU", al no generarse error sobre el origen empresarial de los productos mobiliarios reivindicados.

Procede advertir que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los productos designados, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Se aprecia que la Sala de instancia no incurre en error jurídico al estimar que las marcas enfrentadas pueden convivir en el mercado en el sector de los productos de muebles, al deber valorar que al consumidor medio, relevante en la adquisición de esta clase de productos, que percibe normalmente la marca como un todo, y que se supone es un consumidor informado razonablemente, atento y perspicaz, no se le induce a error sobre el carácter indicativo de la procedencia de dichos productos, en razón de la distintividad del signo "TIMUEBLE", que caracteriza la marca aspirante, acompañado de una representación gráfica de un muñeco, que tiene un significativo carácter distintivo.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios de la actividad empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial en un sistema no falseado y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Entendemos que la Sala de instancia ha respetado este criterio jurisprudencial al atender de forma ponderada a los intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al descartar que la convivencia de las marcas enfrentadas "TIMUEBLE" y "TU", genere riesgo de confusión o riesgo de asociación.

Se constata, asimismo, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", lo que permite rechazar el segundo motivo de casación, puesto que la apreciación del grado de disimilitud denominativa, fonética y gráfica ente las marcas enfrentadas, compensa la identidad de los productos amparados.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Esta conclusión jurídica que sostenemos, determinante de la declaración de compatibilidad de los signos enfrentados, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas o signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

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Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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NOVENO

Sobre el octavo motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Procede rechazar el octavo motivo de casación, que se fundamenta en la alegación de que la Sala de instancia ha vulnerado, por inaplicación, el artículo 13 c) del referido cuerpo legal, que establece que "no podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados", por no tomar en consideración la notoriedad de la marca prioritaria "TU" y del signo "TU MUEBLE", que vincularía al órgano judicial a aplicar la prohibición de registro establecida en dicha disposición legal, y a excluir la persistencia de la inscripción de la marca número 2.244.980 "TIMUEBLE" (mixta), puesto que el Tribunal a quo rechaza, implícitamente, que se produzca dicho aprovechamiento, dado que se trata de marcas que incluyen denominaciones diferenciadas que no posibilita el error entre el público consumidor.

En efecto, conforme es doctrina de esta Sala, la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que, habiendo declarado el Tribunal sentenciador que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable, salvo cuando se acredite que para el público pertinente se produce riesgo de conexión entre los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, que influya en las opciones de compra y suponga un beneficio injusto por parte del titular de la marca solicitante y debilitamiento del carácter distintivo o de la notoriedad o del renombre de la marca anterior.

En todo caso, cabe significar que el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas, a que alude el artículo 13 c) de la Ley de Marcas, exige una actividad probatoria tendente a acreditar que la marca oponente es renombrada porque goza de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competidoras, y son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, y tiene un alto prestigio y buena fama o es notoriamente conocida por una significante parte del público al que van dirigidos los productos o servicios designados.

Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.244.980 "TIMUEBLE" (mixta), que distingue productos de la clase 20, es compatible con la marca nacional oponente número 1.676.911 "TU", en clase 20, al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para inducir a confusión en los consumidores, ya que se deduce que su convivencia en el mercado no genera dilución o debilitamiento de la marca prioritaria.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los ocho motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Carlos Jesús contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 669/2001.

DÉCIMO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Carlos Jesús contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 669/2001.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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