STS 24/2004, 3 de Febrero de 2004

1º.- El Procurador don Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de "INMOBILIARIA SARASATE, S.A.", promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía sobre nulidad, caducidad de marca y otros extremos, turnada al Juzgado de Primera Instancia número 49 de Barcelona, contra "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.", en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: Dicte en su día sentencia dando lugar a la demanda y, consecuentemente: 1º.- Declarar la nulidad del nombre comercial número 3820 "HOTEL RITZ DE BARCELONA", ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 2º.- subsidiariamente, declarar la caducidad del nombre comercial número 3820 "HOTEL RITZ DE BARCELONA", ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 3º.- Y, en cualquier caso, y en virtud de los derechos prioritarios de los que goza "HOTEL RITZ MADRID, S.A.", de declare que la titularidad a favor de "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." del nombre comercial número 3820, no faculta a ésta para impedir a la demandante el uso como marca y rótulo de establecimiento del distintivo "HOTEL RITZ", para el establecimiento del actual "HOTEL RITZ" sito en la Gran Vía de Les Corts Catalanes, número 664- 668 de Barcelona. 4º.- Que se condene en costas a la parte demandada".

2. - Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, la Procuradora doña Adelaida Espejo Iglesias, en su representación, la contestó oponiéndose a la misma, y, formulando a su vez demanda reconvencional, en la que, tras alegar hechos y fundamentos de derecho, suplicó al Juzgado: "Dictar sentencia estimando la demanda reconvencional y en la que se contengan los siguientes pronunciamientos: 1º.- Declare que el uso por "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." de la denominación "HOTEL RITZ DE BARCELONA," en cualquier modalidad supone una violación del derecho exclusivo que posee esta parte en virtud de sus registros de nombre comercial y rótulo de establecimiento. 2º.- Condene a "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." a cesar en el uso de los distintivos propiedad de "HOTEL RITZ BARCELONA, S.A.". 3º.- Condene a indemnizar a esta parte los perjuicios causados en cuantía que se determinará en ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros establecidos para dichos perjuicios en la vigente Ley de Marcas. 4º.- Condene a publicar a costa de "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." la sentencia que en su día se dicte por este Juzgado. 5º.- Condene a la demandada reconvencional "INMOBILIARIA SARATE, S.A." al pago de todas las costas de esta demanda reconvencional".

3. - Evacuando el traslado conferido, el Procurador don Antonio María de Anzizu y Furest, en su representación, contestó a la reconvención oponiéndose a la misma y, suplicando al Juzgado: "Dictar sentencia desestimando dicha demanda, con imposición de costas a la actora reconvencional, con declaración expresa de su temeridad".

4. - El Juzgado de Primera Instancia número 49 de Barcelona dictó sentencia, en fecha 12 de diciembre de 1994, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que desestimando íntegramente el escrito inicial de demanda presentado por el Procurador Sr. Anzizu Furest en nombre y representación de "INMOBILIARIA SARASATE, S.A.", debo absolver y absuelvo a "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." de cuantas peticiones se hubiesen formulado en su contra, con imposición de costas a la parte demandante. Igualmente, desestimando íntegramente el escrito de reconvención presentado por el Procurador Sra. Espejo Iglesias, en nombre y representación de "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." debo absolver y absuelvo a "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." de cuantas peticiones se hubiesen formulado en su contra, con imposición de costas a la parte reconviniente".

5. - Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia, en fecha 29 de octubre de 1997, cuyo fallo se transcribe textualmente: "Desestimamos íntegramente el recurso interpuesto por "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Juzgado número 49 de Barcelona cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente resolución y estimamos parcialmente el interpuesto por el "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." y revocándola: 1) Condenamos a "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." a cesar en el uso del rótulo de establecimiento 204.557 "HOTEL RITZ DE BARCELONA". 2) Condenamos a "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." a indemnizar a "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." los perjuicios sufridos por éste desde el 14 de octubre de 1993 hasta el cese en el uso de signos incompatibles con el nombre comercial de su titularidad".

El Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de "INMOBILIARIA SARASATE, S.A.", interpuso, en fecha 19 de febrero de 1998, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos: 1º) Al amparo de los artículos 1692.3 y 1693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 862, apartados 1 y 2, de la citada Ley y 24, apartados 1 y 2 de la Constitución Española; 2º) al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 56, 81 y 126 de la Ley de Marcas y 24 de la Constitución Española; 3º) al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por violación de los artículos 1, 11,1 f) y 47 de la Ley de Marcas y artículos 6º Quinquies B.3 y 8 del Convenio de la Unión de París; 4º) al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 4, 53. a) y 81 de la Ley de Marcas; 5º) al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 359 de la citada Ley; 6º) al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1252 del Código Civil y 7º) por infracción de los artículos 36.b) y 39 de la Ley de Marcas y 1252 del Código Civil, y, terminó suplicando al Juzgado: Dicte sentencia con estimación de los motivos articulados.

Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, la Procuradora doña Lucila Torres Rius, en nombre y representación de "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.", lo impugnó mediante escrito de fecha 27 de julio de 1998, suplicando a la Sala: Dicte en su día sentencia desestimando el indicado recurso de casación y confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial, con expresa imposición de costas a la recurrente.

La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso el día 16 de enero de 2004, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

La compañía "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a la sociedad "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.", e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, a lo que la demandada se opuso y, además, reconvino con las reclamaciones allí consignadas.

El Juzgado rechazó la demanda y la reconvención, y su sentencia fue revocada en parte por la de la Audiencia en el sentido de condenar a "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." a cesar en el uso del rótulo del establecimiento número 204.557, "HOTEL RITZ DE BARCELONA", y a indemnizar a "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." los perjuicios sufridos por ésta desde el 14 de octubre de 1993 hasta el cese en el uso de signos incompatibles con el nombre comercial de su titularidad.

"INMOBILIARIA SARASATE, S.A." ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia por los motivos que se examinan a continuación.

Son antecedentes necesarios para la resolución de este recurso de casación los siguientes:

1. - La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993 declaró que la sociedad "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." es titular exclusiva del negocio "HOTEL RITZ DE BARCELONA", así como del nombre comercial registrado "HOTEL RITZ DE BARCELONA", y condenó a la sociedad "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." a "abstenerse de cualquier uso de dicho distintivo comercial, no consentido de manera expresa por aquella parte".

2. - La condenada en aquella sentencia pretende en el presente juicio que, pese al expresado pronunciamiento, el nombre comercial no faculta a "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." para impedir el uso a "INMOBILIARIA SARASATE, S.A.", como marca y rótulo del establecimiento, del distintivo "Hotel Ritz" para el establecimiento del Hotel Ritz, sito en la Gran Vía de Les Corts Catalanes, números 664-668 de Barcelona.

3. - Con esa finalidad, "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." articuló tres peticiones: a) la declaración de nulidad del indicado nombre comercial; b) la de la caducidad del mismo; y c) la de que la prioridad de los derechos del "Hotel Ritz Madrid" impide a la demandada vetar el uso del distintivo "Hotel Ritz".

El motivo primero del recurso -al amparo de los artículos 1692.3 y 1693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 862, apartados 1 y 2, de este ordenamiento y 24, apartados 1 y 2, de la Constitución, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada rechazó el recurso de apelación interpuesto por esta parte contra el auto de 1 de octubre de 1994, por el que fue desestimado el recurso de reposición formulado por la misma contra la providencia de 27 de julio de 1994, donde se acordó no admitir los documentos aportados por esta parte para completar la información parcial facilitada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en ejecución de su prueba documental pública número 6, acreditativa de la prioridad, a favor de "The Ritz Hotel Limited" sobre el distintivo "Ritz", en virtud de la inscripción y concesión de la marca internacional número 6931, solicitada el 16 de mayo de 1908, con fundamento en que era correcta la decisión de la prueba desechada en primera instancia por extemporánea, al considerar que contra la citada providencia de inadmisión no cabía otro recurso que el de reposición, por quedar limitada la apelación a que se refiere el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los supuestos previstos en el artículo 380 de la propia Ley, y, asimismo, la afirmación de que la recurrente pudo proponer prueba en segunda instancia, al amparo de la previsión contenida en el artículo 707 de la Ley Procesal Civil, lo que hizo, pero con omisión de la ahora intentada por cauce inadecuado, sin embargo, mediante escrito de 2 de marzo de 1995, se propuso ante la Audiencia esta prueba, como documental pública número 3, consistente en la unión de la certificación original de la marca internacional número 136.333, de la que es titular "The Ritz Hotel Limited", expedida por la organización mundial de la Propiedad Intelectual, señalada como documento número 16 de la actora, y, como documental pública número 4, consistente en que la Oficina Española de Patentes y Marcas, con remisión de copias cotejadas del citado documento número 16 y de las obrantes en los folios 701 a 704 de los autos, certifique la veracidad de los datos contenidos en los mismos, relativos al distintivo, productos, solicitante, titular actual de la marca internacional número 6931, después número 57.684 y, en la actualidad, número 136.333, así como la situación registral en España de la repetida marca internacional, cuyas pruebas fueron denegadas por la Audiencia en auto de 4 de septiembre de 1995, contra el cual se interpuso recurso de súplica, igualmente rechazado por auto de 18 de octubre de 1996, aunque con el acuerdo de la unión del documento número 16 a las actuaciones "sin prejuzgar sobre su posible eventual admisión futura como prueba ni el valor que en su momento pueda atribuírsele; en atención a que el documento número 16 solo pretendía completar una parte esencial de la información facilitada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la inadmisión de las citadas pruebas, que infringe el artículo 24 de la Constitución, ha ocasionado indefensión a la recurrente, pues las deficiencias de la Administración no pueden perjudicarle y la documentación de que se trata acredita que la prioridad del distintivo "Ritz" no corresponde a la demandada, sino a la sociedad "The Ritz Hotel Limited", la cual ha otorgado autorización expresa a favor de "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." para su uso en el hotel sito en la Gran Vía de Les Corts Catalanes números 664-668 de Barcelona, de la propiedad de la actora- se desestima porque, en contestación al escrito de la representación procesal de "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." de fecha 2 de marzo de 1995, relativo a los medios de prueba propuestos por esta parte en segunda instancia, por auto de la Audiencia de 4 de septiembre de 1995, se declaró la improcedencia de las pruebas documentales públicas números 3 y 4, referidas en el cuerpo del motivo, dada su absoluta extemporaneidad y el hecho de no tratarse de una prueba, sino de la pretensión de subsanar alegadas deficiencias de la documental pública practicada, extremo que debía valorarse y, en su caso, subsanarse en fase procesal de decisión, e interpuesto recurso de súplica, por auto de 18 de octubre de 1996, se razonó por la Audiencia que, respecto a las documentales números 3 y 4, "no cabe confundir la omisión de prueba, subsanable en su caso, mediante su reproducción en la segunda instancia, con la prueba practicada en forma que la parte afirma deficiente, pues llevada a cabo la afirmada irregularidad no subsanada en la primera instancia, deberá valorarse en fase de decisión", y, aunque se rechazó el recurso, la Sala de instancia argumentó que "aún cuando la petición de que no se desglose el documento aportado como número 16 -cuya autenticidad hasta la fecha no se ha cuestionado por la contraparte, que, por el contrario, impugna su trascendencia al litigio-, resultó extemporánea, procede su unión a autos al no entorpecer el proceso y sin prejuzgar sobre su posible eventual admisión futura como prueba ni el valor que en su momento pueda atribuírsele".

Por lo expuesto, no aparece ninguna irregularidad procesal que provoque la vulneración de los preceptos señalados en el encabezamiento del motivo, pues la prueba documental que nos ocupa ha sido inadmitida de conformidad con una correcta aplicación de las prescripciones legales correspondientes, e, inclusive, el documento número 16, en virtud de los razonamientos contenidos en el auto de 18 de octubre de 1996, fue unido al Rollo de la Sala, lo que significa que fue tenido en cuenta por el Tribunal.

La argumentación integrada en el fundamento de derecho tercero de la resolución recurrida ("debe significarse que, como hemos indicado, pudo la parte proponer prueba en segunda instancia, al amparo de la previsión contenida en el artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, -lo que hizo pero con omisión de la que ahora intenta por cauce inadecuado-, razón que nuevamente ha de llevar a su desestimación. Máxime cuando ni el Juez entendió en su momento, ni la Sala entiende ahora, procedente hacer uso de la facultad que a los Tribunales otorgan los artículos 340 y 874 de la precitada Ley procesal"), si bien incide en error, por efecto de que dicha prueba se interesó en grado de apelación, la equivocación queda desvirtuada por la actuación de la propia Audiencia en el tratamiento procesal de su respuesta al escrito de 2 de marzo de 1995 y al recurso de súplica contra la misma.

La solicitud de que se acuerde la admisión como prueba documental aportada por la recurrente mediante escrito de 25 de noviembre de 1994, obrante en autos a folios 701 a 704, aunque fue acordada su devolución, así como del documento entregado con aquel escrito que fue de nuevo aportado en segunda instancia como número 16 y se unió a las actuaciones; o bien se acuerde la práctica de la prueba documental número 4 del escrito de 2 de marzo de 1995, concerniente a la propuesta y admitida en primera instancia y no cumplimentada por la Oficina Española de Patentes y Marcas; interesan la práctica de diligencias para mejor proveer en casación, lo que carece de cobertura legal.

El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión de los artículos 56, 81 y 126 de la Ley de Marcas y 24 de la Constitución, ya que, según denuncia, la sentencia de instancia niega la legitimación activa de la demandante para el ejercicio de la acción de nulidad del nombre comercial número 3.820 de la litigante pasiva, no obstante el artículo 56 de la Ley de Marcas faculta que la acción declarativa de la nulidad o de la caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial (actualmente, Oficina Española de Patentes y Marcas) o por cualquier persona que ostente interés legítimo, norma que es aplicable a los nombres comerciales en virtud de lo previsto en el artículo 81 de la misma Ley- se desestima porque la recurrente sostiene su "interés legítimo" para el ejercicio de la acción de nulidad en el requerimiento efectuado por la demandada, después de recaída la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993, con la finalidad de solicitar, previamente a la ejecución judicial, el cumplimiento de la sentencia dictada, pero esta actuación de la demandada supone un mero intento por conducto notarial para evitar la ejecución por vía judicial y no consolida para aquella el presupuesto de que se trata, necesario para el ejercicio de la acción, dado el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo referido en el apartado primero del fundamento de derecho segundo de esta sentencia, cuya plasmación podía facilitarse de conformidad por las partes o en fase de ejecución de la resolución, sin que la legitimación activa de "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." tenga apoyo en el artículo 126 de la Ley de Patentes, que sólo establece la facultad de que el demandado por violación de un derecho de patente pueda reconvenir solicitando la nulidad de dicho registro, en virtud de que, como sienta con acierto la sentencia recurrida, "no puede identificarse la condición de "demandada", a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Patentes, con la de "condenada" en un juicio anterior".

Después de haber sustentado en la demanda que la legitimación de su posición la había obtenido del "Hotel Ritz Madrid", carece de rigor procesal el cambio efectuado por la recurrente, aducido en el acto de la vista de apelación y planteado ahora en casación, respecto a que se encuentra autorizada por la mercantil "The Ritz Hotel Limited", la cual, según dice, explota los derechos de don César Ritz, fundador del "Hotel Ritz" de París, a cuya imagen y semejanza y con su consentimiento fue construido el conjunto inmobiliario donde se ubican las instalaciones del hotel que explota la actora, en virtud de que esta alegación constituye mutación de la demanda y está vetada por los principios "liti pendente nihil innovetur" y "non mutatio libelli", que exigen el obligado respeto a lo establecido previamente con carácter sustancial.

El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración de los artículos 1, 11.1 f) y 47 de la Ley de Marcas y 6º quinquies B.3 y 8 del Convenio de la Unión de París, puesto que, según reprocha, la sentencia de la Audiencia se refiere al plazo de prescripción de cinco años fijado en el artículo 48 de la Ley de Marcas para pedir la nulidad, pero tal precepto, según la recurrente, no es aplicable al supuesto de autos, al figurar establecido para la nulidad de marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Marcas, que establecen causas de nulidad relativa, a no ser que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción sería imprescriptible, sin embargo la demandante ha alegado como una de las causas de nulidad del nombre comercial número 3.820 las sobrevenidas del artículo 11.1 y 11.1 f) de la Ley de Marcas, que son causas de nulidad absoluta, cuya acción, como dispone el artículo 47.3 de la Ley de Marcas, es imprescriptible- se desestima por las razones que se dicen seguidamente.

El planteamiento del motivo se basa en que, una vez desvinculado el nombre comercial de la demandada del hotel del que la recurrente es propietaria, surge la incapacidad distintiva de este signo o su capacidad de engañar al público, lo que constituye causa de nulidad sobrevenida, pues resulta obvio que el mantenimiento de la titularidad a favor de aquella de un nombre comercial consistente en la denominación "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A" para distinguir "transacciones mercantiles de su negocio de hotel, café y restaurante", que no ejercita la contraparte según ha quedado acreditado en las actuaciones, puede inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad, las características y la procedencia de los servicios, por cuanto el público puede atribuir a ésta una explotación que no realiza al vincularla con la titular originaria de los derechos sobre el distintivo "Ritz", conexión que no existe en la actualidad; aparte de ello, la recurrente manifiesta en el cuerpo del motivo que lo pretendido en el presente recurso es la determinación de si tienen derecho o no a usar el emblema "Ritz" para explotar el hotel sito en la Gran Vía de Les Corts Catalanes número 664-668 de Barcelona y si la contraparte ha perdido, en cambio, el derecho a ser titular y a usar tal distintivo, dadas las actuales circunstancias de hecho y las que determinaron la implantación de un hotel en Barcelona con tal denominación.

Las normas que se dicen vulneradas no son de aplicación al caso; el signo "Ritz" no es engañoso, ni induce a confusión, y, en definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993 declaró que la Sociedad "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A." es titular exclusiva del negocio "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.", así como del nombre comercial registrado "HOTEL RITZ DE BARCELONA", y condenó a la compañía "INMOBILIARIA SARASATE, S.A." a abstenerse de cualquier uso de dicho distintivo comercial, no consentido de manera expresa por aquella parte.

El motivo cuarto del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por violación de los artículos 4, 53, apartado a), y 81 de la Ley Marcas, debido a que, según censura, la sentencia de apelación ha reconocido de forma expresa que el nombre comercial número 3.820 no ha sido usado para los servicios para los que fue concedido, desde hace más de cinco años, por lo cual la consecuencia tendría que haber sido la declaración judicial de su caducidad de conformidad con lo dispuesto en los preceptos citados como infringidos- se desestima porque la sentencia recurrida dice textualmente que "Consiste el uso real y efectivo del signo en su utilización en el mercado por el propio titular o por terceros con consentimiento expreso del mismo (artículo 4.3 de la Ley de Marcas), lo que exige tener en cuenta cual sea el ámbito en que se usa. Resulta así intranscendente que el nombre comercial "dirigido a diferenciar al "empresario"- no haya sido utilizado por la demandada para diferenciar "servicios" de hostelería "lo que sería propio de la marca- ni para identificar el "inmueble" en el que aquella actividad se desarrolla "lo que corresponde al rótulo (de ahí la irrelevancia del documento 7 de la contestación)-. En el caso de autos: a) constituye el uso requerido por la norma su utilización simultánea con la denominación social (esta última es la que se usa en los documentos 5 y 6 de la contestación de la demanda), dada la coincidencia de ambas señas de identidad, para el arrendamiento del Salón Imperial a fin de ceder su explotación para actividades propias de sector empresarial para el que el signo fue concedido (documento número 4 de la contestación de la demanda); y b) el uso por un tercero contra la voluntad de su titular, a "contrario sensu" de lo que dispone el artículo 4.3 de la Ley de Marcas, no puede valorarse como pretende la demandada, como un uso que la favorece. Genera un riesgo de confusión o de asociación del signo propio con el ajeno ilegítimo aunque no sea de la misma naturaleza, como lo evidencia el artículo 12 de la Ley de Marcas que expande el efecto obstativo o de prohibición relativa de registro a signos de otra naturaleza, dentro de los límites de la especialidad, lo que constituye causa justificativa del no uso por el titular del "nombre comercial". En este sentido, tolerado por la congruencia, dado que se ajusta a los hechos suministrados por las partes y a sus peticiones, bien que introduce matices amparados en los principios "iura novit curia" y "da mihi factum, dabo tibi ius", en el que debe ser interpretada la afirmación de la demandada referida a la imposibilidad de que aprovecha a la actora su ilícito actuar"; de manera que se hace supuesto de la cuestión en el motivo al soslayar los hechos probados para, a partir de una construcción propia y unilateral de la parte recurrente, extraer consecuencias jurídicas en oposición a lo resuelto de conformidad con la prueba.

El motivo quinto del recurso -al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 359 de este ordenamiento, toda vez que, según aduce, la sentencia impugnada incide en incongruencia al no resolver la cuestión planteada por esta parte respecto al mejor derecho de la misma para usar el distintivo "Ritz" y, por tanto, sobre la inexistencia de derechos a favor de la actora que le permitan impedir, en cualquier caso, el uso que la recurrente ha efectuado de dicho signo mercantil, cuya referida anomalía decisoria se apoya en una interpretación distorsionada del concepto de cosa juzgada, al ser un tema no debatido en el pleito que terminó con la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993- se desestima porque la sentencia recurrida manifiesta literalmente que "la tercera pretensión de la actora (relativa a que la prioridad de los derechos del "Hotel Ritz Madrid, S.A." impide a la contraparte vetar el uso del distintivo "Hotel Ritz") fue rechazada por la sentencia recurrida con fundamento en la "cosa juzgada". La temeridad del alegato revocatorio surge de la comparación entre lo suplicado -que la demandada no puede vetar al demandante el uso del distintivo-. Y lo decidido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993 -que condenó a la actora a «abstenerse de cualquier uso de dicho distintivo comercial, no consentido de manera expresa por aquella parte (la demandada)»-, y nos releva de otra argumentación que la de dar por reproducidos los correctos argumentos de la sentencia apelada", de manera que es evidente que la temática expresada en el motivo ha sido objeto de examen y pronunciamiento en la decisión de la Audiencia.

La recurrente indica que lo aquí pretendido consiste en que, en cualquier caso, es decir, aunque se desestime el pedimento de nulidad o, subsidiariamente, el de caducidad del nombre comercial de que es titular la demandada, éste y su rotulo comercial no facultan a la contraparte para impedir el uso del distintivo "Ritz" a la actora, dada la existencia de derechos prioritarios sobre el mismo a favor de terceros de los que dimana el derecho de uso a favor de ésta, lo que constituye una cuestión que no fue tratada en el pleito a que se refiere aquella sentencia del Tribunal Supremo, sin embargo este planteamiento no sirve para el objetivo pretendido, según se indica en los razonamientos que se exponen en el último párrafo del fundamento de derecho cuarto de esta sentencia y se reiteran en el examen del motivo siguiente, a los que, en evitación de repeticiones, nos remitimos.

El motivo sexto del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión del artículo 1252 del Código Civil, ya que, según manifiesta, la sentencia de instancia no ha considerado que aunque el nombre comercial 3.820 no fuera nulo y estuviera vigente, lo que hace extensible al rotulo del establecimiento número 204.557, no le otorgaría su registro a la demandada el tipo de derecho excluyente que pretende arrogarse frente a la actora, pues el mismo no le corresponde en ningún caso a aquella, sino a la titular de los derechos registrales prioritarios, "The Ritz Hotel Limited", como se acreditó en el documento número 16 aportado por este litigante, quién tiene la facultad de autorizar o prohibir el uso del distintivo mercantil "Ritz" como rótulo de establecimiento para Barcelona y/o como marca relacionada con la hostelería, no en vano la inscripción de su nombre comercial dimanó de aquel mismo titular, si bien con la condición de que fuera utilizada para distinguir un hotel de las características del situado en la Gran Vía de Les Corts Catalanes de Barcelona número 668, cuya infraestructura es propiedad de la demandante- se desestima porque, como ya quedó sentado en la instancia, la recurrente introduce un planteamiento que constituye una inaceptable mutación de la demanda, ya pretendida en fase de contestación a la reconvención, pues en el escrito inicial del proceso se afirmaba que la autorización para el uso y la legitimación de su posición la había obtenido de entidad "Hotel Ritz Madrid, S.A.", que era la que gozaba de derechos prioritarios y preferentes sobre el indicado distintivo.

El motivo séptimo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración de los artículos 36 b) y 39 de la Ley de Marcas y 1252 del Código Civil, puesto que, según acusa, la sentencia de la Audiencia no ha valorado que la acción ejercitada por violación del rótulo de establecimiento número 204.557, como la instada de indemnización de daños y perjuicios por violación de nombre comercial, han prescrito por el transcurso del plazo de cinco años- se desestima porque, de una parte, el registro del rótulo del establecimiento fue concedido el 4 de junio de 1993 y la reconvención se tuvo por formulada mediante proveído de 26 de enero de 1994, y de otra, la titularidad exclusiva del nombre comercial proviene de sentencia firme.

La alegación de la recurrente de que no ha usado, ni usa el rótulo de establecimiento número 204.557, se opone a lo determinado en el fundamento de derecho decimoquinto de la sentencia de instancia, donde se declaran, como hechos probados, la utilización de los signos "HOTEL RITZ" en la parte superior del inmueble en el que se desarrolla la actividad hotelera por el demandado y "HOTEL RITZ BARCELONA" en la fachada del mismo y a ambos lados de su puerta principal.

Igualmente, se expone en el motivo que no corresponde a la demandante reconvencional ninguna compensación de daños y perjuicios, según establece la doctrina jurisprudencial que ha interpretado el artículo 36 b) de la Ley de Marcas, para la cual no basta alegar los daños y perjuicios, sino que ha de ser probada su existencia, sin embargo esta cuestión ya ha sido resuelta en la instancia, mediante la argumentación de que "la aplicación de esa doctrina no impide en determinados casos tenerlos por demostrados cuando éstos surgen «ex re ipsa», especialmente teniendo en cuenta la previsión contenida en el artículo 38.2 c) al concretar como uno de los criterios para determinar las ganancias «el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho»", que es aceptada por esta Sala; además, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993 no ha manifestado que el ilegítimo uso de los signos ajenos no producía daños, y sólo afirmó que no se había probado su existencia, y nada obstaba al examen de la presencia o no de los producidos con posterioridad a aquella resolución y que no pudieron ser juzgados por ser posteriores a la misma, que es lo efectuado por la sentencia de apelación.

La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español