STS, 6 de Mayo de 2002
| Ponente | D. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA |
| ECLI | ES:TS:2002:3149 |
| Número de Recurso | 412/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil dos.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación nº 412/1996, interpuesto por D. Federico , representado por D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA y asistido por letrado, contra la sentencia nº 65, dictada el 17 de febrero de 1995 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recaída en recurso nº 299/91 sobre Marca nº 1.156.106 "NIKE".
Se ha personado como parte recurrida NIKE INTERNACIONAL LTD., representada por el procurador D. ANTONIO ANDRÉS GARCÍA ARRIBAS.
La Sentencia recurrida dispone lo siguiente: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de D. Federico contra las "resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 2 de Julio de 1990, por las que se estiman los Recursos de Reposición interpuestos por la compañía NIKE INTERNACIONAL LTD., contra la denegación de las Marcas 1.156.105 "NIKE" gráfica, clase 18 y 1.156.106 "NIKE" gráfica, clase 25, acordándose consecuentemente su concesión"; declaramos dichos actos conformes a Derecho en el punto expresamente impugnado. Sin costas.".
Contra dicha Sentencia ha interpuesto recurso de casación el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira en representación de D. Federico . En el escrito de interposición alega los motivos que estima conducentes a su pretensión y pide a esta Sala "dicte en su día sentencia por la que ESTIMANDO el presente recurso de casación, CASE Y ANULE la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 17 de febrero de 1.995; y ordene, EN SU LUGAR, la definitiva DENEGACIÓN de la marca nº 1.156.105, NIKE con gráfico, clase 18, y la nº 1.156.106, NIKE con gráfico, clase 25.".
El procurador D. Antonio Andrés García Arribas, en representación de Nike Internacional Ltd., como parte recurrida, se ha opuesto al recurso de casación y solicita a la Sala "dicte sentencia por la que, con desestimación de dicho recurso, se confirme íntegramente la sentencia recurrida y con ella las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de concesión a mi mandante de los registros de marcas españolas nºs 1.156.105 y 1.156.106 "NIKE con gráfico" para los productos que reinvidican en las clases 18 y 25 de nomenclátor, con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.".
Con fecha 11 de julio de 1997, la representación de D. Federico , presenta escrito acompañando Sentencia nº 538 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 6 de junio de 1997, que considera relevante poner en conocimiento de esta Sala, solicitando "se sirva admitirlo, acordando su incorporación al presente Recurso al amparo de los preceptos citados.". Dado traslado a la parte recurrida, la representación de Nike International Ltd. presentó escrito de alegaciones solicitando "se acuerde no haber lugar a la incorporación al presente recurso del documento unido al escrito de la representación del Sr. Federico de 9 de julio de 1.997, con devolución de los mismos a dicha representación, sin dejar constancia de ellos en las actuaciones.". Por providencia de 30 de octubre de 1997 la Sala acuerda "no haber lugar a incorporar los documentos que aporta el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueiras y devuélvanse a su procedencia sin dejar constancia en autos.".
La parte recurrente, con fecha 3 de diciembre de 1999, presenta escrito ante esta Sala acompañando Sentencia nº 779/99 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 22 de septiembre de 1999, que resuelve el recurso de casación 1.172/95, por considerar que "la trascendencia jurídica de esta resolución en el presente Recurso es manifiesta" y suplica a la Sala "se sirva admitirlos al amparo de lo establecido en el art. 506.1 de la Ley de Enjuicimiamiento Civil, aplicable supletoriamente a esta jurisdicción y tenga por hechas las manifestaciones en él formuladas a los efectos legales oportunos.". Del documento acompañado se dio traslado a la procuradora Sra. Campillo García, en representación de la parte recurrida. Con fecha 29 de diciembre de 1999, dicha parte, presentó escrito de alegaciones solicitando a la Sala "se sirva admitirlo y tener por hechas las alegaciones realizadas en el mismo en evacuación del trámite conferido [...]". La Sala, por providencia de 27 de enero de 2000, resolvió: "Dada cuenta, oída la ponencia y encontrándonos en un recurso de casación en el que conforme dispone el Art. 1.724 de la L.E.C., ni antes de la vista ni en el acto de su celebración podrá admitir la Sala documento alguno, procede la devolución de los mismos a la Procuradora Dª Mª del Carmen Ortíz Cornago, sin dejar constancia en autos de los documentos que acompaña.".
Mediante Providencia de 8 de enero de 2002 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 21 de marzo de 2002. Por necesidades del servicio y para su consideración conjunta con el recurso nº 4801/1995 se suspendió dicho señalamiento, acordando para la deliberación y fallo del mismo el día 24 de abril de 2002, en que han tenido lugar.
En el presente recurso de casación se impugna la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el 17 de febrero de 1995, que desestimó el recurso contencioso-administrativo por el que se pretendía la nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de julio de 1992. Mediante tales actos se estimaron los recursos de reposición de NIKE International Ltd. contra la inicial denegación por el registro de sus marcas 1.156.105, "NIKE", con gráfico, para la clase 18, y 1.156.106, "NIKE", con gráfico, para la clase 25, las cuales quedaron así concedidas.
La Sentencia de instancia tuvo en cuenta, para rechazar el recurso contencioso-administrativo, que la marca oponente, 88.222 "NIKE", con gráfico, para la clase 25, que alegaba prioridad, pese a la coincidencia que existe entre ella y las concedidas, no impedía su convivencia, toda vez que era posible distinguir unas y otra. Llegaba a esa conclusión la Sala sentenciadora a partir de las diferencias visuales y auditivas que apreciaba entre ellas, así como a la vista de las diferencias existentes entre los productos (bolsas de deporte, calzado deportivo, y prendas de vestir deportivas, por lo que respecta a las concedidas y calcetines, medias y géneros de punto, por lo que hace a la oponente) y ante la notoriedad del "swoosh" que integra el signo de las marcas registradas.
El recurso de casación se fundamentó en dos motivos.
El primero, expresado al amparo del artículo 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional denunció la infracción del artículo 80, en relación con el artículo 43.1 de ese texto legal, pues la Sentencia no habría resuelto todos los puntos controvertidos. En particular, no se habría pronunciado sobre la invocación de la cosa juzgada que se hizo en el proceso de instancia respecto de la imposibilidad de convivencia en las clases 18 y 25 de las marcas en conflicto. Y tampoco lo habría hecho a propósito de las pretensiones del demandante que se apoyaban en los artículos 124.11 y 13, 132.1 y 150.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
El segundo motivo, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional apuntaba la infracción del artículo 124.1, en relación con el artículo 150.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y de la doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación.
Sobre las mismas marcas que centran el debate procesal originado en este recurso de casación se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en la Sentencia de su Sala Primera nº 779/99, de 22 de noviembre de 1999. En ella, tras considerar que la nº 88.222, "NIKE", con gráfico, clase 25, no había caducado y, en atención a la protección que merece como signo prioritario, dicta, en lo que ahora nos interesa, el siguiente fallo:
"[...] Declarar la nulidad de las marcas número 1.156.105 y 1.156.106, concedidas a "Nike International, LTD" por sendas resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de julio de 1.990 [...]".
Consciente de que nos encontramos ante un escenario peculiar, la representación de NIKE International Ltd., en el escrito de alegaciones que presentó tras la providencia por la que se acordó suspender el señalamiento inicial de este recurso de casación y posponerlo al día 24 de abril de 2002, para así examinarlo conjuntamente con el recurso de casación 4801/1995, previsto para esa fecha, sobre otro caso de contraposición de las marcas enfrentadas en éste, se refiere al recurso de amparo por ella interpuesto contra la Sentencia de la Sala Primera. Subraya que ha sido admitido a trámite y que el procedimiento está concluso, pendiente sólo de señalamiento. Eso le lleva a manifestar que podría ser aconsejable, por razones de prudencia, posponer la decisión de este recurso de casación hasta que se resuelva aquél. No obstante, termina diciendo lo siguiente: "Sin embargo, no parece que tan cautelosa medida sea del todo necesaria: las marcas números 1.156.105 y 1.156.106 "NIKE y gráfico SWOOSH" en clases 18 y 25 no son confundibles con la marca nº 88.222. La O.E.P.M. y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo reconocieron así con impecable motivación".
No compartimos estos puntos de vista. Por un lado, la pendencia de un recurso de amparo no condiciona nuestra decisión, cualquiera que sea su sentido. La Sala ha de determinar en este recurso de casación si la Sentencia impugnada ha incurrido en alguno de los motivos de casación que la Ley prevé. Y esa tarea ha de llevarla a cabo teniendo presente el ordenamiento jurídico vigente, que tampoco se ve afectado por esa pendencia. Por lo demás, ha de reconocerse que el pronunciamiento de la Sala Primera del Tribunal Supremo incide sobre ese ordenamiento jurídico que debemos considerar, precisamente en el punto crucial de este recurso: la conformidad a Derecho de las marcas de NIKE International Ltd.
Siendo así las cosas, es evidente que debemos tener presente esa decisión, pues, con ella, el Tribunal Supremo ha establecido, mediante Sentencia firme, por lo demás ya ejecutada, la nulidad de las marcas contra cuya concesión se recurrió, primero en la instancia y, después, en casación. Tal circunstancia nos releva de examinar los motivos concretos por los que se pretende esta última. Y es que la nulidad declarada no queda confinada en un ámbito jurídico determinado, sino que se proyecta con carácter general, afectando, desde luego, al orden contencioso-administrativo, en contra de lo que sostiene la parte recurrida. El artículo 50 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, recoge una bien explícita regulación del alcance de la nulidad de las marcas que refuerza nuestra posición. Por eso, es preciso estimar el recurso de casación y anular la Sentencia de instancia, en la medida en que se sustenta sobre la conformidad a Derecho de unas resoluciones administrativas que, según ha declarado el Tribunal Supremo en la Sentencia de su Sala Primera de 22 de noviembre de 1999, han concedido unas marcas viciadas de nulidad. Y, por las mismas razones, procede estimar el recurso contencioso-administrativo.
A tenor de lo establecido por el artículo 102.2 de la Ley de la Jurisdicción, no se hace imposición de costas, debiendo satisfacer cada parte las suyas de la instancia.
En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,
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Que ha lugar al recurso de casación nº 412/1996, interpuesto por Musswellbrook Limited, contra la sentencia dictada el 17 de febrero de 1995 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recaída en el recurso 299/1991, que anulamos.
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Que estimamos el recurso contencioso-administrativo 299/1991 y anulamos las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de julio de 1990 por las que se concedieron las marcas 1.156.105 "NIKE", con gráfico, clase 18 y 1.156.106 "NIKE", con gráfico, clase 25.
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Que no hacemos imposición de costas, debiendo satisfacer cada parte las suyas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.
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STS, 21 de Julio de 2008
...anticipado, el transporte, depósito, almacenaje, suministro y distribución de calzado, artículos de vestir y complementos. Las SSTS. de 6-5-2002 (rec. 412/96) y 30-9-2003 declararon la incompatibilidad de las marcas mixtas «Nike» en clases 18 y 25 por su confundibilidad con la marca 88.222,......
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STSJ Comunidad de Madrid 1571/2004, 22 de Diciembre de 2004
...anticipado, el transporte, depósito, almacenaje, suministro y distribución de calzado, artículos de vestir y complementos. Las SSTS. de 6-5-2002 (rec. 412/96) y 30-9-2003 declararon la incompatibilidad de las marcas mixtas «Nike» en clases 18 y 25 por su confundibilidad con la marca 88.222,......