STS, 22 de Marzo de 2007

"Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo número 893/1999 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de diciembre de 1998, confirmados por los de 28 de abril de 1999, que denegaron las marcas números 2.127.589, 2.127.590 y 2.127.591, "Distribución Gas Extremadura", con gráfico, en las clases 35, 37 y 39.

En su escrito de demanda, de 11 de diciembre de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare que las resoluciones impugnadas no son conformes a Derecho, sino radicalmente nulas, manifestando en su lugar que es procedente sea concedida la inscripción registral de las marcas números 2.127.589,

2.127.590 y 2.127.591 'Distribución Gas Extremadura' (con gráfico de cigüeña y demás elementos figurativos), para distinguir respectivamente servicios de las clases 35, 37 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 7 de febrero de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

El Letrado de la Junta de Extremadura contestó a la demanda con fecha 13 de marzo de 2001 y suplicó sentencia "por la que se desestime aquélla, por estimar que con la resolución impugnada es conforme a derecho, con imposición a la parte actora de las costas devengadas en el presente recurso". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 5 de diciembre de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso- administrativo nº 893/99 interpuesto por el Proc. Javier Ungría López en nombre y representación de Distribución y Comercialización de Gas Extremadura contra las resoluciones dictadas el 7 de diciembre de 1998 por la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimaron los recursos ordinarios interpuestos contra las tres resoluciones de fecha 28.4.99 que denegaron la inscripción registral de las marcas nº 2.127.589, 2.127.590 y 2.127.591, todas ellas denominadas 'Distribución Gas Extremadura'. Debemos declarar que la resolución impugnada es conforme a Derecho. Sin hacer expresa condena al pago de las costas causadas en este proceso".

Con fecha 20 de mayo de 2004 "Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5163/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "esta parte invoca que han sido quebrantadas las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia". En concreto, "de los arts. 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional citada y a lo dispuesto sobre la coherencia en el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del "artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia interpretativa".

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "volviendo de nuevo esta parte a invocar que han sido quebrantadas las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia."

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "esta parte alega la infracción del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley por jueces y tribunales".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "al entender esta parte que la sentencia recurrida ha infringido la norma del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 28 de noviembre de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado

4. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de marzo de 2007, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 5 de diciembre de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción de las marcas números 2.127.589, 2.127.590 y 2.127.591, "Distribución Gas Extremadura" con gráfico, para distinguir servicios de las clases 35 ("servicios de importación y exportación, promoción y representación y exclusivas sobre gas y derivados, aparatos y equipos para los mismos"), 37 ("servicios de instalación, mantenimiento, montaje y reparación de conducciones de gas") y 39 ("servicios de distribución de gas"), respectivamente, del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de las marcas números 2.127.589, 2.127.590 y 2.127.591, "Distribución Gas Extremadura", con gráfico, solicitada por "Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A.", se habían opuesto:

1. A todas ellas, "Gas Natural SDB, S.A." (en cuanto titular de la marca número 2.020.486-8, "Gas Natural Extremadura", que ampara servicios de la clase 39, en concreto "servicios de almacenamiento y distribución de toda clase de productos y subproductos del gas, y otras materias combustibles, en general todo tipo de almacenamiento y distribución") y la Presidencia de la Junta de Extremadura (como titular de las marcas números 2.030.948 a 2.030.989, "Junta de Extremadura" y gráfico escudo -en las clases 1 a 42 del Nomenclátor, respectivamente-, 2.063.237 a 2.063.278, "Junta de Extremadura" y gráfico "Cigueño" -en las clases 1 a 42 del Nomenclátor, respectivamente-).

2. Además, la Junta de Extremadura opuso a la marca aspirante número 2.127.589/4 su marca número

2.030.982/1, "Junta de Extremadura", para "[...] servicios de importación, exportación, representaciones y exclusivas comerciales [...]", de la clase 39; a la marca aspirante número 2.127.590/4, su marca número

2.030.984/8, "Junta de Extremadura", para "servicios de construcción, reparación, servicios de instalación", de la clase 37; y a la marca aspirante número 2.127.591, su marca número 2.030.986/4, "Junta de Extremadura", para "servicios de transporte, embalaje, almacenaje y distribución de mercancías [...]", de la clase 39.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados Distribución Gas Extremadura, gráfica, marca solicitada, y la marca oponente nº 2.020.486, Gas Natural Extremadura, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, dado que la marca solicitada distingue: 'servicios de importación, exportación, exclusivas sobre gas y aparatos y equipos para los mismos' ['servicios de instalación, mantenimiento, montaje y reparación de conducciones de gas' y 'servicios de distribución de gas'], y la marca opuesta: 'servicios de almacenamiento y distribución de toda clase de productos y subproductos del gas, y otras materias combustibles'."

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente ya que la finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

La semejanza fonética entre esos distintivos excluyente de la inscripción solicitada se basa en estar contenida la denominación de la marca solicitada en otras ya registradas para distinguir productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor. Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial.

Siendo su titular registral notoriamente conocido en el mercado, el nuevo registro conducirá a que el consumidor incurra en error sobre el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos.

Tampoco el gráfico que acompaña a la denominación, puede evitar la confusión derivada de la coincidencia fonética y de la identidad de la clase de productos amparados, pues una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos. En el presente caso la denominación ha de entenderse como predominante por la carga conceptual y, en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Las diferencias ponen de relieve que se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.

De tal modo que lo relevante será la impresión de conjunto, y desde este punto de vista las desemejanzas son mínimas.

A mayor abundamiento en este caso concurre la prohibición contenida en el art. 11 apartado 1 de la Ley de Marcas entonces aplicable ya que reproduce la denominación de una Comunidad Autónoma y no media la autorización, habiendo comparecido como codemandado la Junta de Extremadura, la cual solicitó la desestimación del recurso."

Antes de analizar los motivos de casación aducidos por la recurrente hemos de recordar que otro recurso de casación análogo (el número 7702/2002) fue desestimado por esta Sala en sentencia de 3 de junio de 2005 . Se impugnaba en él la dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 9 de septiembre de 2002, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo número 1092/2000 interpuesto por la misma sociedad contra otra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (de 24 de octubre de 2000) que, a su vez, había acordado denegar la inscripción de la marca número 2.127.586, "Distribución y Comercialización de Gas Extremadura" (mixta), para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Los motivos de denegación de aquella marca coincidían con los utilizados para rechazar las que son objeto del presente litigio.

Respaldamos en dicha sentencia "[...] el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia, desde una visión global o de conjunto de las marcas confrontadas, que existe riesgo de confusión por la coincidencia en la utilización de los términos 'Gas' y 'Extremadura', que, en la formación de las denominaciones considera elementos distintivos dominantes, al no distinguirse con claridad por el escaso grado de disparidad denominativa y por la similitud de los campos aplicativos, ya que coinciden ambas marcas en la prestación de servicios relacionados con el gas, que promueve que en el consumidor medio se suscite riesgo de asociación, de modo que se revela que el juicio de semejanza no ha sido arbitrario ni irrazonable."

El primer motivo de casación se deduce al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional y en él se afirma que "la sentencia de la instancia puede ser tachada de incoherente con las actuaciones administrativas y jurisdiccionales previas a ella, al haber imputado a las marcas de los expedientes de autos la prohibición del artículo 11.1 [letra h] de la Ley de Marcas 32/1988 por el hecho de que el vocablo 'Extremadura' forme parte de la denominación de esas marcas, siendo así que no hubo invocación alguna de dicho precepto por ninguna de las partes de aquellas actuaciones, ni constó tal prohibición legal en las resoluciones administrativas".

El motivo no puede ser estimado pues la referencia que la Sala hace a la citada prohibición absoluta de registro es meramente accesoria ("a mayor abundamiento"), como se deduce de su mera lectura. Se trata de un argumento complementario, no determinante, respecto del principal que era el relativo al contraste de la marca aspirante con las opuestas, y en concreto con la marca "Gas Natural Extremadura". No siendo argumento decisivo para el fallo, mal puede afirmar la recurrente que ha quedado "indefensa [...] por no haber podido alegar en contra de tal prohibición legal" cuando no ha sido dicha prohibición la razón de decidir de la sentencia ahora recurrida.

Estas mismas consideraciones son aplicables al segundo motivo de casación mediante el cual, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta. Considera la recurrente que la prohibición absoluta de que los signos distintivos reproduzcan o imiten las denominaciones de las Comunidades Autónomas sólo es aplicable "en aquellas circunstancias que estén justificadas de acuerdo con la ratio legis del citado precepto y entendemos que tal prohibición no es oportuna en el caso presente".

Como quiera que, repetimos, la razón principal por la que se desestimó el recurso en la instancia no fue la derivada de aplicar el artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas sino la preexistencia de una marca anterior respecto de la cual la denegada podía inducir a confusión, el segundo motivo de casación ha de ser rechazado pues, cualquiera que fuera el resultado de su análisis, en nada afectaría al fallo de la sentencia.

El tercer motivo de casación se plantea al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional

, "volviendo de nuevo esta parte a invocar que han sido quebrantadas las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia." Considera esta vez que el tribunal de la instancia ha incurrido en incongruencia por haber "ignorado absolutamente y no haber dado ningún tipo de respuesta a una cuestión esencial planteada en la demanda del anterior recurso contencioso de mi representada, cual es la relativa a que la coincidencia que presentan las denominaciones comparadas 'Distribución Gas Extremadura' y 'Gas Natural Extremadura' en el vocablo genérico 'gas' y en el geográfico 'Extremadura' no contribuye a la semejanza de conjunto atribuida a esas denominaciones".

El motivo reproduce el contenido del que ya rechazamos en la sentencia de 3 de mayo de 2005 y deberá ser igualmente desestimado. Es cierto que para aplicar la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (sobre cuya base se construye el fallo) pueden ser relevantes otros preceptos de la misma Ley y que una reiterada jurisprudencia permite matizar la comparación de los signos distintivos cuando en ellos se encuentren términos genéricos o con menor distintividad. Pero la sentencia de instancia no ha excluido el análisis de las cuestiones que, en este sentido, afirma la recurrente.

En efecto, la lectura del segundo fundamento jurídico de la sentencia revela que la Sala tuvo en cuenta la alegación que la demandante hizo "en apoyo de la concesión registral", esto es, que el titular de la marca oponente no podía impedir que otro suministrador de gas de la Comunidad Extremeña se valiera de las dos palabras coincidentes (Gas y Extremadura) para sus propios signos cuando estos últimos (los aspirantes), "en su conjunto, difieran del de esa empresa oponente y sólo se parezcan en esos términos no monopolizables". Tuvo en cuenta, asimismo, el tribunal sentenciador que la empresa recurrente ponía el énfasis en que sus marcas aspirantes incorporaban una "palabra novedosa" (Distribución) que contribuía a "su identificación y a su diferenciación con respecto a la marca de Gas Natural" .

La Sala desestima esta alegación cuando argumenta en su sentencia, de modo repetido, sobre el "conjunto" de los elementos integrantes de las nuevas marcas y sobre la "impresión de conjunto" que provocan en relación con la ya existente subrayando que, desde esta perspectiva, las "desemejanzas son mínimas". No ignora, pues, la alegación actora (basada, también y precisamente, en la referencia final al conjunto de los términos, tras su desagregación), pero no la acepta al reputar que los nuevos signos, examinados en su globalidad, ofrecen "ante los ojos del consumidor" una "impresión sustancialmente idéntica" a los ya registrados.

En el cuarto motivo de casación se denuncia "la infracción del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley por jueces y tribunales, puesto que la sentencia recurrida ha cambiado de criterio con respecto a dos resoluciones judiciales que habían sido dictadas previamente por la misma Sala". Se refiere con ello a las sentencias del mismo tribunal, Secciones Cuarta y Tercera, de 8 de abril de 2003 (recurso número 270/2000) y 13 de junio de 2003 (recurso número 1253/1999 ), respectivamente.

El motivo no puede ser estimado, por varias razones:

1. En primer lugar, el mero cambio de criterio de un tribunal respecto de decisiones precedentes de otros no es, de suyo, censurable por este título si la nueva sentencia resulta debidamente motivada, como aquí ocurre. En este caso el órgano que dicta la sentencia impugnada (Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia) no coincide con los que dictaron las dos antes reseñadas.

2. En segundo lugar, ya hemos destacado cómo existían precedentes de la misma Sala territorial que coincidían con el sentido de la sentencia ahora impugnada: si admitiéramos que en este caso se vulneró el principio de igualdad por la discordancia de la Sala con dos decisiones judiciales anteriores y tuviéramos que anular la sentencia impugnada para que se respetase el sentido de los precedentes, entre ellos figuran también los que coinciden con la tesis que es objeto de este recurso: de modo que si la sentencia impugnada vulnera el principio de igualdad por no atenerse a las dos precedentes, éstas a su vez también lo vulnerarían por no atenerse a lo dicho en otra anterior a ellas (la ya citada de la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de septiembre de 2002 ).

3. En tercer lugar, de las marcas que fueron objeto de las dos sentencias citadas no todas coinciden con las que son objeto de este recurso, pues entre ellas se encuentra la denominada "Distribución y Comercialización de Gas Extremadura", en razón de cuyas características singulares (la duplicidad de términos diferenciados, sobre los dos coincidentes, y el hecho de tratarse de la razón social) se dictaron aquéllas.

4. En cuarto y último lugar, el acogimiento del motivo implicaría, en realidad, que esta Sala se vería vinculada en casación por decisiones de un tribunal territorial que fueron dictadas en litigios precedentes cuando, por el contrario, ya hemos considerado razonable el juicio de semejanza al que nos referimos en el fundamento jurídico tercero.

En el último motivo de casación se imputa a la sentencia de instancia, al amparo del artículo

88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . A juicio de la recurrente, la concurrencia en las denominaciones enfrentadas de los vocablos ("Gas" y "Extremadura") no era suficiente para aplicar la prohibición de registro inserta en aquel precepto, pues ambos términos "están excluidos de la distintividad que debe caracterizar a toda marca por la ratio legis de las letras a), b) y c) del artículo 11.1 de la misma Ley ". Afirma igualmente que se vulnera "la doctrina jurisprudencial que manda se supriman a efectos comparativos los vocablos genéricos, geográficos, descriptivos o usuales en el comercio".

El motivo debe ser rechazado por las mismas consideraciones que sirvieron para desestimar el correlativo en el recurso de casación número 7702/2002, al contenido de cuya sentencia nos remitimos. Podríamos añadir a ellos que el argumento de la recurrente resulta en cierto modo paradójico y contrario a sus propios intereses, pues si admite que los términos "Gas" y "Extremadura" de suyo carecen de "distintividad", a fortiori debería aplicar esta misma conclusión al otro término de sus marcas aspirantes ("Distribución") cuando con dichas marcas pretende proteger, precisamente, servicios de instalación y distribución de gas u otros íntimamente relacionados con éstos. El término "distribución" resultaría ser, en efecto, el que designa precisamente el servicio que trata de proteger, con lo que incurriría en la prohibición absoluta del artículo

11.1.a) de la Ley de Marcas .

Si, en hipótesis, por el juego del apartado tercero del artículo 11 pudiera admitirse como marca la que integra varios signos que de suyo están incursos en las prohibiciones de las tres primeras letras del apartado primero de aquel artículo, su contraste con las marcas precedentes ya inscritas deberá hacerse en atención al conjunto resultante siempre que tenga la suficiente distintividad en cuanto tal. La comparación con las marcas precedentes no podrá limitarse, en tal caso, a prescindir de los términos incompatibles por aplicación del artículo 11 ("vocablos no susceptibles de monopolio", según la expresión de la recurrente) sino a contrastar, como acertadamente hizo el tribunal de instancia, unas y otras marcas en su apariencia externa global, tal como se presentan ante el consumidor, a los efectos de pronunciarse sobre el riesgo de confusión que las aspirantes puedan producir respecto de las ya registradas.

Desde esta perspectiva, el juicio de la Sala sentenciadora se revela conforme a derecho pues interpreta debidamente el artículo 12.1.a) de la Ley, cuya infracción le imputa la parte recurrente, tal como ya expusimos en la sentencia antes citada.

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español