STS, 10 de Octubre de 2001

1.- El Procurador D. Javier Ungría López, en nombre y representación de "Bioserum Laboratorios, S.L." interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra "Instituto de Biología y Sueroterapia, S.A." y "Laboratorios Inibsa, S.A.", y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia declarando la caducidad de la marca señalada por falta de uso de la misma, condenando a los demandados a las costas del presente procedimiento.

2. - La Procuradora Dª Pilar Calvo Díaz, en nombre y representación de "Laboratorios Inibsa, S.A.", contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se absuelva a mi representada con imposición de las costas causadas a la parte actora.

3. - La Procuradora Dª Pilar Calvo Díaz, en nombre y representación de "Instituto de Biología y Sueroterapia, S.A.", contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se absuelva a mi representada, al no ser titular registral de la marca nº 290.221 "Bioserum", con imposición de las costas causadas a la parte actora.

4. - El Procurador D. Mariano Aznar Peribañez, en nombre y representación de "Laboratorios Inibsa, S.A.", interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra "Bioserum Laboratorios, S.L" y D. Alexander , y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que: A) Condene a la demandada a cesar en la comercialización del producto Bioserum, o cualquier otro similar y que induzca a confusión o genere un riesgo de asociación con las marcas de mi mandante, según se ha expuesto y acreditado en los hechos décimo al decimoséptimo. B) Condene a la demandada a retirar del tráfico económico, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que figure la marca BIOSERUM, según se ha expuesto y acreditado, también, en los hechos décimo al decimoséptimo. c) Declarar que los demandados han llevado a cabo actos de competencia desleal. D) Condene a los demandados a que indemnicen a mi mandante en los daños y perjuicios sufridos por este como consecuencia de las perturbaciones expresadas en los apartados anteriores, cuyo importe se acreditará en ejecución de sentencia, sirviendo como base para su fijación, en lo que a las ganancias dejadas de obtener se refiere, a elección de mi mandante, las señaladas en el artículo 38 de la Ley de Marcas. E) Condene a la demandada a modificar su denominación social "Bioserum Laboratorios, S.L" , haciendo desaparecer de esta la denominación "Bioserum", declarando su nulidad y ordenando expresamente la cancelación de la inscripción de dicha denominación social en el Registro mercantil. F) Ordenar expresamente que a costa de los demandados, se publique la sentencia mediante anuncios en las publicaciones en que se han anunciado los productos de mi mandante, o en otras similares características. G) Condene a los demandados al pago de las costas.

5. - El Procurador D. José Mª Angulo Sainz de Baranda, en nombre y representación de "Bioserum Laboratorios, S.L." y D. Alexander , contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia desestimando la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma; formulando acción de demanda reconvencional, se estime dicha demanda reconvencional procediéndose por lo tanto a la declaración de nulidad de las marcas 22.770 y 1.104.442, librándose una vez firme dicha sentencia el correspondiente mandamiento al Registro de la Propiedad Industrial para la debida constancia en los libros oficiales de dicho organismo de la nulidad que se decrete; todo ello con expresa imposición de todas las costas a la parte contraria.

6. - El Procurador D. Mariano Aznar Peribañez, en nombre y representación de "Laboratorios Inibsa, S.A.", contestó a la demanda reconvencional y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se absuelva a mi representada y se declare la inexistencia de nulidad de las marcas de mi representada nº 22.770 "BIOS" y nº 1.104.442 "BIOS" (mixta), con imposición de las costas causadas a la parte actora.

7. - Con fecha 21 de noviembre de 1991 y 13 de enero de 1992, se dictaron Autos por los respectivos Juzgados dando lugar a la acumulación de autos solicitada por el Procurador D. Javier Ungría López, en nombre y representación de "Bioserum Laboratorios, S.L.".

8. - Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid, dictó sentencia con fecha 4 de julio de 1.994, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: 1.- Que estimando la demanda interpuesta por "Bioserum Laboratorios, S.L." contra "Laboratorios Inibsa, S.A." e "Instituto de Biología y Sueroterapia, S.A." debo declarar la caducidad por falta de uso de la marca Bioserum Núm. 290.221, clase quinta del nomenclator. 2.- Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por "Laboratorios Inibsa, S.A." contra "Bioserum Laboratorios, S.L." y D. Alexander , debo condenar y condeno a Bioserum Laboratorios, S.L. a retirar del tráfico económico, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que figure la denominación BIOSERUM. A que se indemnice a la actora en los daños y perjuicios consecuencia de la vulneración de sus derechos cuyo importe se acreditará en ejecución de sentencia sobre las bases establecidas en el artículo 38 de la Ley de Marcas. A que "Bioserum Laboratorios, S.L." modifique su denominación social haciendo desaparecer la palabra Bioserum de la misma. A la publicación de la presente resolución en las revistas obrantes en autos en que se han anunciado los productos de "Laboratorios Inibsa, S.A." o en otras similares de haber desaparecido éstas, todo ello absolviendo a D. Alexander de las pretensiones contra el ejercitadas. 3.- Que debo desestimar y desestimo la demanda reconvencional interpuesta por D. Alexander y "Bioserum Laboratorios, S.L." contra "Laboratorios Inibsa, S.A." absolviendo a la demandada de la declaración de nulidad solicitada. No se efectúa expresa imposición de las costas causadas en las presentes actuaciones, debiendo abonar cada parte las causadas en su instancia.

Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de D. Alexander y "Bioserum Laboratorios, S.L." y por la de "Laboratorios Inibsa, S.A.", la Sección Veinte de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 24 de abril de 1.996, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación parcial de "Bioserum Laboratorios, S.L." y D. Alexander , y desestimar el de "Laboratorios Inibsa, S.A." , en relación con la sentencia del Juzgado quince de Madrid, de fecha 4 de julio de 1994, que se revoca en el particular relativo a la supresión de la palabra BIOSERUM en la denominación social de "Bioserum Laboratorios, S.L." , cuyo pronunciamiento se deja sin efecto, manteniéndose íntegramente los restantes. Todo ello con imposición a "Laboratorios Inibsa, S.A." , de las costas causadas en esta segunda instancia.

1.- El Procurador D. Javier Ungría López, en nombre y representación de "Bioserum Laboratorios, S.L." y D. Alexander , interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Fundado en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que ha existido infracción del artículo 12.1.A) de la Ley de Marcas. SEGUNDO.- Fundado en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que ha existido infracción de los artículos 31, 35, 36 y 43 de la Ley 32/1988, de 10 noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. TERCERO.- Fundado en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que ha existido infracción de la Jurisprudencia de esta Tribunal sobre la imposición de indemnización de daños y perjuicios, así como los artículos 1253, 1101 y 1902 del Código civil en relación con el artículo 38 de la Ley de Marcas. CUARTO.- Fundado en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que ha existido infracción de lo dispuesto en el artículo 11.1 apartados A, B y C de la Ley de Marcas y la jurisprudencia citada por este Tribunal Supremo en aplicación de dichos preceptos y los que constituían su correlato en la anterior regulación, Estatuto de la Propiedad Industrial (artículo 124.5).

2. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 25 de septiembre del 2001, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

En el presente proceso, con demandas cruzadas entre las partes, posteriormente acumuladas, se han ejercitado cuatro acciones, de las cuales, dos (de caducidad de marca y de cambio de denominación social) no se plantean en casación y sí son objeto de la misma las dos restantes.

El recurso de casación ha sido formulado por "Bioserum Laboratorios, S.L." y D. Alexander en cuatro motivos al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los dos primeros se refieren a la acción de violación del derecho de propiedad industrial, que ha sido ejercitada por "Laboratorios Inibsa, S.A.", titular de una serie de marcas BIOS y de marcas APISERUM, contra los mencionados recurrentes habiendo declarado la sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 20ª, de Madrid, confirmando la del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de la misma ciudad, la violación de tal derecho y la condena a "Bioserum Laboratorios, S.L." a retirar del mercado los productos en que figura la denominación "Bioserum". De esta acción principal han derivado dos acciones: la de declaración de competencia desleal, que ha sido desestimada y no se cuestiona en casación y la de indemnización de daños y perjuicios, que ha sido objeto del motivo tercero. Por último, el motivo cuarto se refiere a la acción que había sido ejercitada por los recurrentes y había sido desestimada por las sentencias de instancia, de nulidad de las marcas BIOS de que es titular la entidad "Laboratorios Inibsa, S.A.".

El motivo primero del recurso de casación, como se ha apuntado, combate la declaración de infracción del derecho de propiedad industrial, por la marca BIOSERUM, por parte de la entidad "Bioserum Laboratorios, S.L.", recurrente en casación. Por lo cual, entiende la parte recurrente que se ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, que dispone que no pueden registrarse como marcas los signos o medios "que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior"; cuya norma guarda relación con el artículo 31 y los artículos 35 y 36 de la misma ley que conceden al titular de la marca anterior acciones para obtener la cesación de los actos de violación y la indemnización de daños y perjuicios.

La sentencia de la Audiencia Provincial razona con precisión la semejanza entre la marca BIOSERUM y aquéllas, anteriores, de que es titular "Laboratorios Inibsa, S.A." que son varias BIOS y APISERUM y dice literalmente. "examinando comparativamente todos los elementos de las marcas protegida BIOS y APISERUM, de carácter "grafico-denominativo" con la utilización que le hace por BIOSERUM LABORATORIOS, S.L., de la marca BIOSERUM, lleva a este Tribunal a la conclusión de que existe una "semejanza", rayana en la igualdad, determinante de error y confusión el mercado, así como de un riesgo de asociación con las marcas preferentes BIOS y APISERUM dado que los productos designados en ambos casos son similares, todo ello con el subsiguiente quebranto del derecho de propiedad industrial de INIBSA".

En el desarrollo del motivo se emplean dos consideraciones: mantener e insistir en que no hay tal semejanza y explicar que la Oficina española de patentes y marcas acepta la marca BIOSERUM sin que estime que infringe las mencionadas BIOS y APISERUM. Ambos argumentos no son aceptables y el motivo de casación debe ser desestimado. En primer lugar, porque esta Sala estima correcto el razonamiento de la sentencia de instancia que ha sido transcrito y no ha sido combatido objetivamente en el recurso: efectivamente se da una clara semejanza entre ambas marcas, que lleva a considerar adecuada la aplicación del artículo 12.1.a) que no se estima infringido. En segundo lugar, la actuación y consideración de la Oficina española de patentes y marcas no es decisiva para la resolución de un tema que ha llegado al proceso y que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional.

El motivo segundo del recurso de casación se funda, como los demás, en el nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que se han infringido los artículos 31, 35, 36 y 43 de la misma ley de marcas, en relación con el artículo 533.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se basa en que las diversas marcas APISERUM no son de la titularidad de "Laboratorios Inibsa, S.A." sino que es una mera licenciataria de la misma, no inscrita en la Oficina de patentes y marcas en el momento de la interposición de la demanda; es decir, niega la legitimación activa de aquella entidad como demandante.

El motivo se desestima por diversas razones. Ante todo, la semejanza de BIOSERUM lo es no solo en relación a la marca APISERUM, sino también respecto a la marca BIOS. Además, la referencia que se hace en este motivo del recurso a la inscripción en el Registro de marcas y al artículo 43 de la Ley de marcas que se expresa en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, fundamento 2º, no lo es respecto a APISERUM, sino de la marca BIOSERUM cuya caducidad ha sido declarada y no recurrida en casación. Por último, no puede mantenerse que la sentencia de la Audiencia Provincial, objeto del recurso de casación, haya incurrido en infracción de las normas que cita como infringidas, por cuanto no las ha aplicado ni han sido materia del proceso.

El motivo tercero del recurso de casación se refiere a la indemnización de daños y perjuicios acordada en las sentencias de instancia; alega infracción de los artículos 1253, 1101 y 1902 del Código civil en relación con el artículo 38 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia sobre tal indemnización. Este motivo se resume en que la parte recurrente estima que la contraria, pese a haber prosperado su acción de violación del derecho de propiedad industrial respecto a la marca BIOSERUM, no ha probado la existencia de daños y perjuicios, sin que quepan presunciones.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha entendido que, en el presente caso, "la violación determina unas subsiguientes pérdidas por la propia frustración de las expectativas comerciales que produce al perjudicado" y asimismo, "la ganancia obtenida por el demandado ("Bioserum Laboratorios, S.L.") y basada en el uso de dicha marca (BIOSERUM), por lo que dicha ganancia se proclama per se como lucro cesante para el titular..."

Esta Sala comparte el criterio del Tribunal de instancia, ya que la violación de un derecho, como es el de la marca con su utilización en el mercado, no puede ignorarse que produce un daño emergente, debiendo ser acreditado en su cuantía exacta en fase de ejecución y un lucro cesante, que deberá cuantificarse conforme a los criterios del artículo 38 de la Ley de Marcas. No se aceptan los argumentos del recurso sobre la falta de prueba de la existencia de los mismos, pues son evidentes y se deducen in se ipsa. La Sala no desconoce las declaraciones jurisprudenciales sobre la prueba de la existencia del daño, como hacen las sentencias de 21 de abril 1992 y 11 de diciembre 1993: "la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia...", dice la primera; y sigue la segunda: "...no exime de modo alguno de la prueba de la exigencia de los daños". Pero en el presente caso, el uso comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión en el consumidor, implica per se, un daño cuya cuantificación no es posible en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia.

El motivo cuarto del recurso de casación se refiere a la acción ejercitada por la parte recurrente que tenía por objeto la declaración de nulidad de las marcas BIOS, titularidad de "Laboratorios Inibsa, S.A.", acción que ha sido desestimada en ambas instancias. En este motivo se alega infracción del artículo 11.1 apartados a), b) y c) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia que lo ha aplicado.

La pretensión de nulidad de varias marcas BIOS se ha desestimado por razón de que la palabra BIOS no es plural de BIO y no es una expresión genérica y por razón de que la suma de elementos gráficos y denominativos origina un conjunto con propia sustantividad, en una de las marcas, y de que la otra aparece registrada desde principios de siglo, con entidad propia e identificativa.

Esta argumentación es aceptada por esta Sala y no ha sido combatida suficientemente por la parte recurrente, lo que hace que el motivo se desestime. En parte, porque se pretende en el mismo combatir hechos, lo que está vedado en casación y en parte, porque da una versión lógicamente interesada relativa a que la palabra BIOS es genérica y no susceptible de constituir una marca, contraria a lo que explícita y adecuadamente exponen las sentencias de instancia, por lo que éstas no han infringido el artículo 11 de la Ley Hipotecaria.

Al desestimarse éste, con los demás motivos de casación, procede no dar lugar al recurso, con imposición de costas a la parte recurrente, tal como establece el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español