STS, 20 de Enero de 2007

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2007:35
Número de Recurso3121/2004
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución20 de Enero de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Enero de dos mil siete.

VISTO el recurso de casación número 3121/2004, interpuesto por el Procurador Don Rafael Rodríguez Montaut, sustituido con posterioridad por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de la Entidad EFFEM ESPAÑA INC Y CÍA, S.R.C., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 557/2002, seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de junio de 2001, que desestimó el recurso interpuesto contra la precedente resolución de 20 de julio de 2000, que concedió la marca número 2.252.241 "BOUNTY", para designar productos de la clase 25, del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DE ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 557/2002, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 4 de febrero de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo núm. 557/2002, interpuesto por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de EFFEM ESPAÑA INC Y CIA S.R.C., contra la Resolución de fecha 22 de junio de 2001, de la OEPM, que desestimó el recurso de alzada contra la resolución anterior de la misma Oficina de fecha 20 de julio de 2000, que concedió la marca nacional núm. 2.252.241 "BOUNTY" para productos de la clase 25. Sin costas.».

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad EFFEM ESPAÑA INC Y CIA S.R.C. recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 10 de marzo de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad recurrente EFFEM ESPAÑA INC Y CIA S.R.C., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 25 de marzo de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito juntamente con la escritura de poderes y copias preceptivas, se digne tener por formalizado el presente recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, al ser la Sentencia incongruente por omisiva, contra la sentencia de fecha 4 de febrero de 2004 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo número 557/02, interpuesto por mi mandante contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de junio de 2001, publicado en su Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de agosto de 2001, que desestimó expresamente el recurso de alzada formalizado por mi mandante contra el acuerdo de fecha 20 de julio de 2000, publicado en su boletín oficial de la Propiedad Industrial de 16 de noviembre de 2000, de concesión de la marca española 2.252.241 BOUNTY; dar traslado, con entrega de copia de este escrito a la parte recurrida, si se hubiere personado y, previa la tramitación legal pertinente, declare admitido este recurso respecto a los motivos formalizados y, en su día, con estimación de tales motivos o en su caso, con la estimación de uno de ellos, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca española 2.252.241 BOUNTY para los productos que reivindica en la clase 25ª del Nomenclátor.».

CUARTO

La Sala, por providencia de fecha 7 de junio de 2005, admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de la Sala de fecha 12 de septiembre de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 6 de octubre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

SEXTO

Por providencia de fecha 21 de noviembre de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 17 de enero de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EFFEM ESPAÑA INC Y CIA, S.R.C., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de junio de 2001, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de julio de 2000, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.252.241 "BOUNTY", que distingue productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional número 2.252.241 "BOUNTY", que designa productos de la clase 25 (prendas confeccionadas), con la marca nacional número 450.855 "BOUNTY", que designa productos de la clase 30 (bebidas a base de sucedáneos de café, cacao, bebidas de cacao, chocolate soluble, bebidas de chocolate, helados comestibles, incluso cremosos y productos a base de helados comestibles), que se fundamenta con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo, en la estimación de que no concurren los dos presupuestos exigidos por el referido precepto legal, porque, aunque aprecia la concurrencia de la existencia de identidad denominativa en los signos distintivos reivindicados, observa la diferenciación de los productos reivindicados por las marcas enfrentadas, que evita que se genere riesgo de confusión entre los consumidores al distribuirse los productos en ámbitos comerciales distintos, según se refiere en el fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos:

La entidad demandante alegó que la marca solicitada y la que tenía reconocida en la OEPM eran incompatibles.

Ha de tenerse presente que, según el art. 12.1 de la Ley de Marcas . Este artículo prohibe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Como tiene dicho la jurisprudencia (por ejemplo en sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 17 febrero 2003 y 28 de junio de 2002 ), el artículo 12.1.a) de la expresada Ley de Marcas, "coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquéllas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado". Así pues, es doctrina ya reiterada en otras sentencias "de las que es innecesario hacer cita, pudiendo citar como más reciente la de 28 de noviembre de 2002, para que proceda la prohibición han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas:

a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;

y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada".

En el caso de autos, las dos marcas coinciden en su distintivo, pero son para productos totalmente diferentes, pues, mientras los de la clase 25 son prendas confeccionadas, los de la clase 30 son café, te, cacao, etc. Es decir, son productos de dos campos comerciales totalmente distintos, con lo que no se cumplen los presupuestos de incompatibilidad previstos en la norma. En consecuencia las dos marcas, como reconoció la OEPM, son compatibles.

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EFFEM ESPAÑA INC Y CIA, S.R.C., se articula en la exposición de dos motivos de casación.

En la formulación del primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, denuncia que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

, al declarar la compatibilidad de las marcas enfrentadas sin tomar en consideración que en los supuestos de identidad de signos distintivos no puede autorizarse el registro de la marca aunque los productos o servicios sean diferentes, ni siquiera cuando el solicitante presente una autorización del titular registral anterior.

El segundo motivo de casación, que se articula al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, censura que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva, al no pronunciarse la sentencia explícitamente sobre la prohibición registral aducida con base en la invocación del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que quiebra el principio de especialidad y refuerza el derecho de exclusividad, al haberse acreditado la notoriedad y renombre de la marca oponente.

CUARTO

Sobre el segundo motivo de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del segundo motivo de casación, que, por un orden lógico debe ser examinado preferentemente, y que denuncia implícitamente la violación de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que institucionaliza el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso-administrativo, al expresar que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso».

La lectura de la sentencia recurrida desautoriza la afirmación efectuada por la parte recurrente de que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva, porque como la propia parte admite, aunque se constate que no existe una argumentación precisa sobre los efectos jurídicos inherentes al carácter notorio de la marca oponente, no existe riesgo de asociación ni se produce aprovechamiento indebido del prestigio ajeno cuando la Sala aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por el grado de diferenciación de los ámbitos aplicativos, de modo que la prohibición registral aducida con base en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcar y en los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, deviene inaplicable.

En efecto, el Tribunal a quo no incurre en el vicio de incongruencia omisiva o ex silentio, ni ignora los términos en los que discurre la controversia procesal, que exige confrontar el objeto del proceso delimitado por los elementos subjetivos y objetivos -causa de pedir y petitum- y el fallo de la resolución judicial, ya que al realizar el juicio sobre el riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas y concluir en la declaración de que pueden convivir en el mercado, al desestimar que se haya vulnerado el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, está implícitamente dando respuesta a la alegación de que las resoluciones impugnadas han vulnerado el artículo 13 c) de la citada norma legal, porque, conforme a una doctrina consolidada de esta Sala, que se transcribe en la sentencia de 28 de junio de 2006 (9839/2003 ), este precepto, que establece que «los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados», deviene inaplicable cuando el órgano judicial declara que no aprecia que se genere riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas.

A estos efectos, resulta pertinente recordar la doctrina de esta Sala acerca del alcance del deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico; y sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en el vicio de incongruencia, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero

, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España ), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

Debe concluirse el examen de este segundo motivo de casación subrayando que no se aprecia que la Sala de instancia haya juzgado el caso sin respetar los límites del objeto del proceso, que se encuentra enmarcado por las peticiones formuladas en el suplico de la demanda concernientes a que se declaren nulas las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, y la pretensión de la parte, que se concretiza en la declaración de que procede la denegación de la inscripción de la marca española número

2.252.241 "BOUNTY", que ampara los productos reivindicados de la clase 25, al comprobarse que el órgano judicial ha examinado adecuadamente la causa de pedir, de modo que no se observa un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que la parte actora fundamentó jurídicamente sus alegaciones.

QUINTO

Sobre el primer motivo de casación

El primer motivo de casación no puede ser acogido, al apreciarse que el Tribunal de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica, y acorde con la doctrina de esta Sala, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aprecia que la Sala de instancia no ha incurrido en error patente o en arbitrariedad al declarar la compatibilidad de la marca solicitada número

2.252.241 "BOUNTY", que ampara productos relacionados con el sector de la confección textil en la clase 25, con la marca oponente número 450.855 "BOUNTY", que designa bebidas y otros productos alimenticios de la clase 30, al no estimarse ningún grado de afinidad entre los distintos productos reivindicados por las marcas en conflicto que induzca a riesgo de confusión en el mercado o genere riesgo de asociación entre los consumidores sobre la procedencia empresarial común. Debe manifestarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas y los nombres comerciales opuestos y a la relación de las actividades protegidas con los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

En el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

Esta apreciación del riesgo de confusión ha de hacerse desde la percepción de un consumidor medio, entendiendo por tal, como afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de diciembre de 2005, a toda persona «normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz», dotada de raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

La Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias:

  1. que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

El principio de especialidad que se consagra en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, tanto al definir la marca como al concretar los signos que no pueden ser registrados, según hemos declarado en la sentencia de esta Sala de 12 de julio de 2004 (RC 1732/2001 ), exige que la marca sirva para distinguir los productos de otros idénticos o similares, no para aquellos en que la aplicación, la estructura o las áreas de comercialización sean diferenciadas.

En efecto, como expresa esta Sala en la sentencia de 2 de octubre de 2002 (RC 6611/1996 ), se ha reiterado suficientemente la necesidad, según la nueva Ley de Marcas, de que se produzcan conjuntamente, de un lado, las similitudes en signos, y, de otro, en productos o servicios o actividades, por lo que al no darse la semejanza entre los segundos, resulta indiferente que los primeros guarden tal relación o incluso la de identidad.

El argumento expuesto sobre la prohibición de registrar aquéllas marcas cuyos signos sean idénticos aunque se refieran a productos o servicios distintos, que se introduce con base en la interpretación del artículo

12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, carece de fundamento para justificar la pretensión casacional revocatoria de la sentencia de la Sala de instancia, porque no concurre el presupuesto excepcional de aplicación de dicho precepto -la existencia de autorización del titular registral anterior-, ni cabe deducir de la exégesis de esta cláusula la conclusión jurídica que propugna la parte recurrente, que contradice lo dispuesto ene la apartado primero de dicha disposición legal.

En la sentencia de esta Sala de 25 de mayo de 2006 (RC 8266/2003 ) hemos recordado cuál es la interpretación auténtica que de dicho precepto hemos dado en sentencias precedentes: «Dicho precepto legal permitía excluir las prohibiciones de registro contempladas en el primer apartado del artículo 12 de la Ley de Marcas cuando, mediando el consentimiento de la prioritaria, se adoptaran en su caso las medidas encaminadas a evitar el riesgo de confusión.

Sobre esta doble exigencia nos hemos pronunciado reiteradamente. En la citada sentencia de 15 de julio de 2004 repetíamos que no es suficiente el acuerdo entre las partes sino que debe evaluarse, además, "si la restricción del alcance de los productos cubiertos por la marca aspirante acordada entre la empresas titulares de las marcas enfrentadas satisfacía las exigencias de no confundibilidad previstas en el artículo 12.2 de la Ley de Marcas ".».

En la sentencia de 25 de mayo de 2004 afirmamos que "[...] el consentimiento no puede operar por si sólo como elemento vitalizador de la inscripción, porque el registro de marcas no sólo protege al titular de una marca precedente debidamente registrada, sino también a los consumidores que han de conocer la procedencia de los productos que las marcas amparan, evitándoseles cualquier riesgo de confusión."

Esta conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al afirmar la compatibilidad de la marca solicitada con la marca obstaculizadora, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de los signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre la relación entre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La Sala de instancia no ha conculcado el principio de protección reforzada de la marca notoria, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, a diferencia de la marca renombrada, en que ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, que merecen una especial tutela por su carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria, que no es susceptible de invocarse cuando no exista riesgo de error sobre los productos reivindicados.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la defensa letrada de la Entidad recurrente porque debe advertirse que esta Sala observa en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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La Sala de instancia no incurre en error jurídico al declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto al ser su interpretación conforme a lo dispuesto en la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, porque la identidad de los signos enfrentados se encuentra compensada por el elevado grado de diferenciación de los productos designados por las marcas en conflicto, que no guardan ninguna relación de afinidad que propicie que exista riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

Procede recordar que, conforme se expone en la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003 (C-408/01 ), «según jurisprudencia reiterada, al aplicar el Derecho nacional, y en particular las disposiciones de una Ley nacional que fue especialmente introducida para dar cumplimiento a una directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar su Derecho nacional, en todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. pg. 1891, apartado 26, y Harz, 79/83, Rec. pg. 1921, apartado 26, y de 22 de septiembre de 1998, Coote, C-185/97, Rec. pg. I-5199, apartado 18 ).».

En efecto, esta Sala del Tribunal Supremo, en virtud del principio de colaboración institucional de los Tribunales nacionales con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, desarrolla una jurisprudencia uniforme en materia de la interpretación aplicativa del Derecho de marcas, con la finalidad de preservar aquellos principios comunes que, vinculados a la ordenación reguladora de las marcas, garantizan la competencia en el mercado común, la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

Cabe concluir el examen de este primer motivo de casación, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.252.241 "BOUNTY", que distingue productos de la clase 25, es compatible con la marca número 450.855 "BOUNTY", al ser suficientemente diferentes los productos reivindicados para no inducir a confusión en el mercado y generar un riesgo de asociación entre los consumidores. En consecuencia, al desestimarse los dos motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EFFEM ESPAÑA INC Y CIA, S.R.C. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 557/2002. SEXTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto representación procesal de la Entidad Mercantil EFFEM ESPAÑA INC Y CIA, S.R.C. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 557/2002 .

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

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