STS, 12 de Abril de 2005

Ponente:OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
Número de Recurso:5619/2002
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:12 de Abril de 2005
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

RECURSO DE CASACIÓN. MARCAS. COMPARACIÓN. La comparación de marcas se debe efectuar desde una visión de conjunto. Se desestima el recurso.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Abril de dos mil cinco.

En el recurso de casación nº 5619/2002, interpuesto por la Entidad BANKINTER, S.A., representada por la Procuradora Doña Rocío Sampere Meneses, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1481/2002 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de junio de 2002, recaída en el recurso nº 2246/1999, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.108.644 "&NEXObanca interactiva Bankinter"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad NEXO EDITORES S.R.L., representada por la Procuradora Doña Raquel Nieto Bolaño, y asistida de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad BANKINTER, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de junio de 1999, que estimando el recurso ordinario interpuesto contra otra de 20 de mayo de 1998, otorgó la inscripción de la marca mixta nº 2.108.644 "NEXO BANCA INTERACTIVA BANKINTER", para designar productos de la clase 38ª del Nomenclator internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de julio de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (BANKINTER, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 3 de octubre de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los art. 12.1.a) y 13 d) de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988.

Terminando por suplicar sentencia en la que se declare que ha lugar al recurso y se case la sentencia recurrida, con los pronunciamientos que correspondan a derecho.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 22 de diciembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 3 de febrero de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (NEXO EDITORES, S.R.L.), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y confirmando en todos sus pronunciamientos la sentencia de instancia, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 19 de enero de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de abril del corriente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

BANKINTER S.A. solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca nº 2.108.644 de la clase 38 para servicios de telecomunicaciones y comunicaciones consistente en la denominación NEXO BANCA INTERACTIVA BANKINTER, en tres renglones; en el primero NEXO en minúsculas muy grandes, en el segundo BANCA INTERACTIVA en mayúsculas, mucho más pequeñas; ambos renglones del mismo ancho y dentro de un rectángulo a cuya izquierda se representa un cuadro dentro del cual se ve el signo internacional de coordinada; en el tercer renglón BANKINTER en mayúsculas separadas, sobre fondo oscuro y dentro de otro rectángulo apaisado, más bajo que el anterior pero de igual altura. A dicha petición se opuso NEXO EDITORES S.R.L. con la marca nº 1.965.011 de la clase 38 para telecomunicaciones con el distintivo NEXO escrito en letras mayúsculas.

La OEPM dictó resolución el 20 de mayo de 1998 otorgando la marca solicitada por diferir en su conjunto con la marca opuesta. Interpuesto recurso ordinario contra esta resolución la Oficina lo estima en su resolución de 17 de junio de 1999 con base en los siguientes considerandos:

"Que en el presente caso, de una ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad se llega a la conclusión de la incompatibilidad de los registros en litigio, marca solicitada 2.108.644 NEXO BANCA INTERACTIVA BANKINTER y gráfico (cl.38) y marca oponente 1.965.011 NEXO (Cl.38), pues si bien existen ciertas diferencias entre los distintivos, al amparar servicios coincidentes, debe extremarse el rigor comparativo, careciendo dichas diferencias de relevancia frente a las claras semejanzas existentes entre los signos en pugna, y si bien es cierto que las marcas deben ser apreciadas en su conjunto, no es menos cierto que la marca solicitada reivindica íntegramente a la oponente, y que el vocablo NEXO, dentro del conjunto constitutivo de la marca solicitada, tiene una posición absolutamente predominante, respecto del resto de elementos, fundamentalmente respecto del elemento denominativo.

[...] Que los antecedentes invocados por el solicitante no se tiene en cuenta por no tratarse de supuestos coincidentes respecto del ahora planteado, por presentar, según el caso, diferencias en cuanto al signo en si mismos o al nivel aplicativo, debiendo señalarse que, en todo caso, la concesión o denegación de la propiedad industrial no es un acto discrecional, sino reglado, en el que no puede entrar en juego el precedente para adoptar resoluciones que no se acomodan a derecho"

Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó sentencia desestimatoria del recurso con apoyo en los siguientes fundamentos jurídicos:

"Que para un análisis de la cuestión controvertida en el presente litigio es preciso tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas, que en su art. 12.1, regula las prohibiciones relativas estableciendo que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Pretendiéndose por la recurrente la concesión de la marca nacional número 2.108.644 "NEXO BANCA INTERACTIVA BANKINTER" y gráfico, para productos o servicios de la clase 38 consistentes en "Telecomunicaciones; comunicaciones", mientras que la resolución recurrida estima que es incompatible con la marca número 1.965.011 "NEXO" para servicios de la misma clase 38 consistentes en "Telecomunicaciones". Debiendo tener en cuenta en primer lugar si existen semejanzas desde el punto de vista denominativo, apreciándose que existe coincidencia total en uno de los vocablos, mientras que difieren los otros que componen la marca denegada, pero debe señalarse que la palabra coincidente es la única que conforma la marca opuesta, siendo preciso tener en cuenta como aparece ante el consumidor medio, como destinatario del producto, sin que se pueda presumir que el consumidor va a realizar un análisis exhaustivo de la expresión, apareciendo tanto desde el punto de vista denominativo y gráfico como desde un plano fonético como susceptibles de ser asociadas, pues han de ser valoradas aplicando una visión de conjunto, y apreciando la marca denegada en su conjunto se observa que tanto fonética como gráficamente es susceptible de asociación con la marca opuesta al incluir el mismo vocablo que conforma esta última y que el indicado vocablo "NEXO" tiene una posición predominante y diferenciadora respecto del resto de los elementos que componen la marca solicitada, lo que lleva a la conclusión de que se trata de marcas entre las que existe riesgo de confusión y asociación en el mercado, y en cuanto a los ámbitos de aplicación, existe una coincidencia entre los servicios amparados de "telecomunicaciones".

Por todo lo cual se deduce que estamos en presencia de las prohibiciones establecidas en el precepto citado y, en consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso administrativo debiendo declarar conforme a derecho la resolución recurrida de la Oficina Española de Patentes y Marcas"

.

Esta sentencia es objeto de la presente casación que se basa en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

Bajo un único motivo formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, invoca el recurrente infracción de los artículos 12.1.a) y 13 d) de la Ley de Marcas, si bien respecto de éste último no se razona en que medida ha sido lesionado por la sentencia recurrida. Antes de entrar en el tema central de la comparación entre las marcas enfrentadas realiza una serie de alegaciones que no tienen relación con el precepto base del motivo, por lo que conviene, previamente a la resolución de ese tema central, depurarlo de todos estos aspectos accesorios para finalmente dedicarse a la cuestión primordial.

La entidad recurrente aduce, en primer lugar, la contradicción entre la resolución de la OEPM, en la que concede la marca solicitada, y la denegación posterior al resolver el recurso ordinario. Tal alegación debe rechazarse, porque además de no ser el objeto del recurso de casación el acto impugnado sino la sentencia que resuelve la impugnación, no se observa ilegalidad alguna en el hecho de que en vía de recurso se cambie de criterio, pues la finalidad de estos recursos administrativos es precisamente la de dar posibilidad a una nueva revisión del caso y a la vista de las alegaciones de los recurrentes decidir si procede o no acoger el recurso. Tampoco cabe estimar el argumento de que no se haya opuesto marca alguna por parte de OEPM, pues habiéndose realizado oposición por otro titular de la marca "Nexo" resultaba innecesario traer de oficio al procedimiento la misma marca.

En segundo término, alega que la marca oponente no tiene concedida protección registral con carácter definitivo, por cuanto se encuentra discutida ante los Tribunales de Justicia en el procedimiento 1234/97. También este argumento debe rechazarse, pues la prioridad de la marca se obtiene desde el momento en que se formula su solicitud de registro conforme establece el artículo 20.1 de la Ley 32/88 de 10 de noviembre, de Marcas, siendo indiferente a los efectos de este procedimiento el contenido de los argumentos que se esgrimieron en dicho procedimiento, que es independiente del actual y respecto del cual tiene total autonomía, dado el diferente campo aplicativo que en aquél tenían los signos enfrentados, lo que indudablemente influyó en la comparación de ambos. No cabe, por tanto, trasladar alegaciones de uno a otro recurso dada la evidente diferencia existente entre los dos. Precisamente por esta razón debe decaer la denuncia de un cambio de criterio por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas respecto del tratamiento que da al término "nexo" en otro asunto similar al presente, pues dicha similitud no se produce, con lo que no puede ser apreciada una posible violación del principio de igualdad en la aplicación de la ley cuando falta la absoluta identidad entre los supuestos contrastados.

TERCERO

Ya centrados en el tema principal, que no es otro que la comparación entre las dos marcas, la solicitada "NEXO BANCA INTERACTIVA BANKINTER", y la oponente NEXO hay que recordar que el art. 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

No se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o error al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas, cuando razona que la palabra coincidente "nexo" es la única que conforma la marca opuesta, lo que llevará al consumidor medio a una asociación con la marca solicitada, al tener dicho vocablo una posición predominante y diferenciadora respecto del resto de los elementos, tal como quedó descrito en el primer fundamento, lo que unido a que ambas amparan servicios de telecomunicaciones, pone de manifiesto ese riesgo de confusión en el mercado, que no se soslaya por el hecho de que se una a la denominación la razón social de la recurrente, en un plano inferior y en letras mucho más pequeñas, ni por el hecho de que el término tenga un significado común, pues aún cuando por si sólo pudiera parecer inocuo a efectos identificadores, cobra un especial relieve en la marca aspirante, destacado como está en una tipografía harto elocuente.

Deben rechazarse, por último, los argumentos que aducen una vulneración de la normativa europea, los que se refieren a la convivencia pacífica entre las marcas en pugnan, pues estos temas no son objeto de la sentencia, lo que lleva a su rechazo, al ser el recurso de casación una forma de revisión de la misma. Para el supuesto de que se hubiese omitido por el Tribunal de instancia su examen, la posible incongruencia debió denunciarse a través del motivo c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional y no por el d), como en esta ocasión se hace. En fin, no puede alegarse que los dos titulares de las marcas operan en ámbitos comerciales distintos, y por eso el campo aplicativo es diferente, pues a lo que hay que atender es al ámbito de protección de la marca, y no existe la menor duda de que ambas coinciden en el sector de las telecomunicaciones.

CUARTO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5619/2002, interpuesto por la Entidad BANKINTER, S.A. contra la sentencia nº 1481/2002 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de junio de 2002, recaída en el recurso nº 2246/1999; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.