STS, 28 de Enero de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 1506/1998, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 19 de diciembre de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo núm. 1506/98, interpuesto por el Procurador D. Evencio Conde de Gregorio (con la dirección Letrada de D.ª Mª Encarnación Robles), en nombre y representación de D. Carlos Jesús, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 7 de abril de 1998 y 28 de mayo de 1998, que desestimaron los recursos ordinarios planteados, contra sendas resoluciones anteriores de la misma Oficina, de fechas 5 de mayo de 1997 y 20 de noviembre de 1997, que no concedieron las marcas nacionales núm. 2.018.012 y 2.057.827, para productos de la clase 18 y 35 respectivamente, Y DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS EL DERECHO DE LA PARTE ACTORA A LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LAS MARCAS SOLICITADAS, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de D. Jose Enrique recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 5 de febrero de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 21 de marzo de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de contestación a la demanda, esto es, confirmando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1997 y 20 de noviembre de 1997 por las que se denegaron los registros de marca nºs 2.018.012 y 2.057.827 LUIS BE BACHILLER ELIZONDO para distinguir productos y servicios de las clases 18 y 35 respectivamente disponiendo, en consecuencia, la denegación de dichas marcas.».

La Sala, por providencia de fecha 14 de abril de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 14 de mayo de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y D. Carlos Jesús) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 19 de mayo de 2004, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

2. - El Procurador D. Evencio Conde de Gregorio, en representación de D. Carlos Jesús, presentó escrito el día 30 de junio de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que tenga por presentado este escrito de oposición al recurso de casación planteado de adverso, y previos los trámites legales oportunos se proceda a dictar Sentencia que confirme la anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en todos sus términos, procediéndose a la condena en costas a la recurrente.».

Por providencia de fecha 2 de noviembre de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 18 de enero de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de diciembre de 2001, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Carlos Jesús, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de abril de 1998 y de 28 de mayo de 1998, que desestimaron los recursos ordinarios formulados contra las resoluciones precedentes de 5 de mayo de 1997 y de 20 de noviembre de 1997, que acordaron la denegación de las marcas número 2.018.012 y número 2.057.827 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta) para productos de las clases 18 y 35 respectivamente, del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La sentencia de la Sala de instancia fundamenta la declaración de compatibilidad de las marcas aspirantes número 2.018.012 y número 2.057.827 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta) para productos de las clases 18 y 35, con las marcas oponentes número 1.915.527 "BACHILLER" y número 1.915.525 "SB SALVADOR BACHILLER", para amparar productos de la clase 18, al estimar desde un examen de conjunto de las marcas enfrentadas que existen suficientes disparidades visuales y fonéticas para evitar cualquier riesgo de confusión, en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la motivación que se advierte en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, en los siguientes términos:

El art. 12.1.a) de la Ley 32/88, de Marcas, que prohíbe el registro de marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con urca marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior."

A tenor de una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo son criterios esenciales de aplicación al supuesto de autos:

a) Para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones, ha de examinarse la semejanza fonética y gráfica, teniendo en cuenta la simple pronunciación, acentuación o imagen de los vocablos en pugna, tras un análisis meramente sintético, es decir, ha de comprobarse, si hay confusión, con una sencilla visión, lectura o audición de conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus últimas consecuencias los elementos confrontados ni que descienda a discusiones léxico-gramaticales, puesto que para la convivencia de las arcas lo fundamental es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan algún aspecto a error o confusión al consumidor.

b) Si bien son numerosos los criterios a los que se pueden acudir para confrontar varias marcas, ocupa lugar preferente el que propugna una atención de conjunto, es decir, partiendo del análisis de la totalidad de los elementos integrantes de denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (SS. Tribunal Supremo de 3 de julio de 1965, 8 y 16 de julio de 1988...).

c) Al lado de tales factores, el Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia, configura otros criterios complementarios, no utilizables directamente, para ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Entre tales criterios figura el elemento conceptual o semántico, que no constituye motivo legal determinante, pero que acentúa o disminuye el parecido inicial; también existe un segundo factor complementarlo, es el relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios que sirven para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado (SS, tribunal Supremo de 8 de julio y 26 de diciembre de 1988). Todos lo expuesto debe computarse en el análisis comparativo, sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de la protección que, a la inventiva e innovación industrial, dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa a fin de garantizar la protección del consumidor, evitándole riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria (SS. Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1986, 23 de julio y 26 de diciembre de 1988, entre otras).

e) Estos criterios, finalmente, se recuerdan hoy en los arte. 11 y 12 de la vigente Ley de Marcas, así como son los contemplados por el art. 52 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 (D.O.C.E.E. L-40 de 11 de febrero de 1989) tendentes a evitar la posible inducción al error o confusión. Debido a ello, la Sala 38 del Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de febrero de 1994, dijo que "al hacer la comparación entre los distintivos de las marcas enfrentadas, ya sean solamente gráficas o mixtas o simplemente denominativas, se ha de tener en cuenta la apreciación de tus caracteres más relevantes, deteniéndose en aquellos que por su mayor fuerza expresiva causen un mayor impacto atrayente de una mayor atención inmediata y de urca mayor recordación en los destinatarios que lo reciben a través de sus sentidos corporales; los cuales no han de hacer un esfuerzo mental, más propio de estudiosos e" la materia, sino el que más bien hace una persona con un nivel cultural general y normal."

La parte demandada, reitera los argumentos que expuso la OEPM al denegar las marcas solicitadas y, además, destaca la notoriedad de sus marcas.

Sin embargo, ha de examinarse la demanda a la luz del artículo antes citado y de la jurisprudencia sobre la materia. Pues bien, no cabe duda que, de haber similitud entre las marcas, podría existir incompatibilidad al referirse todas ellas a productos relacionados con el cuero. Sin embargo:

a) Una sencilla visión de las marcas opuestas en este proceso, examinando los gráficos que constan en el fundamento primero de esta sentencia, demuestra que no hay en la presentación visual posibilidad de confusión alguna. No existe, asimismo, posibilidad de confusión con la lectura o audición de conjunto de las marcas enfrentadas, pues, en nada se parecen LUIS BE DE BACHILLER ELIZONDO y BACHILLLER o SALVADOR BACHILLER.

Como dice la jurisprudencia mencionada, para ver si hay confusión, no debe acudirse a descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus últimas consecuencias los elementos confrontados. Pero es que, aunque se haga, se puede apreciar que tampoco hay posibilidad de confusión, ya que, si bien es cierto que las marcas examinadas tienen una palabra común, como es la de BACHILLER, el hecho de que en las del demandante existan, junto a ella, elementos tan distintos como LUIS BE DE y ELIZONDO, evitan toda la confusión, al no figurar esas expresiones en las marcas preinscritas.

b) En todo caso, el examen conjunto de las marcas, como se ha podido comprobar anteriormente, al partirse de que la estructura debe prevalecer sobre los componentes parciales, demuestra claramente que no hay confusión posible. Queda claro, con la comparación que, al corresponder las marcas solicitadas a un nombre y dos apellidos (aunque añada la expresión BE, que no está en las opuestas), no pueden producir confusión alguna con las marcas opuestas, que o solo tienen una de esas palabras, o tienen un nombre diferente. En suma, un examen a través de los sentidos corporales de cualquier consumidor, con un nivel cultural general y normal, llevará a estimar que las marcas corresponden a distintos fabricantes, de los que, uno de ellos (el actor), para distinguir las suyas, ha usado un nombre y un apellido, totalmente diferentes de las denominaciones que tienen otras marcas.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por D. Jose Enrique se articula en cuatro motivos:

El primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se fundamenta en la alegación de que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva ya que no ha decidido todos los puntos litigiosos objeto de debate en vulneración del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque no efectúa referencia alguna a los argumentos expuestos en el escrito de contestación a la demanda formulado en la instancia sobre circunstancias fundamentales concurrentes que debían ser valoradas por el órgano sentenciador -la declaración de incompatibilidad de los signos distintivos LUIS BE BACHILLER ELIZONDO y BACHILLER SALVADOR Y SALVADOR, que había sido declarada por sentencias firmes dictadas en el orden civil y en el orden contencioso- administrativo-, ni acerca del carácter notorio de las marcas obstaculizadoras, que fue la causa determinante de la denegación administrativa de las marcas aspirantes, ni respecto de la aplicación del artículo 13 b) de la Ley de Marcas, a pesar de reconocer que las marcas solicitadas están formadas por un nombre y apellido.

El segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico por inaplicación del artículo 13 b) de la Ley 32/1988, de Marcas, denuncia que la Sala de instancia infringe dicho precepto al no apreciar que el nombre solicitado como marca "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" identifica una persona distinta del solicitante.

En el tercer motivo de casación, que se articula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, se expone como núcleo argumental de la queja casacional que la sentencia ha infringido el artículo 13 c) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia y doctrina que lo desarrolla, al no tomar en consideración las consecuencias jurídicas que se derivan de la notoriedad de las marcas obstaculizadoras.

En la exposición del cuarto motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables, se aduce que la sentencia de la Sala de instancia ha aplicado erróneamente el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de Marcas, al no tomar en consideración la notoriedad de las marcas obstaculizadoras en el análisis del riesgo de confusión o de asociación, desconociendo la doctrina jurisprudencial que emana del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que refuerza la protección de aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo o que por ser conocidas en el mercado disfrutan de una mayor protección.

Sobre el primer motivo de casación.

Procede estimar el primer motivo de casación articulado por la defensa letrada de D. Jose Enrique al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al advertirse que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva vulnerando los artículos 33.1 y 67 de la Ley jurisdiccional, al no decidir todas las cuestiones objeto de debate planteadas por la parte codemandada en instancia.

La sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurrida, prescinde de toda consideración jurídica acerca de dos alegaciones de carácter jurídico-material que se revelan sustanciales, expresadas con autonomía respecto de otros argumentos expuestos para fundamentar la pretensión de conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas, que se refieren a los efectos jurídicos que se derivan de la notoriedad de los signos obstaculizadores SALVADOR BACHILLER Y BACHILLER, que se funda al amparo del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que, según se alega, les dota de una protección registral reforzada, y sobre la aplicación en este supuesto de la prohibición registral relativa que establece el artículo 13.1 b) de la citada Ley marcaria, que refiere la imposibilidad de acceso al registro como marcas del nombre civil que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca a menos que medie la debida autorización.

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 37/2001, de 12 de febrero, la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997) el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

La congruencia de las sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que discurra paralela con las alegaciones de las partes, bastando con un razonamiento suficiente que dé cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal. Y que, tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de diciembre de 2001 por vulnerar el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable por razones de temporalidad, y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 7 de abril de 1998 y de 28 de mayo de 1998, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) y d) de la Ley matriz de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

Sobre el objeto del recurso contencioso-administrativo.

La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de abril de 1998, desestima el recurso ordinario formulado por D. Carlos Jesús contra la precedente resolución de 5 de mayo de 1997, que acordó denegar la inscripción de la marcas 2.028.012 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta) que distingue productos de la clase 18, cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, pieles curtidas, pieles de pelo (pieles de animales), piel de cabritilla, bolsos, bolsas, mochilas, bolsitos, bolsos de viaje, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría, cuero en bruto o semielaborado, al estimar que concurren los supuestos de aplicación de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, apartados b) y c) de la Ley de Marcas, al resultar, a primera vista, en el examen de las marcas aspirantes la utilización del término "BACHILLER", que constituye una denominación notoriamente conocida en el sector de la marroquinería, que provoca error en los consumidores que tenderán a asociar las marcas confrontadas a un origen empresarial común, según se expresa en los siguientes términos:

Que la prohibición del apt. b art. 13 de la Ley de Marcas contiene un doble supuesto de un lado se prohíbe el registro como marca del nombre civil o imagen de una persona distinta del solicitante, y de otro, el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. De ello se deduce el trato distinto que la Ley otorga a la pretensión de registrar como marca el nombre de un tercero, según que dicho tercero sea una persona pública o notoriamente conocida en cuyo caso será suficiente para que pueda ser aplicada la prohibición que el distintivo de que se trata recoja un medio suficiente para que dicha persona sea identificada por su nombre propio, alguno de sus apellidos o quizás su propia imagen.

Que siendo la finalidad última del precepto más arriba citado la protección y tutela del derecho al nombre y la propia imagen, la Oficina Española de Patentes y Marcas sólo podrá examinar de oficio esta prohibición respecto de las solicitudes que consistan en nombres notorios, y en este sentido debe señalarse que la solicitud LUIS BE BACHILLER ELIZONDO que reivindica "productos de cuero, pieles curtidas, etc.", aunque esté compuesta por varios elementos identificables de inmediato con patronímicos y apellidos, sin embargo lo que resalta de la misma a primera vista es el elemento BACHILLER, ya que dicha denominación es notoriamente conocida en el sector de la marroquinería. Por ello con la lectura de la solicitud, se establece de inmediato una relación con las marcas BACHILLER y SALVADOR BACHILLER, y ello incurre de lleno en la prohibición del apartado c) del art. 13 de la Ley de marcas, y el error para los consumidores de unificar en una misma persona al titular de tales signos o al menos de relacionar su procedencia empresarial, lo que hace inviable su protección registral.

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La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de mayo de 1998, desestima el recurso ordinario interpuesto por D. Carlos Jesús contra la resolución precedente de 20 de noviembre de 1997, que denegó la inscripción de la marca número 2.057.827 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta) para amparar servicios de importación, exportación, promoción, representación sobre todo tipo de artículos de cuero e imitación a cuero, así como todo tipo de productos de piel e imitación a piel, bolsos, bolsas, mochilas, bolsitos y maletas, servicios de publicidad y marketing, representación comercial de marcas en exclusiva, consulta para la dirección de negocios, asistencia en la dirección de empresas comerciales e industriales, de la clase 35, estimando que se aprecia entre las marcas enfrentadas "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta) y la número 1.915.525 "SB SALVADOR BACHILLER" y la número 1.925.527 "BACHILLER" una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre los campos aplicativos que provoca confusión al consumidor sobre la procedencia empresaria de estos nombres, que propicia declarar su incompatibilidad al amparo del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas:

Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados LUIS BE BACHILLER ELIZONDO y sus oponentes BACHILLER y SB SALVADOR BACHILLER, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, ya que distinguen idénticos productos de la clase 35.

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Sobre los motivos de impugnación.

Debe rechazarse el primer motivo de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de abril de 1998 y de 28 de mayo de 1998, que se fundamenta en la alegación de haberse producido una conducta viciada de deslealtad y mala fe imputable al titular de la marca obstaculizadora "SB SALVADOR BACHILLER", al apropiarse de la marca, en fechas correspondientes a 1978 y 1979, que no le correspondía, al ser el creador y usuario de la marca su padre D. Luis Salvador Elizondo.

El objeto de este recurso contencioso-administrativo, de conformidad con el artículo 37 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, aplicable por razones de temporalidad, lo constituye la pretensión de nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceden a denegar las marcas número 2.018.012 y número 2.057.827 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta), sin que por tanto pueda extenderse el enjuiciamiento de esta Sala al examen de la legalidad de la resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1995, que concedió la inscripción de la marca preexistente número 1.915.525 "SB SALVADOR BACHILLER" en favor de D. Jose Enrique, que constituye un acto firme inimpugnable en el orden contencioso-administrativo, ni a la valoración de circunstancias fácticas que concurren presuntamente en la conducta de los recurrentes, que no determinan el contenido de voluntad de la decisión administrativa impugnada.

Las cuestiones de carácter civil aducidas referentes a las relaciones contractuales entre los socios de la Sociedad familiar Salvador Bachiller Sociedad Anónima La Casa de las Maletas, en relación con la titularidad registral y la precedente utilización de la marca "SB SALVADOR BACHILLER" desborda, en este supuesto, los límites del objeto de este recurso contencioso- administrativo, al no poder extenderse, ni siquiera a título prejudicial, a discutir la validez de la inscripción registral de la marca prioritaria obstaculizadora.

De conformidad con la doctrina de esta Sala expresada en las sentencias de 27 de septiembre de 2004 (RC 3178/2001) y de 25 de octubre de 2004 (RC 5125/2001) el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de conformidad con el artículo 1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo constituye la dimensión engarzable en el Derecho administrativo de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, cuya concretización aplicativa debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Procede declarar la conformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de abril de 1998, al apreciarse que no incurre en vulneración del ordenamiento marcario, al aplicarse razonablemente la prohibición establecida en el apartado c) del artículo 13 de la Ley de Marcas, que refiere que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos medios registrales, tendente a evitar el registro de marcas que pretendan obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de tales marcas.

La marca notoria, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), es aquella en que el general conocimiento existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, y la marca renombrada, en que ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, merecen una especial tutela por su carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria.

En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama.

Esta apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Debe significarse que ha quedado acreditado en el proceso contencioso-administrativo, con la incorporación como prueba documental de la documentación obrante aportada por D. Jose Enrique en el proceso seguido ante la jurisdicción civil por competencia desleal, que la marca "SB SALVADOR BACHILLER" goza de notoriedad entre el público especializado ya que el titular de la marca ha realizado actividades de promoción de la marca en conocidas revistas especializadas en el sector de la moda, de ámbito nacional, y de reputación por las cualidades intrínsecas de los productos ofrecidos, de modo que la coincidencia con otras marcas que pretendan aproximarse en su denominación por la utilización del término "BACHILLER" puede provocar dilución o debilitamiento de la marca prioritaria que perjudica los intereses empresariales y comerciales del titular registral.

Esta valoración que realiza la Sala, conforme a los principios de racionalidad y de sana crítica, no se ha desvirtuado por la prueba documental aportada por la parte actora, consistente en el Informe de la empresa Foco, dedicada a las actividades profesionales de marketing y comunicación que, a través del método aleatorio de encuestas telefónicas, constata el grado de conocimiento de diversas marcas coincidentes en el sector -Acosta, Olimpo, El Caballo, La Casa de las Maletas, Loewe, Salvador Bachiller y Mandarina Duck-, que permite apreciar que la marca obstaculizadora "SB SALVADOR BACHILLER" goza de una especial notoriedad porque de ella se tiene un elevado grado de conocimiento en el público consumidor del 25 por ciento, que resulta mayor que el de otras marcas de acreditada notoriedad nacional e internacional, lo que evidencia el grado relevante de penetración en el mercado de la marca prioritaria.

La notoriedad en el mercado de las marcas obstaculizadoras "SB SALVADOR BACHILLER" y "BACHILLER", permite señalar que existe riesgo de evocación sobre el origen común empresarial en razón del relevante carácter distintivo dominante que caracteriza a las marcas prioritarias por la fuerza expresiva del término "BACHILLER", que goza de un grado elevado de conocimiento por el público que adquiere productos de marroquinería, vinculados a los complementos de moda y objetos de regalo, así como del público que en general adquiere productos de artesanía manufacturados.

Debe, asimismo, declararse la conformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de mayo de 1998, que ha realizado una aplicación razonable, congruente con las circunstancias concurrentes en este supuesto, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La comparación de los elementos denominativos que caracteriza la marca aspirante y las marcas obstaculizadoras revela la utilización de un elemento denominativo común "BACHILLER" que produce riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común de los productos y servicios ofrecidos por las marcas confrontadas.

El grado de similitud denominativa y fonética apreciable en una visión de conjunto de las marcas confrontadas no se compensa por el grado de separación de los productos ofrecidos por dichas marcas al coincidir en productos y servicios de marroquinería que se distribuyen en las mismas áreas comerciales, que constituye un test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe apreciar que la resolución administrativa impugnada no desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en la sentencia de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001). Debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996), determinando los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria de recurso de casación:

"

1. Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

2. que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

4. en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos".

Procede, consecuentemente, atendiendo a estos parámetros legales y jurisprudenciales, desestimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Jose Enrique contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de diciembre de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1506/1998, que casamos y anulamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto D. Carlos Jesús contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de abril de 1998 y de 28 de mayo de 1998 por ser conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.