STS, 18 de Noviembre de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 1764/1998, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 20 de diciembre de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil BANCO ATLÁNTICO, S.A., contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de diciembre de 1997 y 8 de mayo de 1998, que declaramos conformes a Derecho y confirmamos; sin expresa imposición de las costas procesales.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil BANCO ATLÁNTICO, S.A. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 11 de febrero de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 25 de marzo de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado el recurso, se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en él aducidos; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas para conceder la inscripción de la marca número 2.067.851 y que, por contra, es procedente su denegación, por ser incompatible en la inscripción registral con la marca oponente nº 1.784.863.».

La Sala, por providencia de fecha 9 de septiembre de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 22 de octubre de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 28 de octubre de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 30 de junio de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 8 de noviembre de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de diciembre de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil BANCO ATLÁNTICO, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de mayo de 1998, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 22 de diciembre de 1997, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.067.851 "FONOMARK" (gráfica), para amparar servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional, y delimitar el thema decidendi, procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional número 2.067.851 "FONOMARK" (gráfica), para amparar servicios de la clase 38, con la marca oponente número 1.784.863 "FONOMARKET" (gráfica), que distingue servicios de la clase 38, que se fundamenta con base a la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina de esta Sala, en la apreciación, desde un examen de conjunto de las marcas en conflicto, de la existencia de diferencias denominativas y fonéticas, que permite distinguirlas, según se advierte, de forma sucinta, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Insistiendo en la doctrina jurisprudencia¡ expuesta, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1999 nos dice que no se debe descomponer la afinidad fonética y la estructura debe prevalecer sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, de tal forma que el todo prevalezca sobre las partes o factores componentes y, al propio tiempo, como sostienen las SSTS de 10 de octubre de 1997 y 12 de abril de 2000 prevalece la vertiente verbal y denominativa. Pues bien, siguiendo todos los criterios expuestos en el caso que nos ocupa, la comparación de los signos encontrados y opuestos nos lleva a ratificar el criterio de la Administración por la evidente distinción denominativa y verbal entre FONOMARKET y FONOMARK, que suenan, desde luego al oído de manera distinta, de tal forma que debemos considerarlas compatibles para actuar en el mercado sin riesgo para los consumidores, lo que nos lleva a una conclusión desestimatoria del recurso interpuesto.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil BANCO ATLÁNTICO, S.A. se articula en dos motivos de casación.

En la formulación del primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la recurrente denuncia que la Sala de instancia infringe los artículos 33.1 y 67.1 de la referida Ley procesal, al no pronunciarse sobre la alegación, que considera constituye una cuestión esencial, concerniente al riesgo de que la marca aspirante fuese asociada con la marca oponente.

En el segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, se aduce que el juzgador de instancia no ha realizado una interpretación exhaustiva sobre el alcance de la prohibición contenida en dicho precepto, al no haber disociado en la formulación del juicio de semejanza entre las marcas, el riesgo de confusión del riesgo de asociación, que considera constituyen criterios de comparación autónomos.

Sobre el primer motivo de casación.

Procede desestimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado, que se funda en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que institucionaliza el principio procedimental de congruencia al expresar que la sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso.

La lectura de la sentencia recurrida desautoriza la afirmación efectuada por la parte recurrente de que la Sala de instancia infringe el principio de congruencia al guardar un silencio absoluto sobre el invocado riesgo de asociación:

En efecto, el Tribunal a quo no incurre en el vicio de incongruencia omisiva o ex silentio porque realiza un juicio plenario sobre el riesgo de confundibilidad entre las marcas en conflicto e implícitamente, da una respuesta al argumento aducido por la defensa letrada de la Entidad BANCO ATLÁNTICO, S.A. en el escrito de demanda formulado en la instancia, que debe caracterizarse de complementario para fundar la ratio decidendi de la sentencia, que basaba la pretensión de nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, en la alegación de que son contrarias a derecho por infringir el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por no tomar en consideración la oficina registral la confusión que se puede generar en el mercado si se autoriza el registro de la marca "FONOMARK", al producir el riesgo de que sea asociada a la marca oponente preinscrita, en la creencia de que es una mera derivación de la marca prioritaria "FONOMARKET", al declararse en la sentencia que dichas marcas son compatibles «para actuar en el mercado sin riesgo para los consumidores».

No podemos compartir, por tanto, que la Sala de instancia haya incurrido en déficit de motivación al justificar la declaración judicial de compatibilidad registral de las marcas en conflicto, en base al desarrollo de una fundamentación jurídica que, errónea o no, se revela suficiente para cumplir las exigencias dispuestas en los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Debe recordarse, a estos efectos, la doctrina de esta Sala sobre el alcance del deber de motivación del juez y acerca de la interdicción de que los órganos judiciales incurran en el vicio de incongruencia, según se expone en la sentencia de 4 de noviembre de 2005 /RC 428/2003):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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La incongruencia omisiva, advierte el Tribunal Constitucional en la referida sentencia, reiterando la doctrina expresada en la sentencia constitucional 169/2002, sólo tiene relevancia constitucional que determina declarar la vulneración del artículo 24 de la Constitución, cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, provoca indefensión de alguno de los justiciables por no tutelar el órgano jurisdiccional los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

La congruencia de las sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que discurra paralela con las alegaciones de las partes, bastando con un razonamiento suficiente que dé cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal. Y que, tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales».

Debe concluirse que la Sala de instancia ha juzgado dentro de los límites del objeto del proceso, que se encuentra enmarcado por las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de diciembre de 1997 y de 8 de mayo de 1998, y las pretensiones de la parte, que se concretizan en la declaración de que procede la denegación de la inscripción de la marca número 2.067.851 "FONOMARK" para amparar servicios de la clase 38, al comprobarse que ha examinado adecuadamente la causa de pedir sin provocar un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que la parte actora formuló sus pretensiones.

Sobre el segundo motivo de casación.

Cabe desestimar que la sentencia recurrida incurra en la infracción legal denunciada como segundo motivo de casación, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta Sala comparte el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia, aún de forma sintética, que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, al distinguirse por el grado de diferenciación denominativa y fonética.

La Sala de instancia no infringe el artículo 12.1 a) de las Ley de Marcas por no disociar el juicio de riesgo de confusión del juicio del riesgo de asociación:

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

La valoración del riesgo de confusión entre marcas debe, por tanto, apreciarse por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, ponderando globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Sólo en el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

La circunstancia de que las marcas controvertidas coincidan en la clase 38 y amparen servicios relacionados con el sector de las telecomunicaciones, no impide su convivencia pacífica ya que el grado de diferenciación denominativa, fonética y gráfica compensa la coincidencia entre las áreas comerciales en que se prestan los servicios de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores relevantes no pueda suscitarse riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común.

Esta conclusión jurídica que refiere la compatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.067.851 "FONOMARK", que distingue servicios de la clase 38, servicios de telecomunicaciones, servicios de alquiler de aparatos de telecomunicaciones, es compatible con la marca registrada número 1.784.863 "FONOMARKET" para servicios de la clase 38, al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para no inducir a confusión en el mercado, aunque ambas marcas se refieran a servicios idénticos o similares, ya que, en ningún caso, se deduce, con la exposición de argumentos convincentes, que se genere dilución o debilitamiento de la marca prioritaria.

Procede, consecuentemente, al desestimarse los motivos de casación articulados, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil BANCO ATLÁNTICO, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de diciembre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1764/1998.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil BANCO ATLÁNTICO, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de diciembre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1764/1998.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.-