STS 505/2003, 29 de Mayo de 2003

Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Burgos, fueron vistos los autos, Juicio de Menor Cuantía, promovidos a instancia de MIRA LLORENS, S.A., contra EL ARTESANO RAÚL VALCARCE, S.A.T. 9.270, sobre violación de derechos de marca registrada.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que, se declare que la demandada ha lesionado o violado el derecho de marca registral "El Artesano" de la que es titular la actora; que se condene a la demandada a que cese en el uso de la marca "El Artesano", ya sea de forma aislada o en otra confundible con ella para distinguir los productos alimenticios que elabora, condenándosele a la retirada del tráfico económico de productos, mercancías, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y demás material y/o documentos en que aparezca la marca "El Artesano"; se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios que serán fijados en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo estipulado en el art. 38 de la Ley de Marcas; se publique la sentencia a costa de la demandada en los términos previstos en el art. 36 d) de la Ley de Marcas; se condene a la demandada al pago de las costas de este procedimiento.

Admitida a trámite la demanda la representación procesal de el/la demandada/o/as/os contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia por la que, se absolviera a la que contesta de lo pretendido por la actora, con expresa imposición de las costas a la demandante.

Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fué declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en respectivos escritos en los que solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 10 de febrero de 1998, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando como estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Inmaculada Pérez Rey, en nombre y representación de "MIRA LLORENS, S.A.", contra "EL ARTESANO PAUL VALCARCE, S.A.T. 9.270", representada por el Procurador don Eugenio Echevarrieta Herrera, debo declarar y declaro que la demandada ha lesionado el derecho de marca registral "El Artesano" de la que es titular la actora, mediante el uso indebido de la marca "El Artesano Raúl Valcarce" y, asimismo, debo condenar y condeno a la parte demandada a lo siguiente: 1º) A que retire de forma inmediata a través de sus representantes y distribuidores todos "los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y demás material y/o documentos en los que aparezca la marca "El Artesano Raúl Valcarce". 2º) A que indemnice a la actora en los perjuicios consistentes en el precio de concesión de una licencia que se determinarán en ejecución de Sentencia por el periodo y en la cuantía que se dicen en el F.J.3º de esta resolución. 3º) La presente Resolución será publicada como se dice en el F.J. 4º de esta resolución y en el medio o medios que se determine en ejecución de sentencia. Se desestima el resto de los pedimentos del Súplico de la demanda. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas".

Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Tercera, dictó sentencia con fecha 15 de junio de 1998, cuyo Fallo es como sigue: "Que desestimando los recursos de apelación interpuestos por los Procuradores don Eugenio Echevarrieta Herrera y doña Inmaculada Pérez Rey, esta última en vía de adhesión, en las representaciones que tiene acreditadas en autos, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Burgos en los autos originales del presente Rollo de apelación, se confirma la misma en todos sus pronunciamientos con imposición a ambas partes litigantes de las costas causadas por sus respectivos recursos".

El Procurador de los Tribunales, don Carlos Mairata Laviña, en nombre y representación de la mercantil "EL ARTESANO RAÚL VALCARCE S.A.T. 9270", formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: PRIMERO: Al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de la jurisprudencia aplicable a las cuestiones objeto de debate, contenida en Sentencias de esta Sala Primera de fecha 16 de mayo de 1995, Sentencia 14 de abril de 1993 y 10 de mayo de 1995...".- SEGUNDO: "Al amparo de ordinal 4º del art. 1692 L.E.C., por incurrir la sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate, concretamente por infracción del art. 31.1 y 35 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas...".- TERCERO: "Al amparo del ordinal 4º del artículo 1692 L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de la jurisprudencia recogida en las Sentencias de esta sala de 21 de octubre de 1985, Sentencia de 30 de junio de 1986 aplicable a las cuestiones objeto de debate...".- CUARTO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate. Se denuncia la infracción de los arts. 4.4, 30 de la Ley de Marcas por aplicación indebida y la de los arts. 31 y 35 por inaplicación para fundamentar el acogimiento del punto primero del suplico de la demanda...".- QUINTO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate, concretamente por infracción del art. 1.3 y 30 y 31.1 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas".- SEXTO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de la L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate. Se denuncia la infracción del art. 37 y 38.1 2 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, Ley de Marcas, y 1902 y 1106 del C.c....".- SÉPTIMO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de la jurisprudencia aplicable a las cuestiones objeto de debate. Se denuncia en este Motivo la infracción por la Sentencia recurrida de las Sentencias de la Sala Primera del T.S. de 21 de abril de 1992 y 14 de octubre de 1992...".- OCTAVO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de la jurisprudencia aplicable a las cuestiones objeto de debate. Se denuncia en este Motivo la infracción por la Sentencia recurrida de las Sentencias de la Sala Primera del T.S. de 31 de mayo de 1983 y 17 de diciembre de 1980...".- NOVENO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate, concretamente, por infracción del art. 37 y 1902 y 1106 de la Ley 37/1988 de 10 de noviembre de marcas...".- DÉCIMO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto del debate, concretamente, por infracción del art. 38 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas y 1.106 del Código Civil...".- UNDECIMO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate, concretamente por infracción del art. 30 y 37, 38.1 y .....verlo-..... de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas...".- DUODECIMO: "Al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate, concretamente, por infracción del art. 37 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas y 1902 y 1106 del C.c., así como, de la doctrina jurisprudencial contenidas en Sentencias de esta Sala Primera del T.S. de 21 de abril de 1992 y 14 de octubre de 1992 que, sienta la doctrina constante y reiterada de que, si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por efectivamente probados en su existencia, correspondiendo la prueba de su existencia.....".

Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, la Procuradora de los Tribunales, doña Dolores Martín Cantón, en nombre y representación de la entidad mercantil MIRA Y LLORENS, S.A., impugnó el mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló para VOTACIÓN Y FALLO EL DÍA 12 DE MAYO DE 2003, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ

Por la Actora "Mira y Llorens, S.A.", se formula demanda contra la demandada "El artesano Raúl Valcarce S.A., a los fines que se declare que por ésta, se ha violado su derecho registral a la marca "El Artesano", de que es titular la misma, con las demás peticiones que constan, oponiéndose la demandada; dictándose sentencia por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Burgos en 10 de febrero de 1998, estimando en parte aquella acción, confirmándose por la de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de dicha Capital de 15 de junio de 1998, al desestimar sendos recursos de apelación, -el de la actora por adhesión en cuanto las costas- al comprobar la utilización de la misma marca "Artesano" y, referirse los respectivos productos amparados por el Nomenclátor -29 (codemandada, pimientos, tomates, conservas) y 30 (actora, dulces y alimentos, turrones) al sector de la alimentación.

Interponiéndose la presente casación por la demandada.

La línea decisoria de la Sentencia apelada, confirmatoria de la de primera instancia, se basa en los siguientes argumentos con fundamento en la tutela emanada de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 - 32/88:

1. Sobre la alegación de la demandada de que no existe riesgo de confusión al tratarse de denominaciones distintas y, que abarcan productos que aunque del sector de alimentación, no son idénticos; se afirma en el F.J. 2º: "...En el presente caso la utilización como la marca de la misma palabra "El Artesano" que la demandante utiliza para designar sus productos, aunque venga seguida de un nombre propio, pero expresado este en letras más pequeñas de forma que toda la atención se centra en aquélla y no en éste, hace inútil cualquier otra argumentación para llegar al convencimiento sobre la identidad de los fonemas expresados por ambas partes litigantes para designar los productos que comercializan".

2. Sobre la diferenciación entre los distintos productos comercializados por las partes contendientes, pese a la citada similitud fonética, se responde, a tenor de la jurisprudencia que se cita: F.J. 3º "...'frente a la identidad fonética y gráfica no puede prevalecer la diferencia de productos incluidos en el Nomenclátor ya que, este último es un elemento coadyuvante en caso de duda de las identidades o semejanzas anteriores, pero no cuando, como en el caso enjuiciado acaece la acción de nulidad se asienta en la identidad del nombre', y la de 14 de octubre de 1991, en la que 'se reitera la doctrina de esta Sala según la cual el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, establece una prohibición absoluta de admitir en el Registro los distintivos que, por su semejanza gráfica o fonética con otras ya registradas, puedan inducir a confusión, causa de nulidad a la que no afecta que una de las marcas está incluida en distinto número del Nomenclátor'. Esta doctrina jurisprudencial es perfectamente aplicable al caso enjuiciado en que la misma marca "El Artesano", es utilizada para designar productos que, aunque incluidos en distintos números del Nomenclátor -la de la actora en el 30 y la de la demandada en el 29-, pertenecen ambos al sector de la alimentación e induce a confusionismo en el consumidor sobre la efectiva titularidad del signo distintivo utilizado".

3. Sobre la impugnación de la demandada, respecto a la condena a la indemnización de daños y perjuicios consistente en el abono del precio que hubiera tenido que pagar el titular actor por la concesión de una licencia adecuada, se contesta, F.J. 4º: "...Esta determinación del concepto indemnizatorio, único que recoge la Sentencia, es uno de los que recoge el artículo 38.2 de la Ley para determinar la cuantía de las ganancias dejadas de percibir, a las que el demandante tiene derecho como consecuencia del acto infractor y que puede servir de base para la cuantificación del lucro cesante cuando este no puede hacerse en base a las ganancias dejadas de percibir o a los beneficios que el demandado ha obtenido por la utilización ilegítima. Además el propio demandado reconoce al formular a sus testigos la pregunta 19 que el demandante ofreció a aquél la posibilidad de utilizar la marca a cambio del pago de 5 millones de pesetas, por lo que se está en el caso de las previsiones del artículo 38.2 al condenar al demandado al pago de dicho precio de explotación como indemnización por las ganancias dejadas de percibir por la parte actora a consecuencia de la conducta llevada a cabo por la parte demandada".

En el recurso de casación se articula por la demandada los siguientes 12 Motivos:

En el PRIMERO, así como en el SEGUNDO y TERCERO, (el propio recurso los engloba al referirse a los citados y discrepar del riesgo de confusión que tiene en cuenta la recurrida, con la manifiesta impropiedad de, incluso, afirmar que "... los hechos son valorables en casación por la vía del núm. 4º del art. 1692"). En los tres citados Motivos, insiste, en el Primero, denunciando la jurisprudencia que cita, en el segundo, al amparo de la infracción que aduce de los arts. 31.1 y 35 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre y, en el tercero, en cuanto a la jurisprudencia que examina la relevancia del Nomenclátor sobre la eventual identidad fonética o gráfica de las marcas contendientes.

La no acogida de los Motivos es meridiana, ya que, aparte de que no es posible, sin más, aplicar una jurisprudencia relativa de unos litigios a otros distintos, es, bien claro que, en autos, el actor ejercita la tutela emanada de citado art. 35 y , que pese a la diversidad de productos del Nomenclátor -los de la actora, en base a su número 29 y, los de la demandada recurrente en el 30, ambos referentes al sector de la alimentación-, por lo que, el riesgo de confusión es tan notorio que no sólo esta Sala confirma la exposición y criterios ya transcritos de que, una marca nominada "EL ARTESANO", la de la actora, pugna ó se opone a la de la recurrente "EL ARTESANO RAÚL VALCARCE", por lo que, no puede sino, en el general entendimiento, incluso, recuerdo o repetición por el usuario, que éste, sin duda, identificará todo aquello a que se refiere su alcance -los productos de los reseñados Nomenclátor y, considerar o entender o, más bien, retener en su memoria (el Juzgado -F.J. 2º- con acierto, habla de "lo que impacta a sus ojos") el término matriz de ARTESANO, sin que le sirva como criterio distintivo, el añadido diferenciador o, el nombre propio que sigue al empleo de ese signo denominativo matriz que, además, reúne una notoria sonoridad para que opere la referida retención identificadora por el público consumidor, lo que, sin más, conduce a la recta aplicación del art. 4-4 que tanto en su aspecto objetivo como subjetivo ampara la acción ejercitada en los términos así mismo expuestos con detalle por la Sentencia del Juzgado de instancia; se rechaza, asimismo, el MOTIVO CUARTO, que al amparo del ordinal 4º del art. 1692 L.E.C., denuncia, por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate, la infracción de los arts. 4.4, 30 de la Ley de Marcas por aplicación indebida y la de los arts. 31 y 35 por inaplicación para fundamentar el acogimiento del punto primero del suplico de la demanda; pues, la referencia además al art. 30, 31 y 35 de la Ley de Marcas, en nada empece al juicio censor de la confusión y violación del derecho del actor conculcado por la recurrente, según lo antes razonado.

El MOTIVO QUINTO, se formula al amparo del ordinal 4º del art. 1692 L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate, concretamente por infracción del art. 1.3 y 30 y 31.1 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas;

No existe tal infracción, porque el REGISTRO de la Marca prevalente deriva, en el elenco del Nomenclátor en cuanto a productos similares a los opuestos (los de la actora dulces en general, los de la demandante, otros alimenticios), sin que se acepte la inexpresiva mención final del Motivo de pedir una tutela por la infracción de la recurrida no producida.

En los Motivos siguientes, se cuestiona el aspecto de condena en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios declarada por la primera Sentencia, confirmada por la recurrida, así:

En el MOTIVO SEXTO, se denuncia la infracción de los arts 37 y 38 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, Ley de Marcas, porque, no se refieren las sentencias a la existencia de los daños que constan como producidos y, que su condena al abono infringe tales preceptos.

El Motivo no se acoge, porque, el propio F.J. 4º de la recurrida, confirma y ratifica el pormenor de esa indemnización en los términos que expresa el F.J. 3º de la Sentencia del Juzgado.

El MOTIVO SÉPTIMO, se fundamenta al amparo del ordinal 4º del art. 1692 L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de la jurisprudencia aplicable a las cuestiones objeto de debate. denunciando la infracción por la Sentencia recurrida de las Sentencias de la Sala Primera del T.S. de 21 de abril de 1992 y 14 de octubre de 1992.

Se rechaza, asimismo, este Motivo, porque, la jurisprudencia que cita es casuística y no aplicable y, porque, se ha constatado la presunción de que la violación del derecho de propiedad industrial ha producido los perjuicios que se declaran.

El MOTIVO OCTAVO, se formula al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de la jurisprudencia aplicable a las cuestiones objeto de debate. Se denuncia en este Motivo la infracción por la Sentencia recurrida de las Sentencias de la Sala Primera del T.S. de 31 de mayo de 1983 y 17 de diciembre de 1980.

En cuanto a la condena al pago del LUCRO CESANTE, que siempre habrá de acreditarse restrictivamente, basta con la remisión a la respuesta al Motivo Sexto, en su detalle respecto a su existencia en el modelo de la primera Sentencia.

El MOTIVO NOVENO: se formula al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de L.E.C., por incurrir la Sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate, concretamente, por infracción del art. 37 y 1902 y 1106 de la Ley 37/1988 de 10 de noviembre de marcas.

Tampoco se acepta, porque, ese conocimiento previo de la recurrente luego condenada. está implícito en el hecho del requerimiento notarial existente para que cesara en su actividad, mientras que el reprocho culpabilístico de los artículos del Código civil suponen otra alternativa o, se sobreentiende en una actividad como la del concurrente, vulneradora de los derechos de la contraparte, sin que quepa la alusión por ignorancia o conducta de buena fe.

En el MOTIVO DÉCIMO: se denuncia la infracción del art. 38 de la Ley de Marcas y 1.106 del Código Civil, sobre el alcance de la indemnización acordada en cuanto a la acogida del lucro cesante, lo que se reproduce en el MOTIVO UNDECIMO, que denuncia la infracción de los arts. 30 y 37, 38. de esa Ley, y se dice que el uso por el recurrente de su Marca para sus productos, no puede generar para la actora su derecho al pago del lucro cesante que se declara. Y por último que en el MOTIVO DUODECIMO, se denuncian los mismos preceptos -arts. 37, 1902 y 1106- porque, no se han probado los perjuicios irrogados al actor por la conducta de la recurrente.

El perecimiento de los tres últimos Motivos, deviene ineludible, ya que, la condena de la Sentencia de instancia respeta y tiene en cuenta la sanción nuclear del art. 38 de la Ley de Marcas que fija la tutela con su principio maximalista de que "La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la Marca a causa de la violación de su derecho", con los criterios en cuanto a su cuantificación que señala su núm. 2, que es, pues, lo ajustado por la recurrida según se transcribió en su lugar.

Se desestima, pues, el recurso con los efectos legales pertinentes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español