STS, 22 de Noviembre de 2006
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2006:7033 |
| Número de Recurso | 3425/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Noviembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil seis.
En el recurso de casación nº 3425/2004, interpuesto por la Entidad ANIMATION INVESTMENT INC., representada por la Procuradora Doña María Dolores de la Plata Corbacho, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 113/2004 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de febrero de 2004, recaída en el recurso nº 379/2001, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.199.032 "ANIMAX"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad ANIMATION INVESTMENT INC., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de octubre de 1999, que denegó la inscripción de la marca nº 2.199.032 "ANIMAX", para designar productos de la clase 38ª del Nomenclátor internacional.
Razonó el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:
"En el caso de autos, nos encontramos con que las marcas opuestas son para productos de la misma clase (38) y tienen un distintivo que fonéticamente es muy parecido, como se ve al pronunciar ANIMAX y MANIMAX. De esta forma las probabilidades de confusión en los consumidores son tan elevadas que ha de concluirse diciendo que obró correctamente la OEPM al denegar la marca pedida".
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 15 de marzo de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (ANIMATION INVESTMENT INC.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 7 de mayo de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia, por incongruencia omisiva. Infracción de los arts. 24.1 y 120.3 de la Constitución Española, el art. 248.3 de la LOPJ, los arts. 33.1 y 67.1 de la LJCA ., el art. 359 de la antigua LECi, y 218.1, 2 y 3 de la nueva LECi, por incongruencia omisiva.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretamente de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, por la no correcta aplicación del art. 12.2 de dicha Ley, así como la jurisprudencia que interpreta dicho precepto y el inmediatamente anterior contenido en el art. 150.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Terminando por suplicar sentencia por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1999 y 29 de noviembre de 2000, proceda a la concesión de la marca núm. 2.199.032 ANIMAX en clase 38, tal y como en Derecho procede.
Por providencia de fecha 8 de junio de 2005, y antes de admitir a trámite el presente recurso de casación, se dio traslado a las partes sobre la posible causa de inadmisión del recurso en relación con el motivo amparado en el apartado d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, la de no haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia (art. 89.2 LRJCA). Siendo evacuado el trámite conferido mediante escritos de fecha 16 de junio y 1 de julio de 2005, en los que manifestaron lo que a su derecho convino.
Por Auto de la Sala, de fecha 21 de julio de 2005, se acordó declarar la inadmisión del recurso de casación en relación con el motivo 2º articulado al amparo del art. 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, así como la admisión del recurso en relación con el motivo 1º, basado en el artículo 88.1.c) de dicha Ley, ordenándose por providencia de 24 de octubre de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 23 de junio de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 15 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca nº 2.199.032, ANIMAX, de la clase 38ª para servicios de "telecomunicaciones", por semejanza en la denominación con la opuesta de oficio nº 1.933.279 "MANIMAX" también de la clase 38ª.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo fue desestimado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con base en que ambas marcas son para productos de la misma clase y tienen un distintivo que fonéticamente es muy parecido, siendo elevadas las probabilidades de confusión de los consumidores.
Frente a esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes. Por auto de 21 de julio de 2005 se inadmitió el motivo segundo articulado al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, pero se declaró admisible el motivo primero, a cuyo examen debe quedar reducida esta sentencia.
El motivo que se formula por quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, debe ser estimado, puesto que se ha producido incongruencia, al no resolverse la cuestión primordial alegada por la parte en su demanda, relativa a la prestación del consentimiento de la titular de la marca opuesta de oficio por el Registro.
Al estimar el motivo de casación, procede resolver el debate en los términos en que se planteó en primera instancia conforme al art. 95.2.c) de la Ley Jurisdiccional.
Con el escrito de demanda se acompañó documento acreditativo del consentimiento de Sogecable S.A., titular de la marca nº 1.933.279, para que sea concedida la solicitud de registro de la marca nº
2.199.032, a favor de Animation Investment Inc, así como para el uso de dicha marca para los servicios de telecomunicaciones. Consta acreditada ante notario la firma y la cualidad de Secretario General de Sogecable S.A., sin que se haya impugnado la autenticidad del documento o de su contenido.
El art. 12. 2 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, permite el registro de "una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios, o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión".
Se dan en el presente caso los presupuestos establecidos en el anterior precepto para estimar el consentimiento, y acceder al registro de la marca, pues no se trata de marcas idénticas, sino similares. El hecho de que el consentimiento se haya presentado con posterioridad al acto denegatorio, junto con la demanda, no impide dicha conclusión, pues como se ha dicho por esta Sala en sentencias de 17 y 31 de julio y 22 de febrero de 1989, 17 de septiembre de 1990, 28 de febrero y 30 de abril de 1991, 25 de septiembre, 7 y 13 de noviembre y 10 de diciembre de 1992, 5 de julio de 1993, 17 de octubre de 2001 y 15 de enero de 2003, entre otras, "será válido y eficaz aunque se haya presentado en vía jurisdiccional, ya que tal consentimiento del titular registral hace desaparecer el obstáculo de la marca que consiente, la cual manifiesta libremente su propósito de convivencia de las marcas enfrentadas y ya no constituyen obstáculo para la inscripción de la nueva marca en cuanto que el propio interesado manifiesta que no existe peligro de confusión entre ellas, que es el objeto que persigue el Art. 12.1 a) de la Ley, y por tanto es evidente que la sentencia recurrida infringe por omisión lo dispuesto en el Art. 12.2 de la Ley 32/1988 ".
Por otra parte, no parece que exista riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial del producto, habida cuenta de que la nueva marca responde casi en su totalidad a las primeras letras de la denominación social de la solicitante -ANIMAX- lo que permitirá su identificación por los consumidores..
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3425/2004, interpuesto por la Entidad ANIMATION INVESTMENT INC., contra la sentencia nº 113/2004 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de febrero de 2004, recaída en el recurso nº 379/2001, debemos revocar dicha sentencia, y declaramos estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de octubre de 1999, anulando el acto impugnado y declarando el derecho de la entidad recurrente a la inscripción de la marca nacional nº 2.199.032 "ANIMAX" para la clase 38ª; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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