STS, 28 de Junio de 2006

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2006:3985
Número de Recurso9568/2003
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución28 de Junio de 2006
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil seis.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 9568/2003 interpuesto por "INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 1 de octubre de 2003 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1082/2000 , sobre denegación de ampliación de la marca número 1.607.203, "La Jijonenca"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Industrias Jijonencas, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1082/2000 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de septiembre de 1999 que denegó la inscripción de la marca número 1.607.203, "La Jijonenca". Dicho acuerdo fue posteriormente confirmado en alzada con fecha 31 de octubre de 2000.

Segundo

En su escrito de demanda, de 8 de febrero de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que declare que procede revocar las referidas resoluciones registrales y conceder la inscripción solicitada en el expediente de autos para la ampliación de la indicada marca 'La Jijonenca', de la clase 35 del Nomenclátor Internacional". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 19 de febrero de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

Cuarto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 1 de octubre de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo núm. 1082/2000, interpuesto por el Procurador D. Javier Ungría López, en nombre y representación de Industrias Jijonencas, S.A., contra la resolución de fecha 31 de octubre de 2000, de la OEPM, que desestimó el recurso de alzada contra la resolución anterior de la misma Oficina de fecha 20 de septiembre de 1999, que no concedió la marca nacional núm. 1.607.203 'La Jijonenca', para productos de la clase 35. Sin costas".

Quinto

Con fecha 26 de diciembre de 2003 "Industrias Jijonencas, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 9568/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , por incongruencia omisiva.

Segundo

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del "principio de prioridad registral y la jurisprudencia promulgada en esta materia" y del "artículo 12.1 de la Ley de Marcas que también contempla dicha prioridad en su norma".

Sexto

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Séptimo

Por providencia de 1 de febrero de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 1 de octubre de 2003 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Industrias Jijonencas, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca número 1.607.203, "La Jijonenca", para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de venta al detall en comercios de todo tipo de artículos alimenticios, especialmente helados, turrones y dulces".

A la ampliación de la marca número 1.607.203, "La Jijonenca", solicitada por "Industrias Jijonencas, S.A.", se había opuesto Dª. Bárbara en cuanto titular del rótulo de establecimiento número 41.416/6, "La Jijonenca", "para distinguir su establecimiento de venta de helados de todas clases y horchata líquida".

Segundo

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1.c) LM , ya que la marca 1.607.203, 'La Jijonenca' denominativa, cuya ampliación se solicita, es idéntica al rótulo de establecimiento oponente 41.416 'La Jijonenca' denominativo, y presenta asimismo con dicho signo una total coincidencia aplicativa, ya que mientras la ampliación solicitada lo es para distinguir en la clase 35 del Nomenclátor Internacional 'servicios de venta al detalle en comercios de todo tipo de artículos alimenticios, especialmente helados, turrones y dulces', el rótulo oponente distingue un establecimiento destinado 'a la venta de helado de todas clases y horchata líquida'. Por consiguiente, se considera que la eventual convivencia registral de los signos enfrentados induciría al público de los consumidores a asociar erróneamente sus respectivos orígenes empresariales.

Que no pueden tenerse en cuenta las demás alegaciones de la parte recurrente relativas a su prioridad registral sobre el distintivo La Jijonenca, ya que por una parte la marca 38.935 no distingue helados ni horchatas, y por otra parte las marcas 666.892, 1.607.199 y 1.607.204, también invocadas por el recurrente, no son prioritarias al rótulo de establecimiento oponente 41.416, que es el signo al que corresponde verdaderamente la prioridad registral en relación a la venta de helados".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"No ha de olvidarse que la marca es para la venta de productos al "detall", con lo que coincide totalmente con lo que se protege con el rótulo del establecimiento y los distintivos son exactamente iguales, por lo que la marca pretendida está afectada por la prohibición del artículo transcrito.

Según la parte actora, se le debe conceder lo pedido pues ya tenía registrado el distintivo para marca dedicada a "turrones, mazapán, anises, piñones, peladillas y dulces secos y en almíbar de todas clases" y que, durante muchos años, en el nomenclátor estaban en el mismo grupo los "helados". Sin embargo, con este razonamiento la propia parte, implícitamente, está reconociendo lo acertado de la resolución administrativa, pues si estuvieron en el mismo grupo los productos y luego el legislador los ha diferenciado es la mejor prueba de que, cuando se dictó la resolución administrativa, que es el momento determinante de los hechos, ya estaban en grupos distintos, por lo que la marca registrada en uno de ellos no creaba prioridad en el otro."

Tercero

En su primer motivo de casación, interpuesto al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , la recurrente imputa al tribunal de instancia una incongruencia omisiva contraria al artículo 67.1 de dicha Ley Jurisdiccional y al artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "[...] porque no ha dado respuesta oportuna a la invocación que hacía la demanda sobre el derecho prioritario que Industrias Jijonencas, S.A. tenía en relación con la denominación La Jijonenca".

El motivo debe ser rechazado. La sentencia impugnada afronta la tesis de la demanda sintetizándola al afirmar que la recurrente alega tener "prioritariamente registradas marcas con el mismo distintivo", alegación que acto seguido la Sala de instancia no considera aceptable pues entiende que la marca "La Jijonenca" más antigua (número 38.935) tenía un ámbito aplicativo distinto del que caracteriza al rótulo del establecimiento oponente. Añade, a estos efectos, el tribunal sentenciador determinadas consideraciones respecto del contenido del Nomenclátor en un período y en otro, como argumento de refuerzo. La respuesta final así dada en relación con el planteamiento correlativo de la demanda basta para excluir la incongruencia omisiva denunciada.

Otra cosa es que dicha respuesta sea acertada o desacertada o que el tribunal de instancia haya cometido un error en su apreciación de los hechos, pero ello no tiene que ver con la incongruencia omisiva sino con la conformidad a derecho del contenido del fallo, que habría incurrido en supuesto vicio de fondo corregible en casación a través del cauce procesal previsto en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional .

De hecho, en el encabezamiento del segundo motivo de casación la parte recurrente llega a afirmar que "el juzgador de instancia ha rechazado, por causa del error fáctico que ya ha sido suficientemente explicado, la alegación que había hecho la demanda [...] en el sentido de que la titularidad sobre la marca número 38.935 [...] favorece la posibilidad de la ampliación de marca defendida número 1.607.203". Con lo que evidencia que no ha habido ausencia de respuesta sino rechazo expreso a la correspondiente alegación de la demanda.

Cuarto

En dicho segundo motivo de casación, esta vez al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , afirma la parte actora que la sentencia recurrida "ha infringido el principio de prioridad registral y la jurisprudencia promulgada en esta materia tan fundamental de propiedad industrial, así como el precepto del artículo 12.1 de la Ley de Marcas que también contempla dicha prioridad en su norma".

Para juzgar acerca de la supuesta prioridad registral de la marca número 38.935 (registrada en 1921 y anterior, por lo tanto, al rótulo del establecimiento número 41.415, registrado en 1954) que pretende hacer valer la entidad recurrente como marca matriz de la ahora impugnada, es preciso atender no sólo a su denominación, idéntica a la del citado rótulo oponente, sino, sobre todo, a los productos que con ella se protegen. Según ya ha quedado dicho y nada se ha probado en contra, entre ellos no figuraban ni los helados ni las horchatas, productos para cuya comercialización se concedió aquel rótulo.

Siendo ello así, y habida cuenta de que el apartado 1.c) del artículo 12 de la Ley de Marcas de 1988 (al que se refiere la parte final de la sentencia del Tribunal Supremo que el de instancia cita como refuerzo de su tesis) prohíbe registrar como marcas los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca, la concesión o "ampliación" de la nueva marca estuvo en este caso debidamente denegada.

En efecto, la nueva marca 1.607.203, a diferencia de la originaria número 38.935, no pretende proteger productos sino servicios, y concretamente se solicita para identificar servicios de "venta al detall" en comercios de productos alimenticios, en especial "helados, turrones y dulces". Existe, por lo tanto, además de la identidad denominativa con el rótulo número 41.416, una coincidencia en cuanto a la actividad que desarrolla el establecimiento de helados de la señora Bárbara, amparado desde hace más de cincuenta años por dicho rótulo. La preferencia registral de éste, restringida al ámbito específico del establecimiento, no puede ser ignorada ni desaparece por el hecho de que existiera en el momento de su registro -no impugnado en su día ni ulteriormente- una marca previa (la 38.935) con la que podía válidamente coexistir pues, aun teniendo la misma denominación, ésta se refería a productos distintos de los helados y las horchatas.

Admitir la tesis de la recurrente equivaldría a desconocer la eficacia registral de la inscripción del rótulo del establecimiento que, insistimos, nadie ha impugnado formalmente. Por el contrario, el rechazo de la solicitud presentada deja incólume la protección de la marca originaria 38.395 en los términos en que se concedió y permite su extensión ulterior sólo a ámbitos aplicativos en los que no hayan existido, entre tanto, nuevos registros válidos de la misma denominación ("La Jijonenca") para otros productos o servicios diferenciados, como aquí sucedió.

Las sentencias del Tribunal Supremo invocadas por la recurrente en su segundo motivo de casación no pueden tener en este caso la eficacia que aquélla pretende, pues no existieron en su día obstáculos para la inscripción del rótulo del establecimiento "La Jijonenca", limitado a la actividad de venta de helados y horchatas, de modo que no cabe afirmar -como se sostiene en el recurso- que se tratara de una inscripción errónea o indebidamente concedida a partir de la cual su titular no debiera gozar de un "derecho prioritario" que él mismo habría ilícitamente "sustraído" a una marca anterior.

Quinto

Procede, en definitiva, la desestimación del recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 9568/2003, interpuesto por la "Industrias Jijonencas, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 1 de octubre de 2003, recaída en el recurso número 1082 de 2000 . Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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