STS, 29 de Octubre de 2003

Ponente:D. Fernando Cid Fontán
Número de Recurso:6282/1998
Procedimiento:CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION
Fecha de Resolución:29 de Octubre de 2003
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

"IMPUGNACIÓN DE CONCESIÓN DE MARCA. INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN. Existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas de conjunto para evitar su recíproca diferenciación excluyendo todo motivo para entender que pueda haber riesgo de confusión entre los rótulos y marcas enfrentadas derivadas del vocablo ""MARINA"", de la aspirante, que la hace inconfundible con el de ""ADOLFO"", de la oponente. A ello no cabe oponer que esos productos de ambas se comercializan en los mismos establecimientos, pues dicho elemento sólo entra en juego, como segundo requisito, cuando existe semejanza o riesgo de confusión o asociación entre las denominaciones enfrentadas, pero nunca cuando no existe dicho riesgo. En primera instancia se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ADOLFO DOMINGUEZ, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que concedió el registro del Rótulo de Establecimiento nº 205.458 ""MARINA DOMINGUEZ"". Se desestima el recurso de casación, interpuesto por la entidad ADOLFO DOMINGUEZ, S.L., con costas."

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil tres.

En el recurso de casación nº 6282/1998, interpuesto por la Procuradora Dª. Mª. Isabel Campillo García, en nombre y representación de la entidad ADOLFO DOMINGUEZ, S.L. con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 862 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 2315/1994, con fecha 11 de diciembre de 1997, sobre concesión del Rótulo de Establecimiento nº 205.458 "MARINA DOMINGUEZ"; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo nº 2315/1994, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 11 de diciembre de 1997, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ADOLFO DOMINGUEZ, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de junio de 1994 que en vía de reposición concedió el registro del Rótulo de Establecimiento nº 205.458 "MARINA DOMINGUEZ". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de ADOLFO DOMINGUEZ, S.L. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de mayo de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 23 de junio de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra denegando el Rótulo de Establecimiento 205.458 MARINA DOMINGUEZ.

TERCERO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 20 de septiembre de 1999, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 13 de octubre de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.

CUARTO

Por providencia de fecha 4 de julio de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 22 de octubre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

PRIMERO.- Es objeto de la presente casación la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de fecha 11 de diciembre de 1997 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo nº 2315/1994 promovido por ADOLFO DOMINGUEZ e HIJOS, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 6 de septiembre de 1993, por la que se concedió el registro del Rótulo de Establecimiento nº 205.458 "MARINA DOMINGUEZ", en la ciudad de Orense, para "un negocio al por menor de prendas confeccionadas de todas clases, zapatos y complementos de vestir", y contra la dictada por el mismo Órgano de 23 de junio de 1994, denegatoria del recurso de reposición interpuesto contra aquélla.

En dicha sentencia se llegó a la conclusión de que existen diferencias suficientes que evitan toda confusión entre el Rótulo concedido y el Rótulo Comercial inscrito nº 126.600 "ADOLFO DOMINGUEZ", para un negocio de "articulos confeccionados de todas clases, complementos de vestir, objetos de regalo" para Madrid, Barcelona y Orense, así como la marca nº 954.629 "ADOLFO DOMINGUEZ", clase 25ª, "ropas y confecciones", propiedad de ADOLFO DOMINGUEZ e HIJOS, S.L., y ello porque el vocablo "Domínguez" va en aquélla precedida del nombre propio "MARINA" que la hace distinguible fácilmente de su oponente y no existe confusión posible entre ellas.

SEGUNDO

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, aplicable también a los rótulos comerciales, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

TERCERO

En el único motivo de casación formulado por la entidad recurrente se alega interpretación errónea de los del artículos 86, 12.1.a) y 13 b) de la Ley de Marcas, en base a los siguientes argumentos: a) la notoriedad del distintivo "ADOLFO DOMINGUEZ" debería haber motivado que se considerase al idéntico "DOMINGUEZ" como elemento caracterizador o más destacado en el conjunto del Rótulo Comercial concedido; b) la semejanza fonética de ambos rótulos y marcas opuestos que deben ser mantenida en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley; c) la estimación de riesgo de asociación entre los rótulos y marcas enfrentadas..

Tales razonamientos se encuentran ya parcialmente rebatidos con lo dicho anteriormente. En efecto, se ha reiterado suficientemente la necesidad, según la nueva Ley de Marcas, de que se produzcan conjuntamente, de un lado, las similitudes en signos, y, de otro, en productos o servicios o actividades.

Aunque el recurrente alega la notoriedad de la marca "ADOLFO DOMINGUEZ", sobre lo cual no existe ninguna prueba, en realidad está solicitando la atenuación del principio de especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada (art. 13.c de la Ley de Marcas), y que no cabe extenderla a la marca notoria, pues mientras aquélla se justifica porque es conocida en todos los ámbitos por el público en general, ésta sólo lo es en cada sector comercial por los consumidores del mismo, de tal forma que el riesgo de asociación no se intercomunica entre los diversos campos. Es más, este riesgo no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, pues, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de noviembre de 1997, "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste". En consecuencia, determinado que no existe riesgo de confusión ni de asociación entre los signos enfrentados, no cabe tenerlo en cuenta.

Desde esta perspectiva, los argumentos dirigidos a demostrar la relevancia del rótulo "ADOLFO DOMINGUEZ" frente al "DOMINGUEZ" que acompaña al rótulo aspirante, para fundamentar así la identidad con las marcas y rótulos oponentes, pierden su finalidad. En la sentencia de instancia se concluye que existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas de conjunto para evitar su recíproca diferenciación excluyendo todo motivo para entender que pueda haber riesgo de confusión entre los rótulos y marcas enfrentadas derivadas del vocablo "MARINA", de la aspirante, que la hace inconfundible con el de "ADOLFO", de la oponente. A ello no cabe oponer que esos productos de ambas se comercializan en los mismos establecimientos, pues dicho elemento sólo entra en juego, como segundo requisito, cuando existe semejanza o riesgo de confusión o asociación entre las denominaciones enfrentadas, pero nunca cuando no existe dicho riesgo, como con todo acierto sostiene la sentencia recurrida ante lo cual no cabe apreciar ni el riesgo de asociación ni la identidad o semejanza de productos que no actúa como elemento causante de la confusión.

QUINTO

Al desestimar el único motivo de casación alegado, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 6282/1998, interpuesto por la Procuradora Dª. Mª. Isabel Campillo García, en nombre y representación de la entidad ADOLFO DOMINGUEZ, S.L., contra la sentencia de fecha 11 de diciembre de 1997, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2315/1994, con expresa condena en costas al recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.