STS, 8 de Marzo de 2007

En el recurso contencioso-administrativo nº 1.200/2001, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 18 de octubre de 2004, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Andreu Socías, en nombre y representación de la Entidad "EL CORTE INGLÉS, S.A.", contra los actos administrativos reflejados en el Fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, los cuales, por ser contrarios a derecho, anulamos; al propio tiempo debemos declarar y declaramos el derecho que ostenta la hoy recurrente a que se proceda a la inscripción de la marca Nacional nº 2.227.731, mixta, "B BOOMERANG LA BASE DEL DEPORTE" para la Clase 16 del Nomenclátor; pronunciamientos por los que habrá de estar y pasar la Administración demandada; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas».

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representación de PROMOCIONES BIJOYA, S.A., mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2004. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 10 de diciembre de 2004, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Emplazadas las partes, la representación procesal de PROMOCIONES BIJOYA, S.A formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 18 de enero de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[Que] previa la tramitación legal pertinente, declare admitido este recurso respecto al motivo formalizado y, en su día, con estimación de tal motivo, declare haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca española 2.227.731 B BOOMERANG La Base del Deporte, para los productos que reivindica en la clase 16ª del Nomenclátor».

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 24 de mayo de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Por providencia de 19 de julio de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y al Procurador de los Tribunales Don Carlos Andreu Socias, en representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., para que formalizaran su oposición.

1. El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, presentó escrito de fecha 21 de septiembre de 2006 en el que expuso que «Habiéndole sido dado traslado para formular oposición en la casación de referencia, manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite»

2. El Procurador de los Tribunales Don Carlos Andreu Socías, en representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., presentó su escrito de oposición con fecha 6 de octubre de 2006, y concluyó suplicando que «previos los trámites procesales oportunos, dicte en su día sentencia desestimando tal recurso de casación y confirmando íntegramente la mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y todo ello con imposición de costas a la parte recurrente».

Por diligencia de ordenación de 6 de febrero de 2007 se tuvo por personado en representación de EL CORTE INGLÉS, S.A. al Procurador de los Tribunales Don César Berlanga Torres, en sustitución del Procurador Don Carlos Andreu Socías.

Por diligencia de ordenación de 9 de octubre de 2006 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

Por providencia de fecha 14 de febrero de 2007 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 6 de marzo de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 18 de octubre de 2004 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, estimando la pretensión de EL CORTE INGLÉS, S.A., anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 5 de mayo de 2000, confirmada en alzada por otra de 14 de marzo de 2001, y accedió a la inscripción de la marca nacional número 2.227.731 "B BOOMERANG LA BASE DEL DEPORTE", mixta, para productos de la clase 16 del Nomenclátor (papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; y clichés), por estimarla compatible con la marca comunitaria nº 444.059 "BOOMERANG", denominativa, concedida también para la clase 16.

Tras exponer los criterios fijados por la jurisprudencia para la correcta aplicación del artículo 12.1. de la Ley 32/1988, de Marcas, la sentencia recurrida se pronuncia en los siguientes términos:

Para resolver tal cuestión hemos de empezar por resaltar que la marca cuya denegación de inscripción se cuestiona, al igual que la prioritaria a que antes hemos aludido, ciertamente tienen en común el que ambas utilizan el vocablo "BOOMERANG", coincidencia mas allá de la cual cabe observar disparidades entre las mismas que hemos de destacar. En efecto, la marca cuya inscripción hoy se pretende se declare añade al vocablo antedicho, amén de la letra "B" precediéndole, la leyenda "LA BASE DEL DEPORTE", mientras que la marca prioritaria se compone de aquél exclusivo vocablo. Por otra parte, y desde un punto de vista gráfico, nada tienen que ver las marcas comparadas pues las mismas se presentan visualmente al consumidor claramente diferenciadas puesto que, mientras la marca titularidad de la hoy actora presenta un peculiar y característico diseño, la marca opuesta como prioritaria es simplemente denominativa. Al margen de lo anterior ha de destacarse que de la documentación aportada por la mercantil recurrente puede verificarse, según se alega, que la misma tiene inscrita a su favor la marca nº 456.466, denominada "BOOMERANG",- es decir, con una denominación idéntica al término principal de la marca que ha sido denegada, así como al de la marca opuesta como prioritaria -, marca aquélla que está registrada en las clases 24 y 25 del Nomenclátor con mucha anterioridad a la solicitud de la titular de la marca prioritaria, ya que aquella inscripción data del año

1.964, habiendo sido adquirida por "El Corte Inglés" por acuerdo de 30 de Mayo de 1.988. Debe destacarse, por otra parte, que posteriormente, en el año 1.988 en concreto, fueron inscritas otras variaciones de esa marca por la hoy actora, en varias clases del Nomenclátor, e incluso, que en los años 1.999 y 2.000, se inscribieron por la misma en las clases 28, 35 y 38, marcas con una denominación y presentación gráfica absolutamente idénticos a los de la denegada que hoy se cuestiona, a saber "B BOOMERANG LA BASE DEL DEPORTE". Resulta acreditado, por tanto, que "El Corte Inglés S.A.", empresa a la que la Administración actuante ha denegado el registro de la marca "B BOOMERANG LA BASE DEL DEPORTE" para la Clase 16, tenía inscritos con anterioridad a la solicitud por parte del titular de la marca prioritaria varios registros con la denominación "BOOMERANG", acompañados o no de un gráfico característico, en cada caso y, además, que también tenía inscritas distintas marcas que hacían uso de la misma denominación total y de la propia presentación gráfica que la nº 2.227.731 hoy denegada. Pues bien, este conjunto de circunstancias nos lleva a concluir en una solución estimatoria del presente recurso porque, en esencia, no se puede impedir el acceso al registro de una marca de denominación principal idéntica a otra anteriormente ostentada por el mismo titular, y que además no supuso obstáculo para la inscripción de la marca que ahora se opone como prioritaria. Por consiguiente, la falta de prioridad registral impide al titular de una marca de posterior acceso al registro, oponerse a otras anteriormente admitidas. Y esta es la doctrina constante y consolidada seguida por el Tribunal Supremo en Sentencias, entre otras, de 13 de Diciembre de 1.983 (R. 1983\6233), 11 de Julio de 1.985 (R. 1985\4046), 20 de Febrero de 1.987 (R. 1987\668), 26 de Marzo de 1.988 (R. 1988\1721), 30 de Julio de 1.988

(R. 1988\6414 y R. 1988\6432), 19 de Abril de 1.996 (R. 1996\4142), 18 de Marzo de 1.997 (R.1997\2453), 15 de Septiembre de 1.997 (R. 1997\6489 ). En ellas, consagrando el principio de prioridad registral, se sienta la doctrina de que no cabe la denegación posterior de una inscripción para otros productos, en base a la existencia de otra marca similar que sea posterior en inscripción, así como que la similitud (que en este caso es identidad) fonética no puede esgrimirse como obstáculo en contra de una marca prioritaria en inscripción registral para la que se solicita su ampliación a otros productos. Aplicando por tanto la doctrina reseñada al presente supuesto, debemos declarar, con la estimación del presente recurso contencioso- administrativo, que procede la autorización del registro que ha sido denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología

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El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de PROMOCIONES BIJOYA, S.A. al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo la recurrente denuncia la infracción del art.

12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia. Expone que la Sala ha aplicado erróneamente los conceptos contenidos en los preceptos legales citados, apartándose de la interpretación que de los mismos ha realizado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A juicio de esta parte, el elemento más característico de la marca denegada es la denominación "BOOMERANG", porque la leyenda "LA BASE DEL DEPORTE" está escrita en un tipo de letra más pequeño y, además, tiene un marcado matiz genérico. Añade que es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que cuando se enfrentan marcas denominativas y una de ellas es mixta, si las denominaciones son idénticas o muy semejantes debe darse primacía al elemento denominativo, y que debe aplicarse el principio de especialidad de la marca.

El motivo ha de ser desestimado. Como hemos repetido en sentencias anteriores [14 enero de 2005 (RC 4084/2002); 31 de octubre de 2000 (RC 4534/1993); 24 de Mayo de 2002 (RC 1976/1996); y 12 de febrero de 2003 (RC 1976/1996 )], dado que nos encontramos ante un recurso de casación, «no es ocioso recordar, también, algunas de las afirmaciones de este Tribunal que por su reiteración constituyen jurisprudencia . Así:

1. que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en igual sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad;

2. que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida;

3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos, constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de instancia apreciar (...); y

4. en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos».

El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, dispone que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior». Por tanto, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

Respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Lo que quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios -regla de la especialidad de la marca-. Esta asociación de signo y producto se transforma así en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas porque, realizada ésta en su conjunto, es inequívoco que tanto por el gráfico que acompaña a la marca solicitada como por la leyenda contenida en la misma, las diferencias son relevantes hasta el punto de permitir distinguirla de la oponente, sin que la coincidencia en un determinado vocablo resulte determinante; existen elementos diferentes entre una y otra marca, que varían por completo la percepción visual y auditiva. Y apreciadas esas diferencias, la consecuencia inmediata es la de que las mismas excluyen todo riesgo de error o confusión en el mercado.

En el motivo que se examina la parte ofrece diversas y variadas razones para sostener que existe riesgo de confusión, pero no puede sustituir la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo negado por la sentencia de instancia. Tampoco acierta el recurrente cuando señala que la jurisprudencia de esta Sala atribuye primacía al elemento denominativo cuando, enfrentadas dos marcas denominativas cuyas denominaciones son idénticas o muy semejantes, una de ellas es mixta. Precisamente esta Sala ha insistido en que no puede darse preponderancia únicamente al elemento denominativo, relegando a un segundo plano, sin trascendencia alguna para la distinción, al elemento gráfico que también integra el conjunto; es decir, la jurisprudencia prohíbe que se descomponga el conjunto para limitar la comparación a uno sólo de los elementos de la marca, alterando así de forma decisiva el juicio a realizar sobre la confundibilidad de las marcas enfrentadas.

Por último, debemos precisar que el argumento que sustenta el fallo estimatorio de la sentencia que se recurre se centra en la inexistencia de riesgo de asociación o de confusión entre los signos enfrentados. Y aunque a continuación se efectúan determinadas consideraciones que no se adecúan a la jurisprudencia de esta Sala, se comprueba que en nada modifican el razonamiento esencial ni son relevantes para el fallo. No obstante lo anterior, debemos efectuar algunas precisiones.

La Ley 32/1988, de Marcas, cambió sustancialmente el sistema anterior del Estatuto de la Propiedad Industrial, introduciendo en su artículo 12.1 ., como elemento decisivo para la inscripción en el Registro, el principio de especialidad. El principio de especialidad debe conjugarse con el de prioridad registral, pero no en el sentido amplio que cabría atribuirle en la legislación anterior, sino dentro del marco de la nueva normativa. De esta forma, la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos, pero no -salvo que se trate de una marca renombrada, circunstancia que no concurre en el presente supuesto- si se trata de productos o actividades diferentes, en cuyos campos operarán las reglas generales. Todo expediente de marca está vinculado a una determinada clase de productos, y su extensión a otras clases conlleva la tramitación de otros expedientes administrativos autónomos e independientes del primero. Por ello, la titularidad de un expediente de marca, para una determinada clase, no confiere a su propietario un derecho preferente y absoluto frente a terceros ni permite la extensión del signo a otras clases del Nomenclátor en cualquier tiempo posterior, de modo que si el signo coincide con la marca de un tercero, éste siempre puede invocar la prohibición del art. 12 de la Ley de Marcas . Ello es así porque, de lo contrario, bastaría registrar una marca para un producto cualquiera para entenderlo extendido a todas las clases del Nomenclátor, sin necesidad de nuevos expedientes contradictorios, dado que nadie podría oponerse a la nueva petición de una marca ya registrada.

La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,