STS, 18 de Mayo de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:3377 |
| Número de Recurso | 5026/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 5026/2000, interpuesto por el Procurador D. Pedro Rodríguez Rodríguez, en nombre y representación de DUQUES DE BERGARA, S.A., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 352 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso- administrativo nº 1000/1997, con fecha 27 de abril de 2000, que declaró ajustadas a derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de abril de 1996 y 30 de enero de 1997, que denegaron la inscripción de la marca nº 1.950.238 denominativa "HOTEL ARQUITECTO GAUDI", clase 42 del Nomenclátor para "servicios de un hotel"; siendo partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y GAUDI BARCELONA, S.A., representada por el Procurador D. Antonio M. Alvarez-Buylla Ballesteros, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 1000/1997, la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia nº 352 de fecha 27 de abril de 2000, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de "Duques de Bergara, S.A." contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de enero de 1997, desestimando el recurso ordinario contra la anterior de 3 de abril de 1996, denegando a la actora el registro de la marca número 1.950.238/9 "HOTEL ARQUITECTO GAUDI", para productos de la clase 42. Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DUQUES DE BERGARA, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 9 de junio de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 6 de julio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida, se declarase la disconformidad a derecho de las resoluciones que denegaron la inscripción de la marca nº 1.950.238 "HOTEL ARQUITECTO GAUDI", clase 42, acordando, en consecuencia, la concesión de la marca solicitada.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 14 de noviembre de 2001. Recibidas las actuaciones en la Sección Tercera, por providencia de 13 de diciembre de 2001, se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y al Procurador D. Antonio Mª. Alvarez-Buylla Ballesteros), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 21 de diciembre de 2001 y 25 de enero de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 25 de febrero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 11 de mayo de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurso de casación formulado contra la sentencia de instancia, fue admitido por la Sección Primera de esta Sala en sus cuatro motivos articulados; el primero, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio; los tres restantes al amparo del artículo 88.1 d); de ellos, el segundo, por infracción del principio de igualdad ante la Ley del artículo 14 de la Constitución Española; el tercero, por infracción de la jusrisprudencia relativa a la discriminación, y el cuarto, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas.
En el primer motivo se invoca el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por entender que la Sala de instancia al no haber recabado nuevamente de la Oficina Española de Patentes y Marcas el cumplimiento de los extremos integrantes de la prueba documental propuesta bajo el número IV, admitida por el Tribunal, dado que la Oficina al contestar omitió tales extremos, a pesar de haberse reiterado la petición por OTROSI en el escrito. Consta en los autos del recurso nº 1000/1997, oficio de fecha 19 de julio de 1999, por el cual la Oficina Española de Patentes y Marcas remite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en contestación al oficio enviado por la Sala el 20 del mismo mes en el que se acompañan las certificaciones autenticadas de las anotaciones registrales obrantes en dicho Organismo y de los documentos solicitados en el expediente, dándose por enterado de ello el recurrente, quien en su escrito de conclusiones sucintas por medio de OTROSI se limita a pedir a la Sala que para mejor proveer o como mejor proceda en derecho, se reitere a la Oficina la documentación recabada, aclarando que la trascendencia de tales documentos está encaminada a demostrar las circunstancias fácticas concurrentes en las resoluciones adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en ocasiones anteriores, para casos iguales al presente, así como para probar la existencia de numerosas denominaciones de sociedades, asociaciones y fundaciones que tienen el vocablo "GAUDI" y que no por ello han sido denegadas sus solicitudes. Asimismo consta en autos, que con fecha 10 de enero de 2000, es decir, con posterioridad al escrito de conclusiones, la Sala de instancia dictó providencia incorporando al ramo de prueba el despacho cumplimentado de la Oficina Española de Patentes y Marcas uniéndolo al ramo de prueba de la parte recurrente y concediéndoles el plazo de 3 días para hacer alegaciones, dejando el recurrente transcurrir dicho plazo sin evacuar el trámite.
El apartado c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, se refiere al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte; supuesto éste cuya disciplina procesal se completa en el apartado 2 del artículo, según el cual "la infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produzca indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello".
Para la procedencia de tal motivo, en cuanto a ese contenido, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º, que se hubiere incurrido en infracción de una norma reguladora del proceso; 2º, que se trate de infracción que tenga transcendencia; 3º, que se haya producido indefensión; y, 4º, que se hubiese pedido la subsanación de la falta o transgresión.
Ninguno de tales requisitos concurren en el supuesto de autos; primero, no se ha incurrido en ninguna infracción por parte del Órgano Jurisdiccional que cumplió correctamente las reglas por las que se rige la prueba y si no consiguió en su totalidad la aprobación de las pruebas solicitadas no fue por su culpa; segundo, tampoco constituye una infracción que en el presente caso tenga transcendencia, pues pretender acreditar circunstancias de otros precedentes administrativos en los que se ha admitido el término "GAUDI" para otras marcas, no tiene transcendencia absoluta en el presente proceso, dado que el precedente administrativo no vincula ni a la Administración ni al Órgano Jurisdiccional; tercero, que se haya producido indefensión, en ningún momento del recurso el recurrente acredita tal extremo; cuarto, que se hubiese pedido la subsanación de la falta o transgresión, tampoco se pidió, pues dejó transcurrir el término de tres días que se le concedió para hacer alegaciones y no hizo protesta alguna y sin que tampoco pueda considerarse protesta lo que dice en su escrito de conclusiones, pues la facultad de que la Sala acuerde para mejor proveer lo que estime oportuno, la tiene siempre, se le pida o no. Por todo ello, aun en el supuesto de que se estimase que hay infracción y que tiene transcendencia, que no explica la parte recurrente, desde luego ni existe indefensión ni se pidió la subsanación de la falta o transgresión, y procede desestimar el primer motivo de casación examinado.
En el segundo y tercer motivo de casación articulados al aparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, el recurrente alega que la sentencia de instancia infringe el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española y la jurisprudencia de la Sala sobre infracción del principio constitucional de no discriminación. Ambos motivos amparados en el mismo hecho de que la Sala de instancia no ha tenido en cuenta otros precedentes administrativos en los que se ha reconocido el término "GAUDI" para admitir otras marcas, deben ser resueltos de forma conjunta dado que los argumentos desestimatorios de ambos motivos son los mismos, y así evitaremos repeticiones inútiles. Los dos motivos han de ser rechazados, en primer lugar porque como hemos dicho antes, al precedente administrativo no vincula ni a la Administración ni al Órgano Jurisdicccional, los cuales no quedan obligados a mantener una situación ilegal aunque se haya producido, y en segundo lugar porque no consta que se trate de supuestos idénticos, por el contrario, existen indicios suficientes para suponer que se trata de casos diferentes, con marcas de diferentes leyendas, aunque tengan el término "GAUDI", que afectan a productos distintos y que además tienen un elemento gráfico, con lo cual, como sucede en casi todos los supuestos de marcas, cada caso es diferente y no se pueden generalizar las consecuencias, con lo cual no resulta acreditado el supuesto fundamental de igualdad y han de ser desestimados ambos motivos pues, no existiendo posibilidad de hacer comparación entre términos iguales, a falta de toda prueba que lo acredite, no resulta posible hablar de la desigualdad ni de la discriminación a las que alude el recurrente. Procede la desestimación de ambos motivos.
Como cuarto motivo de casación, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, alega el recurrente, que la sentencia de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al considerar que la sentencia recurrida incurre en error al afirmar que la marca nº 1.950.238 "HOTEL ARQUITECTO GAUDI", clase 42, "servicios de un hotel", induce a error o confusión con la marca oponente nº 1.526.043 "GAUDI", clase 42, "servicios de hoteles, bares, restaurantes y cafeterías". El artículo 12.1 a) de la Ley exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, y c) que puedan inducir a confusión en el mercado.
En estas prohibiciones generales, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el presente caso, el Tribunal de instancia ha comparado las dos marcas en su conjunto, la marca aspirante nº 1.950.238 "HOTEL ARQUITECTO GAUDI", para la clase 42ª, "servicios de un hotel", y su oponente marca nº 1.526.043 "GAUDI" de titularidad de GAUDI BARCELONA, S.A., para proteger productos idénticos de la clase 42ª, y llega a la conclusión de que las semejanzas fonéticas de ambas constituida por la identidad del término "GAUDI", producen una semejanza fonética que no es desvirtuada por los términos "HOTEL y ARQUITECTO" de la aspirante porque carecen de relevancia diferenciativa suficiente, y ello, unido a la naturaleza o especialidad de los productos que ambas protegen incluidos en la misma clase 42ª del Nomenclátor y que coinciden en los servicios de hoteles, hace que no se diferencien claramente y es posible que exista riesgo a error o confusión entre ellas, y por tanto la sentencia recurrida hace una interpretación lógica y correcta del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas. Las sentencias de esta Sala que el recurrente estima infringidas son anteriores a la vigencia de la Ley de Marcas, que precisamente ha introducido grandes modificaciones en materia de la especialidad de los productos, y que hacen totalmente inaplicables todas las sentencias anteriores de la Sala dictadas con la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, al haberse regulado por la Ley dicha materia de forma diferente a la regulada en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial en materia de productos.
Al desestimar todos los motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 5026/2000, interpuesto por el Procurador D. Pedro Rodríguez Rodríguez, en nombre y representación de DUQUES DE BERGARA, S.A., contra la sentencia nº 352 de fecha 27 de abril de 2000, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 1000/1997, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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