STS, 3 de Julio de 2001

PonenteCID FONTAN, FERNANDO
ECLIES:TS:2001:5708
Número de Recurso3125/1994
ProcedimientoCONTENCIOSO - 01
Fecha de Resolución 3 de Julio de 2001
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Julio de dos mil uno.

En el recurso de casación nº 3125/94, interpuesto por el Procurador D. José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 36 dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 707/92, con fecha 13 de enero de 1994, sobre marca; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dicto sentencia nº 36 de fecha 13 de enero de 1994, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de abril de 1994, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 20 de mayo de 1994 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso contencioso administrativo y anulando los actos administrativos impugnados que dieron lugar a la inscripción de la marca nº. 1.233.811 VIAJES IBERICA OVERSEAS, S.A.

TERCERO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 30 de junio de 1994, en la cual se hizo constar que se había personado como parte recurrida el Sr. Abogado del Estado a quien se le hizo entrega de copia del recurso para que en término de 30 días pudiese oponerse al mismo, lo que realizó mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 1994.

CUARTO

Por providencia de fecha 7 de marzo de 2001, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de junio de 2001, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En el presente recurso, el recurrente articula dos motivos de casación, el primero al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción del artículo 124.1º, 124-11º y 124-13º del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto Ley 26 de julio de 1929); el segundo por infracción de la jurisprudencia de esta Sala que cita.

SEGUNDO

El primer motivo de casación está mal formulado, en cuanto se articula al amparo del artículo 95.1.3º de la L.R.J.C.A., que se refiere al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio o infracción de las normas reguladoras de la sentencia, a las que nada se refiere el recurrente que luego se limita a denunciar la infracción del artículo 124.1º, 124.11º y 124.13º del Estatuto de la Propiedad Industrial, por lo cual debería haber sido formulado al amparo del artículo 95.1.4º de la L.R.J.C.A., por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Ello no obstante, esta Sala estima que se trata de un simple error de cita del número aplicable y procede a examinar el fondo del motivo invocado, comenzando por la infracción del artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial que se dice infringido en la sentencia en cuanto la misma estima que la marca aspirante nº 1.233.811, de la clase mixta, compuesta de leyenda VIAJES IBERICA OVERSEAS, S.A., y gráfico de una letra "i" mayúscula dentro de un círculo, para distinguir productos de la clase 39, servicios de una agencia de viajes, se diferencia fonética y gráficamente, es diferente de las oponentes 861.617 y 861.625 IBERIA, con gráfico de parte de un avión, ambas para distinguir productos de la clase 39, servicios de agencias de viajes, manteniendo el recurrente que ambas marcas incurren en el incumplimiento fonético y gráfico del artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial. La Sala no puede aceptar la tesis del recurrente y desde ahora la rechazamos, pues el recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas VIAJES IBERICA OVERSEAS, S. A. e IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, no presentan semejanza fonética o gráfica que les impide convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos, aunque sean idénticos, y en consecuencia la sentencia aplica correctamente el artículo 124.1º del Estatuto, o al menos puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente.

TERCERO

Como ya dijo esta Sala en sentencia de 25 de mayo de 2000, en recurso de casación interpuesto por IBERIA, LÍNEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A., frente a la concesión de la marca nº 1.147.965 IBERIA, se invoca por el recurrente, dentro del primer motivo de casación, la infracción del artículo 124 apartados 11º y 13º del Estatuto de la Propiedad Industrial, y en el segundo motivo de casación se alega infracción de la jurisprudencia de esta Sala en los supuestos de identidad de marcas y la Sala estima oportuno examinar de forma conjunta ambos motivos de casación en cuanto se encuentran íntimamente relacionados y deben correr idéntica suerte. El artículo 124 en su apartado 11º del Estatuto de la Propiedad Industrial que prohibe el acceso al Registro como marca, de las definidas en el artículo 118, a las denominaciones ya registradas, suprimiéndoles o agregándoles cualquier vocablo, con lo cual, a diferencia de la semejanza, que es un concepto jurídico indeterminado que ha de completarse con los demás datos fácticos y con las pruebas obrantes en autos, la identidad es algo distinto y que puede apreciarse de forma absoluta por cualquiera en cuanto resulta evidente por el sentido de la expresión por sí misma. La coincidencia absoluta exige una recíproca exactitud y por ello la identidad no resulta concordable con el artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, y ofrece una regulación especial. Así lo pone de manifiesto el párrafo 11º del artículo 124 de dicho Estatuto que contempla una modalidad concreta de igualdad que impide su enmascaramiento mediante yuxtaposición o disminución de algún vocablo, así como también se contempla en el artículo 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial, que prohibe la modificación de la marca en caso de identidad declarando que en tal caso no será eficaz la autorización del primitivo concesionario, llegando la doctrina y la jurisprudencia en algún momento a sugerir una posible nulidad absoluta de la inscripción en caso de denominaciones idénticas a otras ya registradas, frente a la simple anulabilidad en el de semejanza (sentencia 21 de diciembre de 1974). La identidad, además, basta para declararla con su comprobación material, fonética o gráfica y sin necesidad de acudir a otros criterios de diferenciación, como puede ser la naturaleza de los productos que ambas marcas protegen, pues tal elemento, es un simple factor complementario que sólo puede ser utilizado como elemento indirecto o circunstancia coadyuvante, para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado, pero sin eficacia calificadora directa desde el momento en que tal elemento no figura recogido en la diferenciación legal. Asimismo el artículo 124 en su apartado nº 13º, prohibe la inscripción en el Registro como marca, de los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial, precepto que pretende impedir que ninguna marca elija la identidad de otra, que por ser marca notoriamente conocida por su crédito o fama, pueda aprovecharse de la misma al indicar falsa procedencia.

CUARTO

No ofrece duda a la Sala que el caso presente, se oponen como inscritas en el Registro las marcas, nº 861.617 y 861.625 IBERIA, de la clase mixta con gráfico de un término o cuerpo de avión, de la titularidad del hoy recurrente frente, a la marca aspirante nº 1.233.811 VIAJES IBERICA OVERSEAS, S. A., con gráfico de una letra "i" mayúscula dentro de un círculo, todas ellas para distinguir servicios de una agencia de viajes, por lo cual no nos encontramos ante un caso de identidad absoluta de marcas, sino a lo sumo en un caso de semejanza, y como ya ha sostenido esta Sala en numerosas ocasiones, no toda semejanza es suficiente para declarar la incompatibilidad entre marcas, sino solamente aquella que sea capaz de crear confusión entre las mismas y en todo caso para averiguar si existe o no incompatibilidad entre ellas, es preciso comparar ambas marcas de forma conjunta, teniendo en cuenta todos los elementos que integran cada una. En el caso presente nos encontramos en que la marca aspirante VIAJES IBERICA OVERSEAS, S. A., se compone de cuatro elementos frente a uno solo de los oponentes, y que este elemento tampoco coincide de forma absoluta pues IBERIA e IBERICA, aunque ambas se refieren a la península Ibérica, tienen substantividad propia y de ningún modo puede admitirse como pretende el recurrente, que se le ha añadido la letra C, pues IBERIA proviene del pueblo primitivo IBERO e IBERICA, de la península en la que se estableció dicho pueblo, por lo cual puede asegurarse de forma categórica, que no existe ninguna semejanza fonética ni gráfica entre ambas marcas y que la marca aspirante ni se forma añadiendo la letra C a la oponente, ni está buscando una falsa indicación de procedencia o de aprovecharse de la reputación o fama de la oponente, sobre todo teniendo en cuenta la razón social de la aspirante que coincide absolutamente con la marca aspirante y por tanto, no es posible admitir la concurrencia de ninguna de las prohibiciones de los números 11º y 13º del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que alega el recurrente y en consecuencia esta Sala estima, que en el presente caso la sentencia recurrida no infringe el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial en sus apartados 11º y 13º, en relación con el artículo 118, que diferencia las marcas, ni la jurisprudencia que se dice infringida dictada en supuestos totalmente diferentes del examinado, al que no se le pueden aplicar principios generales jurisprudenciales establecidos para casos completamente diferentes, procediendo en consecuencia la desestimación del motivo de casación que examinamos y con él la totalidad del recurso de casación.

QUINTO

Al desestimar los dos motivos de impugnación es procedente declarar haber lugar al presente recurso de casación, lo que no conlleva condena en costas, tal como determina el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 3125/94, interpuesto por el Procurador D. José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., contra la sentencia nº 36 de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 13 de enero de 1994, en el recurso nº 707/92, con expresa condena en costas al recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria certifico.

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