ATS, 16 de Octubre de 2019

Ponente:FRANCISCO MARIN CASTAN
Número de Recurso:1187/2017
Procedimiento:Recurso de casación
Fecha de Resolución:16 de Octubre de 2019
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
 
CONTENIDO

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Fecha del auto: 16/10/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 1187/2017

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan

Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 8 DE ALICANTE

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Transcrito por: SGG/rf

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1187/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Rafael Saraza Jimena

D. Eduardo Baena Ruiz

En Madrid, a 16 de octubre de 2019.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.

PRIMERO.- La representación procesal de Société des Produits Nestlé S.A. y Nestlé España S.A. presentó escrito formulando recurso por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea (Sección Octava) de fecha 24 de enero de 2017, en el rollo de apelación n.º 443(U-30)16, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 985/2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, de Marcas de la Unión Europea.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

TERCERO.- El procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro en representación de Société des Produits Nestlé S.A. y Nestlé España S.A. presentó escrito de fecha 17 de marzo de 2017 personándose en concepto de parte recurrente.

La procuradora D.ª Dolores Martín Cantón, en representación de Fast Eurocafé S.A. presentó el día 18 de abril de 2017 escrito personándose en concepto de parte recurrida.

CUARTO.- Por providencia de fecha 11 de septiembre de 2019 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.

QUINTO.- La parte recurrente formuló sus alegaciones en escrito de fecha 26 de septiembre de 2019. La parte recurrida formuló alegaciones en escrito de fecha 24 de septiembre de 2019.

SEXTO.- La parte recurrente constituyó los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

PRIMERO.- La parte recurrente formalizó recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4.º LEC), el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC, debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC.

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 - al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

SEGUNDO.- La Audiencia estimó el recurso de apelación y revocó la resolución recurrida. Así no se aprecia que se haya producido una infracción del diseño registrado por parte del diseño de la recurrida, ya que la impresión general que causa en un usuario informado es diferente. Ello porque el diseño de un producto de café contiene elementos típicos y comunes, existentes en diversos formatos, lo que determina que los usuarios sean más conscientes de las diferencias entre los distintos productos.

De forma sintética y sin perjuicio del desarrollo en el resto de fundamentos, debido a la vasta extensión del recurso, la parte recurrente se opone a la resolución recurrida por estimar que realiza una incorrecta interpretación del concepto de "usuario informado" al efectuar la valoración del supuesto el juzgador como tal. Por otro lado, el registro del diseño establece su presunción validez y singularidad y debe ser objeto de protección. El Tribunal no puede revisar su carácter singular, mediante una comparación con dibujos o modelos que se hubieran hecho públicos antes de la fecha relevante, constituyan o no una tendencia general en el mercado.

TERCERO.- El recurso se formula al amparo del art. 477.2.3.º LEC, por razón de interés casacional y se articula en cinco motivos.

En el primer motivo se denuncia la infracción del art. 10.1 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, en relación con los arts. 3, 4.1 y 6 del mismo texto, al haber prescindido el TMUE de la impresión general que los diseños confrontados producen en los usuarios informados.

El fundamento del motivo se basa en oponerse a la valoración efectuada por el juzgador, en calidad de usuario informado. A juicio de la parte recurrente, no es posible que el juzgador se arrogue dicha condición respecto de la valoración de la prueba; de forma que no es admisible que se determine que no se ha invadido el ámbito de protección del diseño por un mero reconocimiento judicial, sin haber tenido en cuenta la impresión general que los usuarios informados pueden tener de los diseños confrontados.

El motivo incurre en la causa de inadmisión del art. 483.2. 2.º LEC, de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, desarrollada por el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, por incumplimiento de los requisitos del desarrollo de los motivos, en relación con la falta de respeto a la valoración probatoria, por pretender una revisión de la prueba.

La valoración probatoria corresponde al tribunal de instancia, y en el presente caso, la oposición viene dada por el hecho de que se admita que el juzgador se sitúe en la posición de usuario informado. Tal y como recuerda la sentencia, la valoración de la prueba supone una valoración conjunta de la materia probatorio obrante en el procedimiento, que impide que el criterio de un perito como usuario informado, predomine sobre la propia valoración judicial.

En el presente caso, la Audiencia tiene en cuenta la clase de diseño en litigio -envases de cápsulas de café- por lo que se trata de un diseño referido a un producto de uso común, y por ello admite la posibilidad de que sea valorado por el juzgador, en calidad de consumidor común y habitual. Y desde la perspectiva del juzgador, como usuario informado se valora la prueba, respecto de la que muestra su discrepancia la parte recurrente.

CUARTO.- En el segundo motivo se denuncia la infracción del art. 10.1 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos (RDMC) comunitarios, en relación con los arts. 19.1 y 85.1 del mismo, al haber aplicado el TMUE criterios propios del enjuiciamiento de las acciones de nulidad del diseño a una acción de violación del mismo, prescindiendo de las reglas de los apartados 1 de los tres artículos.

El tribunal debería haberse limitado a decidir de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 del Reglamento, es decir determinar si la recurrida había invadido el ámbito de exclusión atribuido a la titular del diseño, comparando el mismo con los infractores para determinar si en los usuarios informados producían o no una impresión distinta.

El motivo incurre en la causa de inadmisión del art. 483.2. 2.º LEC, de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, en relación con la acumulación de preceptos heterogéneos que genera ambigüedad e indefinición de la infracción cometida, en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3.º LEC, de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta Sala, en atención a las circunstancias fácticas del caso y en la causa prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

Se acumulan preceptos de contenido heterogéneo en un mismo motivo. Así se mezcla el art. 10 RDMC que regula el ámbito de protección del diseño, el art. 19 RMDC que consigna el ius prohibendi y el art. 85 RMDC sobre la presunción de validez de los diseños registrados. Los mismos tienen un contenido heterogéneo y en tanto que a lo largo del desarrollo del motivo se entremezclan argumentos relativos al grado de libertad del autor, la valoración del carácter singular o la falta de novedad, produce ambigüedad e indefinición sobre la infracción cometida.

Por otro lado, tampoco se puede estimar debidamente acreditado el interés casacional en los términos deseables, porque la parte recurrente únicamente alude a la sentencia del Tribunal Supremo núm. 160/2014, de 30 de abril, sobre el carácter singular de un diseño y si bien cita la sentencia núm. 343/2014, de 25 de junio, es para referirse a la primera. En todo caso, la sentencia no se opone a la doctrina jurisprudencial, ya que la valoración de la singularidad de un diseño depende de las circunstancias fácticas del caso. Así en la sentencia núm. 275/2017, de 5 de mayo explicábamos:

"[...] Este criterio resulta mucho más adecuado puesto que, como afirmamos en la sentencia 343/2014, de 25 de junio , "los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del " usuario informado", que presenta un especial cuidado y observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño, y no los del simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que no presta atención a los detalles [...]".

En la sentencia, la Audiencia analiza y confronta los diseños en liza y alcanza la conclusión de que el diseño de la demandada no vulnera el de la demandante y recurrente, ya que:

"Los diseños de la demandante, aún cuando deban ser considerados válidos por el registro y deba partirse de su singularidad y novedad, se encuentran absolutamente integrados por elementos típicos, evocadores del producto, usuales en otros productos idénticos que hay en el mercado [...]

De este modo, el usuario informado no tendrá en consideración esos elementos, o lo ofrecerá poca relevancia, puesto que está habituado a ellos, y considerará, sin embargo, con mayor firmeza las diferencias existentes, para llegar a la conclusión8 tal y como hace la pericial de la demandada) de que la impresión general es distinta".

La parte recurrente se opone a la base fáctica de la sentencia al considerar que el tribunal debe limitarse a determinar si la recurrente ha invadido el ámbito de exclusión atribuido a la recurrente y rechaza la posibilidad de que se cuestione el carácter singular. Ello supone una oposición a la valoración que se hace en la sentencia, que si valora los diseños en atención a sus propias características y finaliza rechazando la infracción del diseño de la recurrente.

QUINTO.- En el tercer motivo se denuncia la infracción del art. 10.1 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, en relación con los arts. 3, 4.1 y 6 del mismo texto, al haber prescindido el TMUE de la regla de su apartado 1, según la cual la extensión de la protección reconocida a los diseños depende de su carácter singular, y no de su grado de originalidad.

Se sostiene que la protección reclamada a un diseño no puede ser negada por falta de originalidad, salvo que la acción que hubiera ejercitado el titular se apoyase en normas de propiedad intelectual, por lo que la Audiencia confundió el carácter singular del diseño con la originalidad del mismo, lo cual, es ajeno al debate.

El motivo incurre en causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por falta de respeto a la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

La sentencia considera que el diseño de la recurrida no vulnera el de la recurrente porque, tras comparar los modelos controvertidos y teniendo en cuenta el grado de libertad del autor, concluye que el diseño de la recurrida produce una impresión general distinta a la producida con los diseños registrados, en el usuario informado. Para ello compara los diseños y tiene en cuenta diversos factores, entre otros, la existencia en el mercado de formatos muy semejantes para la misma clase de productos - por lo que hay poca originalidad-, lo que influye para considerar que el usuario informado podrá aprecia con mayor firmeza las diferencias entre los distintos productos.

La parte recurrente se opone a la base fáctica ya que simplifica la misma para defender que no se protege el diseño por falta de originalidad, cuando la sentencia contiene el pertinente análisis entre los diseños, que no se reconoce por la recurrente.

SEXTO.- En el cuarto motivo se denuncia la infracción del art. 10.1 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, en relación con los arts. 3, 4.1 y 6 del mismo texto, al haber prescindido el TMUE de la regla de su apartado 2, según la que para determinar la extensión de la protección reconocida a los diseños, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el diseño.

En el motivo, se defiende que el grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una tendencia general y el TMUE se aparta de la norma porque no ha tenido en cuenta ni se ha referido a la preexistencia de la tendencia respecto del diseño, como límite de la libertad del autor.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

La sentencia si valoró la tendencia existente en el mercado; y así explica que:

"Sí hemos de señalar que la parte demandada ha probado, parcialmente, documento núm. 10 de la contestación la tendencia que existe en el mercado en envases de cápsulas de café, en que aparecen elementos recurrentes, evocadores del producto, tales como las propias cápsulas y las tazas o vasos de café; lo cual tendrá relevancia como se verá en el juicio comparativo".

Ahora bien, la sentencia no anuda las consecuencias pretendidas por la parte recurrente, sino que el hecho de que exista una tendencia en el mercado, determina que el usuario informado no tenga en cuenta los elementos típicos que integran la tendencia o le ofrecerá poca relevancia, y por tanto apreciará con mayor firmeza las diferencias entre los productos; y por tanto, la impresión general causada en el usuario informado será distinta, porque será consciente de las distinciones entre los productos.

SÉPTIMO.- En el quinto motivo se denuncia la infracción del art. 10.1 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, en relación con los arts. 3, 4.1 y 6 del mismo texto, al haber prescindido el TMUE del método correcto a seguir para efectuar la comparación entre los diseños de la actora y demandada, así como de las consecuencias que de su correcta aplicación se derivan. El método que emplea el tribunal en su valoración, es analítico, no sintético.

El motivo incurre en la misma causa de inadmisión que el precedente. La parte recurrente -a pesar de que se sostiene que se respeta la base fáctica- se opone íntegramente a la valoración que efectúa el tribunal entre los diseños de los productos, que pretende que se sustituyan por sus propias e interesadas conclusiones. Se defiende que la Audiencia no ha tenido en cuenta ni se ha referido a la preexistencia de la tendencia respecto del diseño, ni tampoco se ha probado por la recurrida. Sin embargo, con carácter previo al análisis comparativo de los diseños, la Audiencia considera que no existen circunstancias que limiten la libertad del autor y además explica:

"[...]Sí hemos de señalar que la parte demandada ha probado, parcialmente, documento núm. 10 de la contestación, la tendencia que existe en el mercado en envases de cápsulas de café, en que aparecen elementos recurrentes, evocadores del producto, tales como las propias cápsulas y las tazas o vasos de café; lo cual tendrá relevancia como se verá en el juicio comparativo [...]".

OCTAVO.- La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.

NOVENO.- Por todo ello, procede declarar inadmisibles los recursos de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

DÉCIMO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC, en tanto que la parte recurrida ha presentado escrito de alegaciones, procede imponer las costas a la parte recurrente.

UNDÉCIMO.- La inadmisión de los recursos conlleva la pérdida de los depósitos constituidos ( DA 15.ª.9 LOPJ).

LA SALA ACUERDA :

1º) Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Société des Produits Nestlé S.A. y Nestlé España S.A. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea (Sección Octava) de fecha 24 de enero de 2017, en el rollo de apelación 443 (U-30) 16, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 985/2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, de Marcas de la Unión Europea.

2º) Declarar firme dicha sentencia.

3º) Con imposición de costas a la parte recurrente, y con pérdida de los depósitos constituidos.

4º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta sala.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.