ATS, 2 de Octubre de 2019
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2019:9862A |
| Número de Recurso | 3526/2017 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Fecha de Resolución | 2 de Octubre de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 02/10/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 3526/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 15 DE BARCELONA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: SGG/rf
Nota:
CASACIÓN núm.: 3526/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Jose Luis Seoane Spiegelberg
En Madrid, a 2 de octubre de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
La representación procesal de Nationale Nederlanden Nederland BV presentó escrito formulando recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta) de fecha 18 de mayo de 2017, en el rollo de apelación núm. 778/2015 , dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 700/2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona.
Mediante diligencia de ordenación se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
El procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas en representación de Nationale Nederlanden Nederland BV presentó escrito de fecha 15 de septiembre de 2017 personándose en concepto de parte recurrente.
El procurador D. Alfonso de Murga y Florido en representación de Josel S.L. presentó escrito de fecha 19 de septiembre de 2017 personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de fecha 17 de julio de 2019 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.
La parte recurrente formuló sus alegaciones en escrito de fecha 2 de septiembre de 2018. La parte recurrida formuló alegaciones en escrito de fecha 3 de septiembre de 2018.
La parte recurrente constituyó el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
La parte recurrente interpuso recurso de casación contra una sentencia, dictada en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4.º LEC ) lo que determina que el cauce de acceso al recurso de casación sea el previsto en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC .
La sentencia recurrida estimó parcialmente el recurso de apelación y revocó en parte la resolución recurrida. Se declaró la caducidad por falta de uso de la marca núm. M3.019.082(7), de carácter mixto, cuyo elemento denominativo es "NN" respecto a los servicios incluidos en la clase 36 del nomenclátor internacional, a excepción, de los servicios inmobiliarios. Ello porque respecto de los mismos, sí existió un uso real y efectivo de la marca actualizada o modernizada.
La parte recurrente considera que debe declararse la caducidad total de la marca, por cuanto, se alteró el signo registrado, de forma que la recurrida hacía uso de uno muy diferente; además, la utilización del signo fue meramente puntual y ocasional.
El recurso se formula al amparo del art. 477.2.3.º LEC , por razón de interés casacional y se articula en un único motivo.
En el motivo se denuncia la infracción del art. 39.1 y 2 a) LM , en relación con los arts. 55.1 y 58, por vulneración de la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras en las sentencias núm. 372/2010, de 18 de junio , núm. 636/2006, de 23 de junio , núm. 188/2005, de 28 de marzo , núm. 305/2014, de 17 de junio y núm. 450/2015, de 2 de septiembre , al estimar que existe uso, jurídicamente relevante, de la marca para los servicios inmobiliarios de la clase 36, cuando se acuerdo con la citada jurisprudencia no se dan los requisitos legales establecidos a tal fin, procediendo por tanto, la declaración de caducidad de la referida marca.
El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3.º LEC , de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta sala, y en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.
En el motivo, se defiende que la marca 082, no está siendo usada de forma efectiva y jurídicamente relevante en España, en relación con los servicios de negocios inmobiliarios, en los últimos cinco años. Y ello porque debe tratarse de un uso público y externo de la marca registrada, cuya configuración debe mantenerse estable y con una intensidad adecuada. En el presente caso, la recurrida utiliza un signo distintivo manifiestamente diferente al registrado y se hizo un uso de la misma de forma residual, interno, aislado, esporádico y ocasional.
El motivo se opone a la base fáctica de la resolución, conforme el análisis de la prueba que se realiza; y se ataca por un lado, la propia utilización del signo, y por otro, la intensidad de su uso.
En relación con la modernización o actualización del signo, esta sala ha explicado en la sentencia núm. 372/2010, de 18 de junio que:
"Con carácter previo a la resolución del motivo debe señalarse: a) En primer lugar, en la perspectiva de derecho positivo, la materia litigiosa se halla regulada en el art. 39.2, a) de la LM de 2.001 en el que se dispone que tendrá la consideración de uso [obstativo a la apreciación de caducidad de la marca] "el empleo de la marca de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada". El precepto se corresponde con el art. 5.c.2 del Convenio de la Unión de París (redacción de 1.934 ) y en el art. 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE [actualmente Unión Europea], aunque en estos textos no se recoge la expresión "de manera significativa" del art. 39 LM , que por razones de "interpretación conforme" debe ser relativizada; b) La norma legal permite la posibilidad de utilizar la marca de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes tendencias del mercado, dando lugar a lo que se denomina actualización o modernización de la marca. Sin embargo, se restringe el cambio de modo que no se puede afectar a la identidad de la marca conservando el carácter distintivo de la misma (en la forma bajo la cual se halla registrada). El carácter distintivo de la marca sirve para indicar el origen o procedencia empresarial del producto distinguido ( art. 4.1 LM ), y, por ello, para advertir si se ha producido o no una alteración permitida ha de estarse a la percepción de los sectores del mercado interesados - a la impresión comercial en los consumidores-. Para tal apreciación es necesario, como señala la doctrina más autorizada, "precisar cual es el elemento que imprime a la marca una carácter distintivo"; c) Cuando la apreciación judicial al respecto se somete al juicio jurisdiccional de la casación viene matizado por la naturaleza de recurso extraordinario y su función específica, que no cabe convertir en una tercera instancia como si se tratase de un recurso ordinario".
No puede estimarse que la resolución recurrida se oponga a la doctrina de esta sala, sino que, en atención a las circunstancias fácticas concurrentes, considera que se ha hecho un uso modernizado del signo, que no es incompatible con su uso, y sin alterar el carácter distintivo del mismo. Ello porque la marca impugnada es mixta, si bien el elemento dominante es el denominativo, y éste se mantiene sin ninguna alteración significativa, no se añade ningún otro elemento denominativo, de forma que se puede leer y reconocer fácilmente. Si bien se añade un elemento figurativo consistente en la variación de los colores y distinta colocación de las letras NN, no se priva ni modifica el elemento dominante.
En relación con la intensidad de su uso, en la citada resolución expuesta, explicábamos:
"El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias".
En el motivo, se valora la prueba documental tenida en cuenta en la resolución recurrida, para defender conclusiones interesadas. El uso de la marca es un hecho acreditado que se deriva de los catálogos empleados, revistas de información inmobiliaria, muestras de documentos corporativos, trípticos, entre otros documentos. Por lo tanto, la resolución no se opone a la doctrina jurisprudencial, sino que en atención a la prueba documental considera probado que existió un uso real y efectivo de la marca de la recurrida. A la vista de lo expuesto, el interés casacional alegado no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia sus propias e interesadas valoraciones, desentendiéndose de los hechos probados, y de la prueba practicada, y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que estamos ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación fáctica distinta de la apreciada por la resolución recurrida y en la que se obvia la propia ratio decidendi de dicha resolución.
Por todo ello, el recurso ha de resultar inadmitido en su integridad al incurrir en las causas de inadmisión expuestas, sin que puedan tomarse en consideración las alegaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito alegatorio, pues no hace sino reproducir los mismos argumentos utilizados en el recurso, a los que se ha dado cumplida respuesta.
En consecuencia, procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC , cuyo siguiente apartado, el 5, deja sentado que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por las parte recurrida personada, procede imponer las costas a la parte recurrente.
La inadmisión del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido ( DA 15ª.9 LOPJ ).
LA SALA ACUERDA :
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) No admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Nationale Nederlanden Nederland BV contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta) de fecha 18 de mayo de 2017, en el rollo de apelación núm. 778/2015 , dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 700/2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta sala.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
