STS, 22 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:8349 |
| Número de Recurso | 4794/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 4794/1999, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de VEGA BERISA, S.A. (sustituida procesalmente por SEMARK AC GROUP, S.A.), contra la sentencia nº 528 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1753/1995 y acumulado 2040/1995 con fecha 25 de marzo de 1999, sobre denegación de inscripción de las marcas números 1.647.762, 1.647.763 y 1.647.765 "LUPA" con gráfico, clases 29, 30 y 32; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y Inocencio , representada por la Procuradora Dª. Almudena Galán González, asistida de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 1753/95 al que se encuentra acumulado el recurso contencioso-administrativo nº 2040/1995, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 528 de fecha 25 de marzo de 1999, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Estimamos el recurso deducido por la representación procesal de Inocencio contra los actos a que el mismo se contrae, actos que anulamos, así como la inscripción de las marcas que aquéllos efectúan, sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de VEGA BERISA, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de mayo de 1999, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente, VEGA BERISA, S.A. compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 6 de julio de 1999, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y declarar ajustados a Derechos los acuerdos del Registro de la Propiedad Industiral por los cuales se concedieron las marcas nº. 1.647.762, 1.647.763 y 1.647.765 denominadas "LUPA", gráficas, de las clases 29, 30 y 32.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 16 de marzo de 2000, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y Inocencio ), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 22 de mayo 1 22 de junio de 2001, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 5 de octubre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de diciembre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula un único motivo de casación al amparo del artículo 88.1. D) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia de la Sala relativa al mismo.
En el motivo de casación se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, pretendiendo sustituir el criterio de la Sala de instancia, por el criterio propio del recurrente, discutiendo la apreciación hecha por la Sala de instancia deducida de la prueba, al afirmar que las marcas aspirantes nº 1.647.762 "LUPA", con gráfico, clase 29 "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas"; nº 1.647.763 "LUPA", con gráfico, clase 30 "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas,, especias y hielo"; nº 1.647.765 "LUPA", con gráfico, clase 32 "cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" y sus oponentes marcas internacional nº NUM000 de la titularidad de Inocencio , clases 29ª, 30ª Y 32 y otras, que protegen productos similares a los de las marcas aspirantes, presentan semejanza fonética y relación de productos alimenticios suficientes para estar incursas en la prohibición del Art. 12.1 a) de la Ley 32/88, y en tal sentido deja sin efecto y anula los tres acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de noviembre de 1994 confirmados en vía de recurso ordinario por otras de 24 y 28 de abril de 1995, que concedieron las inscripciones solicitadas. La sentencia recurrida llega a la conclusión deducida de la prueba practicada en autos, que ambas marcas "LUPA y MILUPA" se componen de las mismas letras y sílabas, suprimiendo la sílaba "MI" de la oponente, y ello unido a que los productos de ambas son similares y de las mismas áreas comerciales existe riesgo de confusión entre ellas y entre sus productos, puesto que el elemento gráfico de las aspirantes simple diseño de las letras no actúa como elemento diferenciativo suficiente para evitarlo, y todo ello les hace incurrir en la prohibición contenida en el Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Conclusión que comparte esta Sala, al rechazar la tesis del recurrente que pretende fijar la comparación con el gráfico y con las letras "MI" cuando la marca aspirante se compone fonéticamente de la palabra "LUPA", totalmente coincidente con su oponente y que ambas suenan al oído de forma muy parecida y difícilmente diferenciables en la pronunciación oral o radiofónica, en las que no figura el signo gráfico. No cabe ahora en vía casacional alterar por tratarse de hechos deducidos de la prueba, y ello por unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, y todas ellas anteriores a la vigente Ley de Marcas, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente, pues el Art. 12.1 a) de la Ley 32/88, introduce una importante modificación con respecto al Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la nueva Ley que al elemento de semejanza denominativa o conceptual añade con idéntico valor diferenciativo el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionado a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado, es decir, que no basta la semejanza fonética o gráfica para determinar la incompatibilidad, sino que además, se requiere la semejanza de productos de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor, con lo cual, no ofrece la menor duda que acierta plenamente la sentencia recurrida al afirmar que existe la incompatibilidad de dicho artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, y procede la desestimación del único motivo de casación examinado, dado que la sentencia recurrida es conforme al artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, y no existe la infracción del ordenamiento jurídico de que se le acusa, y sin que el precedente administrativo o judicial, derivado de la existencia de otras marcas de la titularidad del recurrente sea suficiente para desestimar tal prohibición, dado que ello significaría mantener una situación de ilegalidad creadora del riesgo de confusión, lo cual resulta totalmente inadmisible y debe no acentuarse sin perjuicio de las marcas ya inscritas con anterioridad.
Al rechazar el único motivo de casación alegado, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 4794/1999, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de VEGA BERISA, S.A. (en la actualidad SEMARK AC GROUOP, S.A.) contra la sentencia nº 528 de fecha 25 de marzo de 1999, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1753/1995 y acumulado 2040/1995, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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STSJ Comunidad de Madrid 184/2005, 30 de Marzo de 2005
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