ATS, 4 de Abril de 2018

Ponente:MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
Número de Recurso:3670/2015
Procedimiento:Civil
Fecha de Resolución: 4 de Abril de 2018
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
 
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CONTENIDO

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Fecha del auto: 04/04/2018

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 3670/2015

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excma. Sra. D.ª M. Ángeles Parra Lucán

Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 28 DE MADRID

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

Transcrito por: AGS/rf

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3670/2015

Ponente: Excma. Sra. D.ª M. Ángeles Parra Lucán

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

  1. Francisco Marín Castán, presidente

  2. Francisco Javier Arroyo Fiestas

D.ª M. Ángeles Parra Lucán

En Madrid, a 4 de abril de 2018.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª M. Ángeles Parra Lucán.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La representación procesal de doña Catalina interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada, con fecha de 16 de octubre de 2015, por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 443/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 668/2011, del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Madrid.

SEGUNDO

Mediante Diligencia de Ordenación de 1 de diciembre de 2015 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.

TERCERO

Formado el rollo de Sala, la procuradora doña Estrella Moyano Cabrera, en nombre y representación de doña Catalina , presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrente. La procuradora doña María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de Reed Exhibitions Deutschland GMBH, presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida.

CUARTO

Por Providencia de fecha 31 de enero de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.

QUINTO

Mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2018, la representación procesal de la parte recurrente interesó la admisión de los recursos; mientras que la parte recurrida, por escrito de fecha 14 de febrero de 2018, mostró su conformidad.

SEXTO

La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, en el que se ejercitó acción de caducidad de la marca nacional por falta de uso, tramitado en atención a la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .

La sentencia de primera instancia declara la caducidad de la marca por no haberse acreditado su uso real y efectivo en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, esto es, entre el 20 de diciembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2011 y sin que aprecie causas justificativas del no uso.

La sentencia de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de doña Catalina .

SEGUNDO

Más en concreto, la representación procesal de doña Catalina ha interpuesto el recurso de casación en la modalidad de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales. El recurso se articula en tres motivos.

El motivo primero se funda en la infracción de los arts. 2 , 4 y 5 LM , en relación con el art. 56 LM , y en relación con el art. 55 LC , así como de los arts. 1.6, 3 y 4 CC y de la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 188/2005, de 28 de marzo , y 273/2006, de 24 de marzo , en cuanto a la constancia de causas justificativas del no uso, en aplicación del art. 58 y la doctrina del TJUE.

El motivo segundo se funda en la infracción del art. 58 LM , en relación con el art. 39 LM y arts. 2 , 4 y 5 LM y aduce la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en cuanto "se debe considerar razonable estimar satisfecha la carga de uso de la marca, cuando tenga una justificación económica, que se use públicamente para el mercado y el sector al que va dirigido, teniendo en cuenta los productos y servicios que ampara y las circunstancias concurrentes en el caso concreto."

El motivo tercero se funda en la infracción del art. 39.2 LM , en relación con los arts 2 , 4 y 5 de LM y la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 372/2010, de 18 de junio , y 450/2015, de 2 de septiembre , en cuanto el elemento distintivo de la marca, y no los añadidos que de forma genérica designan una especie, calidad, destino o procedencia geográfica u otras características del producto, satisfacen la prueba de uso, al permitir que sus destinatarios y público potencial puedan distinguirla.

TERCERO

El recurso de casación no puede ser admitido por las siguientes razones:

  1. Respecto del primer motivo del recurso de casación, el mismo se desarrolla al margen de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida, lo que supone que incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC ).

    En efecto, el recurso aduce infracción del art. 58 LM , en cuanto constan circunstancias justificativas del no uso de la marca, además de alegar la actitud y voluntad de la ahora recurrente de usar la marca, razón por la que accionó ante los órganos del concurso a fin de que el juez autorizara el cambio de titularidad y, por la misma razón, en cuanto tuvo la marca a su nombre, tenía preparada su estrategia empresarial para ponerla en el mercado.

    Es por ello que el recurso elude que la sentencia recurrida, tras razonar que la expresión "causas justificativas de la falta de uso" es prácticamente idéntica a la utilizada en el artículo 12.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 27 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y que dicho precepto ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 14 de junio de 2007 (asunto C-246/05 , Häupl), concluye que:

    (...) lo que este precepto contempla son circunstancias que han de operar al margen de la voluntad del titular de la marca, lo que nada tiene que ver con el embargo preventivo de la marca en el seno de un procedimiento judicial, embargo que no impide al titular de la marca embargada seguir usando la misma

    .

    Como también que:

    En definitiva, si el titular decidió no usar la marca ello respondió a su libre decisión sin que las alegadas dificultades para obtener la inscripción en la OEPM constituyan causas justificativas de la falta de uso de la marca, porque como ya hemos indicado nada impedía a la adquirente usar la marca aun cuando no estuviera aún registrada a su nombre

    .

  2. Respecto del segundo motivo del recurso de casación:

    1. Inadmisión por falta de acreditación del interés casacional, al no haber justificado la parte recurrente el interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales ( art. 483.2.3.º en relación con el art. 477.2.3.º de la LEC ).

      Así, la recurrente alega genéricamente que la sentencia recurrida se opone a la doctrina de la sala y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se limita a la cita de las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) 368/2011, de 23 de noviembre , y 316/2008, de 18 de septiembre, en contradicción con las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) que acompaña como documentos n.º 7 y n.º 8 del escrito de interposición del recurso, que resultan ser las sentencias de fecha 15 de junio de 2006 y 2 de junio de 2014 .

      Por lo tanto, acumula citas de una sentencia de la sala y diversas de distintas Audiencias Provinciales, pero, en el desarrollo del motivo no aclara a qué interés casacional está aludiendo y tampoco el desarrollo del motivo permite deducir donde radica el mismo, y, como precisa la sentencia 199/2016, de 30 de marzo :

      [...] en primer lugar, no es suficiente para acreditar el interés casacional la cita de sentencias de esta Sala y es necesario justificar de qué forma ha sido vulnerada su doctrina por la sentencia recurrida, lo que no cumple el recurso, desconociéndose cuál es la doctrina a la que se opone ésta, sobre qué aspectos de las normas citadas versa, de qué forma ha sido infringida, y también, si la misma resulta relevante en este asunto concreto, pues de no ser aplicable a las cuestiones objeto del proceso tampoco podrá haber se contradicha por este Tribunal, en cuyo caso faltará el requisito del interés casacional, que debe ser objetivable en cada caso, en la medida que tiene la naturaleza de presupuesto a que se acaba de hacer mención ( AATS 11 de marzo y 24 de junio 2003 )[...]

      .

    2. Aunque prescindiéramos de lo anterior, el recurso es inadmisible, ya que el motivo aducido se desarrolla al margen de la razón decisoria y de la base fáctica de la sentencia recurrida ( arts. 477.2.3 .º y 483.2.3 .º y 4.º LEC ).

      El recurso aduce que se solicita que se establezca como doctrina de los preparativos de uso, en el plazo de los tres años anteriores a la presentación de la demanda de caducidad, es un uso efectivo y real, si viene acompañado de actos confirmatorios, aun cuando sean posteriores.

      De forma que el recurso elude que la sentencia recurrida cita la STS de 23 de junio de 2006 y razona que:

      [...]Aclarado lo anterior, ya podemos afirmar que resultan irrelevantes los actos alegados por la demandada preparatorios del uso de la marca con anterioridad a la presentación de la demanda ya que solo el uso produce el efecto impeditivo de la caducidad

      .

  3. Respecto del tercer motivo del recurso de casación, el recurso es inadmisible, ya que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala, y el motivo aducido se desarrolla al margen de la razón decisoria y de la base fáctica de la misma ( arts. 477.2.3 .º y 483.2.3 .º y 4.º LEC ).

    El motivo tercero del recurso se funda en la infracción del art. 39.2 LM , en relación con los arts. 2 , 4 y 5 de LM , en cuanto el elemento distintivo de la marca, y no los añadidos que de forma genérica designan una especie, calidad, destino o procedencia geográfica u otras características del producto, satisfacen la prueba de uso, al permitir que sus destinatarios y público potencial puedan distinguirla.

    Ahora bien, la sentencia recurrida no contradice la STS 450/2015, de 2 de septiembre , como tampoco la STS 305/2014, de 17 de junio , que razona:

    II.- El artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , al regular el uso de la marca, dispone en su apartado 2, letra a), que merecerá tal consideración el empleo del signo en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrado.

    Para que esa norma sea aplicada, esto es, para que la versión moderna de la marca sea jurídicamente equivalente a la versión antigua y su uso constituya una extensión natural de la forma anteriormente utilizada, es necesario atender al impacto que la marca produce en el público, con independencia de cuál sea la voluntad del titular.

    .

    Sino que pondera las concretas circunstancias del caso, y concluye que:

    Entre la marca denominativa registrada cuya caducidad se pretende:

    FITNESS Y BODYBUILDING. FIBO

    y el signo mixto: (...)

    existen diferencias sustanciales que impiden apreciar que la utilización de este último signo satisfaga la carga de uso de la marca registrada.

    Aunque el carácter distintivo de la marca registrada viene dado por el acrónimo FIBO, dado el carácter genérico de los términos FITNESS y BODYBUILDING, y que dicho acrónimo también se contiene en el signo usado, lo cierto es que en éste los elementos gráficos no pueden considerarse irrelevantes, y están acompañados de otros términos como Spain, destacado por su especial grafía y color (rojo), y por las palabras PROFESSIONAL TRAINERS que alejan sustancialmente dicho signo de la marca registrada, otorgándola una impresión comercial completamente distinta.

    En el supuesto analizado, no estamos ante un supuesto de modernización de la primitiva marca sino en el de uso de otro signo en el que no solo se modifica la parte denominativa, eliminando unos términos (FITNESS Y BODYBUILDING) e incluyendo otros (Spain y PROFESSIONAL TRAINERS) sino que además se introducen elementos gráficos completamente novedosos, sin que exista más similitud entre ambos que la denominación FIBO.

    En el signo usado los elementos gráficos tienen un fuerte impacto visual. La impresión comercial que producen ambos signos es diferente como consecuencia de las modificaciones que se aprecian en el signo usado respecto de la marca cuya caducidad se pretende, alterando así su carácter distintivo.

    No se trata de la modernización de la marca sino del uso de un signo distinto sin que exista identidad sustancial entre el signo usado y el registrado o, dicho de otro modo, el signo usado difiere de la marca registrada en elementos que alteran su carácter distintivo

    .

    En consecuencia, la sentencia recurrida no se opone a las sentencias de esta Sala citadas como infringidas, debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte. En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos y eludiendo su ratio decidendi o razón decisoria y que, en definitiva, el criterio aplicable para la resolución de la cuestión jurídica planteada depende de las circunstancias fácticas de cada caso.

CUARTO

La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, puesto que mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC .

QUINTO

Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos. Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

SEXTO

Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede condenar en costas a la parte recurrente.

SÉPTIMO

La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA :

  1. Inadmitir el recurso de casación e inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de doña Catalina , contra la sentencia dictada, con fecha de 16 de octubre de 2015, por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 443/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 668/2011, del Juzgado de lo mercantil n.º 8 de Madrid.

  2. Declarar firme dicha sentencia.

  3. Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.

  4. Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.