ATS, 7 de Febrero de 2018

PonenteFRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
ECLIES:TS:2018:1033A
Número de Recurso2400/2015
ProcedimientoCivil
Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2018
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Fecha del auto: 07/02/2018

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 2400/2015

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 15 DE BARCELONA

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: AGS/rf

Nota:

CASACIÓN núm.: 2400/2015

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Dª. M.ª Angeles Parra Lucan

En Madrid, a 7 de febrero de 2018.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La representación procesal de Peritos Judiciales Barcelona, S.L. interpuso recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada, con fecha de 2 de junio de 2015, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en el rollo de apelación n.º 273/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 221/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Barcelona.

SEGUNDO

Mediante Diligencia de Ordenación de 20 de julio de 2015 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.

TERCERO

Formado el rollo de sala, la procuradora doña Sandra Ana Hernández presentó escrito por el que se personaba en nombre y representación de Peritos Judiciales Barcelona, S.L., en concepto de parte recurrente. La procuradora doña Irene Martín Noya, en nombre y representación de don Hermenegildo , presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida.

CUARTO

Por Providencia de fecha 20 de diciembre de 2017 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.

QUINTO

Mediante escrito de 9 de enero de 2018, la representación procesal de la parte recurrente mostró su disconformidad con las causas de inadmisión. La parte recurrida, por escrito de fecha 9 de enero de 2018, mostró su conformidad con las causas de inadmisión.

SEXTO

La parte recurrente ha efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, tramitado por razón de la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .

En la demanda de juicio ordinario se ejercitaron de manera acumulada acciones marcarias y de competencia desleal. Así, la entidad demandante alegó en la demanda que el uso por el demandado de las palabras "peritos judiciales en Barcelona", tanto en su página web como en el buscador Google, constituye un acto de competencia desleal de los artículos 6 y 12 de la LCD (actos de confusión y de explotación de la reputación ajena), además de infringir su derecho de marca ( artículo 34 de la Ley de Marcas ), por lo que solicitó se condenara al demandado a que cesara en el uso de aquella expresión y al pago de los daños y perjuicios causados. Frente a tales pretensiones, el demandado se opuso.

SEGUNDO

La parte demandante y apelante, ha interpuesto el recurso de casación en la modalidad de interés casacional, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El recurso se articula en cuatro motivos.

El primer motivo se funda en la infracción del art. 16 ADPIC, en relación con el art. 96.1 CE , art. 1.5 CC , y en relación al art. 34.2 LM y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de los Convenios Internacionales como derecho interno, con cita de las SSTS de 22 de mayo de 1989 , 631/2012, de 26 de octubre , y 719/2012 , de 5 de diciembre.

El segundo motivo se funda en la infracción, por incorrecta aplicación del art. 34.2 párrafo b) LM , y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta su aplicación, respecto de la infracción del derecho exclusivo a la utilización de la marca registrada, y el derecho a prohibir a otros la utilización de cualquier signo con coincidencia en los vocablos de la denominación marcaria que designan productos o servicios idénticos, así como respecto de los elementos de comparación que se han de tener en cuenta para determinar el concepto jurídico de "riesgo de confusión"; con cita de las SSTS 656/2008, de 10 de julio , 433/2013, de 28 de junio . Asimismo efectúa cita, entre otras de la STJUE C-323/09 , de 22 de septiembre.

El tercer motivo se funda en la infracción, por incorrecta aplicación, del art. 37 párrafo b) LM , y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta su aplicación, respecto de la limitación del derecho del titular de la marca a prohibir a terceros el uso de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación de servicio, u otras características de éstos, si ese uso se hace conforme a prácticas leales, con cita de las SSTS 1229/2008, de 22 de diciembre , y 137/2009, de 16 de marzo .

El cuarto motivo se funda en la infracción, por inaplicación, del art. 12 LCD , en relación con los arts. 1 , 4 y 18 LCD y art. 3 Ley General de Publicidad y por vulnerar la doctrina de la sala y la del TJUE, que interpreta tal precepto, con cita de las SSTS 856/2003, de 23 de septiembre , 714/2003, de 14 de julio , y de la STJUE C-657/11 de 11 de julio.

TERCERO

El recurso de casación debe ser inadmitido por las razones que se exponen a continuación:

  1. El motivo primero del recurso de casación debe ser inadmitido, al incurrir en la causa de inadmisión de falta de cita de la norma o normas que se consideran infringidas, lo que incumple la exigencia del art. 477.1 LEC .

    El motivo primero en que se articula el recurso de casación se funda en la infracción, por inaplicación, del art. 16 ADPIC, en cuanto el mismo prevé una presunción de probabilidad de confusión, cuando un tercero, sin consentimiento del titular, use signos idénticos para servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.

    Por lo tanto, la infracción normativa que denuncia la parte recurrente es una cuestión de naturaleza procesal, - infracción de las normas que regulan la prueba de presunciones en concreto el art. 16 ADPIC-, cuestión ajena al recurso de casación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 477.1 LEC el requisito básico de todo recurso de casación, en cualquiera de sus modalidades, es la cita, como infringidas, de las normas «aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso».

    Consecuentemente, la infracción de normas procesales no puede ser objeto de casación, ya que excede del ámbito propio de este recurso, reservado a la infracción de normas sustantivas. Debe recordarse que la infracción de normas procesales habrá de realizarse a través del recurso extraordinario por infracción procesal ( Autos de esta Sala, entre otros, de fechas 16 de mayo de 2012, recursos n.º 2343/2011 y 162/2012 , y 5 de junio de 2012, recurso n.º 59/2012 ).

  2. A la vista del planteamiento que se hace en el segundo motivo del recurso de casación, éste debe ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la LEC ), porque la aplicación de la jurisprudencia invocada carece de consecuencias para la decisión del conflicto atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida. Además, no se respeta la base fáctica de la sentencia recurrida.

    En efecto, el recurso aduce la infracción del art. 34.2 LM , en cuanto establece a favor de la marca registrada un ius prohibendi. Ahora bien, en el desarrollo del motivo se mezclan diversas alegaciones fácticas y jurídicas. Así, el recurso comienza efectuando una reseña de los hechos que considera acreditados, incluyendo su propia valoración de algunos medios de prueba, como el documento n.º 16 de los aportados con la demanda, para seguidamente aducir que se ha infringido la doctrina de la sala dictada en aplicación del art. 34.2 LM , en cuanto que no ha tenido en cuenta que Peritos Judiciales de Barcelona, S.L. dispone de una protección absoluta frente a terceros. A continuación, el recurso cita, entre otras, la STS 656/2008, de 10 de julio , que, como el propio recurso expone, aborda el tema del riesgo de confusión e infracción marcaria, la STS 433/2013, de 28 de junio , en cuanto a las reglas de interpretación del art. 34.2 LM y al riesgo de confusión, o la STJUE C-323/09 , de 22 de septiembre de 2011, sobre la protección absoluta que la marca ofrece a su titular.

    No obstante, elude que la sentencia recurrida parte del análisis de la sentencia de instancia, que desestima la acción de infracción de la marca de la actora, al concluir que el uso que el demandado realiza de la expresión "peritos judiciales (en) Barcelona" es meramente descriptiva de la actividad que realiza, y que por tal circunstancia está amparada en el artículo 37, apartado b, de la Ley de Marcas .

    Asimismo, la sentencia razona que:

    El precepto citado incorpora al ordenamiento jurídico español el artículo 6 de la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Fija límites a los derechos conferidos al titular de la marca registrada por el artículo 34 e implica un reconocimiento legal del uso de la marca de un tercero, siempre que ese uso se conforme a la buena fe y a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Como señala la sentencia del TJCE de 17 de marzo de 2005 (asunto THE GILLETTE COMPANY/LA LABORATORIES LTD ), la norma tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende de establece y mantener (fundamento 29)

    .

  3. Por lo que respecta al tercer motivo del recurso de casación, el mismo adolece de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC ), por incurrir en petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar.

    En efecto, el recurso aduce la infracción, por incorrecta aplicación, del art. 37 párrafo b) LM , y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta su aplicación, en cuanto la sentencia recurrida ha apreciado incorrectamente que la marca "Peritos Judiciales de Barcelona" es descriptiva o genérica, y que ha sido utilizada por el demandado para describir los servicios que presta, por lo que no aprecia mala fe en el mismo. En el desarrollo del motivo, se niega que la marca sea genérica o descriptiva y se alega que la sentencia resulta contradictoria, por cuanto en otro apartado pone de manifiesto que tiene capacidad distintiva per se. Seguidamente, el recurso contiene alegaciones relativas a la distintividad sobrevenida de la marca de la actora y que, de acuerdo al recurso, serviría para eliminar la limitación de la prohibición que se recoge en el art. 37 LM .

    Así, el recurso elude que la sentencia concluye que:

    No es preciso, contra lo sostenido en el recurso, analizar la validez del registro. Y no por ello puede excluirse un uso legítimo de la marca registrada por tener amparo en alguno de los límites del artículo 37 de la Ley de Marca . De hecho, la aplicación de este precepto presupone la validez de la marca registrada

    .

    La apelante alega que "no ha quedado acreditado de ningún modo" el carácter descriptivo de la expresión, cuando, a nuestro entender, ese carácter es evidente y notorio. Así resulta, además, de los certificados de las distintas asociaciones del sector (documentos nueve a once de la contestación), que incorporan los términos "peritos judiciales" o "perits judiciales" seguido de una indicación de su ámbito geográfico (de Cataluña o catalana).

    Es cierto que el demandado utiliza en su web la expresión "peritos judiciales en Barcelona", en la página de inicio y a modo de presentación. Lo hace, inequívocamente, para describir los servicios que presta, después de identificarse con el nombre comercial "AM PERITS" (documento 15 de la contestación, al folio 162). El dominio, a través del cual se accede a la web, por otro lado, está integrado por los términos "am perits".

    También en el buscador Google el demandado hace un uso meramente descriptivo de la expresión "peritos judiciales en Barcelona".

    A tales efectos se debe recordar que es doctrina constante de esta Sala que la casación no constituye una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba realizada por los Tribunales de apelación, pues su función es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento a la cuestión de hecho, que ha de ser respetada ( sentencias núm. 142/2010, de 22 de marzo ; 56/2011, de 23 febrero ; 71/2012 de 20 febrero ; 669/2012, de 14 de noviembre ; 147/2013, de 20 de marzo ; 5/2016, de 27 de enero y 41/2017, de 20 de enero ; entre otras muchas). Como consecuencia de lo cual, en el recurso de casación se ha de partir necesariamente del respeto a los hechos declarados en la sentencia recurrida, lo que en el presente caso no hace el recurrente.

    La sentencia recurrida se limita a aplicar la doctrina de esta Sala, en sintonía con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debiendo recordarse a tales efectos la STJUE de 17 de marzo de 2005, que la sentencia recurrida cita, en atención a los hechos probados, así que el demandado se presenta con un signo ("AM PERITS"), que utiliza únicamente aquellos elementos de la marca registrada -los denominativos- que tienen un componente descriptivo, o la utilización en la web del demandado de la preposición "en" (PERITOS JUDICIALES EN BARCELONA), para destacar el lugar donde se prestan los servicios, así como el uso de otras expresiones similares, también descriptivas, como "peritos judiciales", "servicios periciales" o "gabinete de peritos judiciales". Y concluye que el uso -de las palabras "peritos judiciales (en) Barcelona- es legítimo, conforme al artículo 37 LM , en la medida que se realiza para describir la actividad y los servicios que presta el demandado.

  4. Por último, el cuarto motivo en que se articula el recurso de casación, éste debe ser inadmitido por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC ), por mezcla de cuestiones heterogéneas.

    Como se ha expuesto, el recurso se encabeza con la alegación de que se funda en la infracción, por inaplicación, del art. 12 LCD , en relación con los arts. 1 , 4 y 18 LCD y por vulnerar la doctrina de la sala y la del TJUE, que interpreta tal precepto. Asimismo, en el desarrollo del motivo, cita los arts 3 y 6 de la Ley General de Publicidad .

    El recurso alega que el uso injustificado en actos de publicidad de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas es un acto que comporta deslealtad y que el demandado ha realizado actos de publicidad, puesto que como tal ha de considerarse el hecho de introducir palabras claves en el buscador de internet, Google, para conseguir redireccionar visitas a su dominio informático.

    A este respecto, esta Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el cumplimiento de los requisitos de claridad y precisión que son exigibles en la interposición del recurso de casación. Recuerda la Sentencia de 116/2016, de 1 de marzo :

    Es jurisprudencia consolidada la que afirma que el recurso de casación no es un recurso ordinario que dé paso a una tercera instancia en la que las partes puedan reproducir las alegaciones de hecho y de derecho propias de la primera y segunda instancia, y someter a este tribunal la decisión del conflicto con plenitud de cognición. Por el contrario, es un recurso extraordinario dirigido a controlar la correcta interpretación y aplicación por la sentencia de apelación de la norma, principio de derecho o jurisprudencia aplicable al supuesto de hecho, pero no al elaborado por el recurrente conforme a sus intereses, sino al que resulta de los hechos fijados en la sentencia recurrida.

    Por tal razón, este recurso exige claridad y precisión en la identificación de la infracción normativa ( art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), lo que se traduce no sólo en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito de alegaciones, sino también en la exigencia de una razonable concisión y claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado ( artículo 481.1 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ); la fundamentación suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada (artículo 481.1), que deberá circunscribirse a la de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (art. 477.1) [...]; y el respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida y a la base fáctica que de ella resulta».

    Estas exigencias no se respetan. En primer término, el escrito de interposición del recurso de casación acumula citas de normas diversas, cuando el recurso debe precisar la norma infringida y explicar las razones por las que la sentencia recurrida infringe o desconoce la norma ( STS 351/2017, de 1 de junio). En segundo término , se mezclan distintas alegaciones fácticas y jurídicas.

  5. Además, el mismo cuarto motivo incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC ), por falta de respeto a la base fáctica y razón decisoria de la sentencia recurrida.

    En efecto, a la vista de lo razonado hasta el momento, el recurso elude que la sentencia recurrida razona, por una parte, que se debe rechazar debemos rechazar que la conducta del demandado deba enjuiciarse a la luz del artículo 4 de la LCD , al no haberse invocado en primera instancia ( artículo 456 LEC ). Y, por otra, que no puede existir confusión cuando los actos del demandado están amparados por la Ley de Marcas, en tanto en cuanto el uso de la expresión "peritos judiciales Barcelona" lo es con carácter meramente descriptivo de su actividad.

CUARTO

El recurso extraordinario por infracción procesal debe inadmitirse, porque mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC . De esta forma la inadmisión de un recurso de casación por interés casacional determina la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal.

QUINTO

Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos. Consecuentemente, procede declarar inadmisibles los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

SEXTO

Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida, procede condenar en costas a la parte recurrente.

SÉPTIMO

La inadmisión del recurso determina la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA :

  1. Inadmitir el recurso de casación e inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Peritos Judiciales Barcelona S.L., contra la sentencia dictada, con fecha de 2 de junio de 2015, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en el rollo de apelación n.º 273/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 221/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Barcelona.

  2. Declarar firme dicha sentencia.

  3. Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá los depósitos constituidos.

  4. Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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