ATS, 8 de Marzo de 2017

PRIMERO.- Por la representación procesal de la compañía mercantil «GRUPO OSBORNE, S.A.», se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 20 de abril de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía - con sede en Sevilla- (Sección 1ª), en el recurso nº 604/2015, en materia de marcas, habiéndose personado como recurridos en el presente procedimiento la Administración del Estado y D. ª Rosaura.

SEGUNDO.- Por providencia de 29 de noviembre de 2016 se acordó conceder a las partes el plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de la siguiente causa de inadmisión del recurso: «Carecer de interés casacional el recurso por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998.»

Han presentado alegaciones las partes personadas, el Sr. abogado del Estado y la representación procesal de D. ª Rosaura, en su calidad de partes recurridas, y la representación procesal de la entidad «GRUPO OSBORNE, S.A.», como parte recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas, Magistrado de la Sala

PRIMERO.- La sentencia recurrida en casación desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la ahora recurrente en casación contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de mayo de 2015 que, desestimando el recurso de alzada formulado contra la resolución de 25 de septiembre de 2014, mantiene la concesión de la marca nacional nº 3.500.565 «Bartolo Toro» (mixta), para proteger los productos solicitados comprendidos en las clases 23, 25 y 26 del Nomenclátor Internacional, pese a la oposición formulada por la entidad «GRUPO OSBORNE, S.A.», basada en la titularidad de sus marcas prioritarias A 2.844.264, «TORO» (denominativa), y M 2.169.043, «EL TORO» (denominativa), registradas ambas para proteger, entre otros, productos igualmente comprendidos en la citada clase 25.

La sentencia desestima el recurso por entender que no resulta aplicable la prohibición relativa de registro recogida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, esencialmente por apreciar la existencia de diferencias de conjunto entre los signos enfrentados (denominativas y gráficas) que impide el riesgo de confusión o asociación en el consumidor, pese a la existencia de coincidencia aplicativa en la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

Contiene la sentencia de instancia la siguiente fundamentación jurídica (que se transcribe a continuación en cuanto ahora interesa):

[...] Se debate en este proceso la conformidad a Derecho de la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de mayo de 2015 que desestima el recurso de alzada deducido contra la concesión de la solicitud de la Marca Mixta n° 3.500.565 BARTOLO TORO, en clase 23,25 y 26, publicada en el BOPI de 18 de mayo de 2.015.

SEGUNDO.- Planteaba la actora la incompatibilidad con sus marcas española y comunitaria n° 2.169.043 "TORO" CL 25 Y 2.844.264 "TORO" CLS 18,25 Y 39M por colisionar en su conjunto denominativo con la marca solicitada y referirse a servicios relacionados.

Sin embargo la Oficina Española de Marcas y Patentes la concedió, al considerar que no es de aplicación el artículo 6.1 de la ley de Marcas, al existir suficientes disparidades de conjunto gráfico denominativo tanto en su aspecto fonético como conceptual que posibilitan su convivencia sin generar en el mercado riesgo de confusión, teniendo en cuenta además que el término TORO coincide con el primer apellido de la solicitante.

El art. 6.1 b) de la Ley de Marcas prohíbe el registro como marcas, los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos los productos y servicios que designan, existe riesgo de confusión en el público, el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación la marca anterior.

Al respecto es doctrina consolidada del Tribunal Supremo que, la mera coincidencia parcial de una misma palabra, sílaba, raíz o desinencia entre los signos distintivos resulta incapaz, por sí sola, para determinar que existe semejanza o que induce a confusión en el consumidor medio, sobre todo cuando el elemento coincidente es el carácter genérico y es comúnmente utilizado, por el público en general, como ocurre con el término Confederación o con determinadas iniciales pero con significado distinto.

Por otro parte también es doctrina consolidada, que ninguno de los criterios que ha ido estableciendo la Jurisprudencia para determinar la comparación entre marcas enfrentadas tiene carácter absoluto, por la propia casuística que impera en la materia, pero sí puede afirmarse que el criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto sintáctica, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica y conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Pues bien, desde esa primera visión de las marcas enfrentadas, resulta que existe una diferencia fonética y por supuesto gráfica, que ha llevado a la Oficina a reconocer la marca solicitada,

Así al término TORO le precede el nombre BARTOLO y un gráfico que representa una flor de lys (no un toro) que otorga en los conjuntos resultantes una significación fonética, visual y auditiva que las distingue claramente y que es a juicio de la Sala plenamente apreciable por el consumidor cualificado de estos productos.

Y desde un punto de vista aplicativo aunque coincidan en el nomenclátor 25 con las marcas de la actora, no existe riesgo de confusión ya que poseen diferencias como se refiere en la resolución de la alzada.

TERCERO.- Debemos concluir como hizo la Oficina de Patentes y Marcas en la instancia, que el conjunto denominativo y gráfico ofrece suficientes diferenciación con las marcas oponente que impide el riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Por otra parte el hecho de que se hayan denegado otras marcas que contienen el vocablo toro por su incompatibilidad con las marcas EL TORO no constituye precedente administrativo porque existen diferencias entre una y otras resoluciones ya que los hechos son distintos, porque a priori no es lo mismo una marca denominativa predominante y gráfica como la que nos ocupa.

CUARTO.- Como decíamos en la sentencia de 23 de octubre de 2014 (R. 897/13), el recurso no puede prosperar.

"Basta, en este caso, con una mera observación del dibujo o diseño autorizado, y del llamado Toro de Osborne, para concluir que, en el consumidor medio, el riesgo de confusión es poco menos que mínimo, por no decir inexistente. Ambos, diseño, y marca, pueden coexistir pacíficamente si causar perjuicio el que se reconoce al reconocido Toro de Osborne.

Y la imposibilidad de confusión se deduce, más incluso que de los rasgos propios del diseño autorizado, del notorio reconocimiento que en el consumidor medio tienen las marcas oponentes. Y en concreto, el diseño del toro, así llamado por mucha gente, a secas, dejando de lado la pertenencia a Osborne, legítimo propietario de la marca. Es decir, es tal el grado de conocimiento de estas marcas y diseño, que cualquier persona, con un conocimiento medio, cuando se le cita "el Toro", que se ve en las carreteras, ya sabe que se está refiriendo al famoso Toro de Osborne.

Únase a lo anterior que, como muy bien señala la resolución impugnada existen numerosos y evidentes diferencias entre uno y otro diseño que minimizan hasta casi hacer desaparecer, el riesgo de confusión o de aprovechamiento de una marca por la buena fama de la otra. A las ya referidas diferencias en patas, rabo, posición etc, hay que añadir, como elemento definitivo, que el conjunto resulta tan diferente que, en un observador medio, no parece que pueda existir confusión alguna con el reconocido Toro de Osborne.

Y si lo anterior es así, como lo es, cuando el litigio se presenta entre dos marcas gráficas, mucho menor, o nulo, es el riesgo de confusión entre una marca mixta en la que predomina la denominación frente al gráfico que no incorpora de ninguna manera la conocidísima imagen del Toro de Osborne. El riesgo de confusión, como decimos, es menos que mínimo. Y desde luego insuficiente para la denegación registral pretendida".

No concurre por tanto la prohibición del art. 6.1 b) de la Ley de Marcas, por lo que las Resoluciones impugnadas deben ser confirmadas. [...]

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia el recurso de casación ahora planteado consta de un único motivo casacional, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas así como de los principios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y comunitaria en cuanto a lo que deba entenderse por semejanza entre los signos, denunciándose igualmente una valoración irracional y arbitraria de la prueba.

Alega la recurrente que la valoración arbitraria e irracional de la prueba se produce ya que una valoración adecuada de la misma hubiera debido llevar a la aplicación de la doctrina jurisprudencial que se invoca y, por tanto, a apreciar la incompatibilidad de las marcas (así como también, a mayor abundamiento, por citar la sentencia recurrida otra anterior de 23 de octubre de 2014, referida a un caso distinto en que las marcas comparadas eran gráficas, y porque entiende el recurrente que la sentencia recurrida equipara los términos «confederación» y «toro»). En concreto, denuncia la vulneración de «la doctrina jurisprudencial sobre la distintividad de las denominaciones que no guardan relación con los productos o servicios que distinguen, y más específicamente de la doctrina jurisprudencial sobre el vocablo "TORO" [...]», invocando la parte recurrente la doctrina del Tribunal Supremo relativa a que los nombres comunes son registrables como marcas siempre que no se trate de designar los productos a que el nombre común se refiere, como defiende la recurrente que ocurre en el presente caso, en el que ambas marcas coinciden en la clase 25 (prendas de vestir, calzado y sombrerería), productos para los que el vocablo «toro» es muy distintivo, e invocando asimismo, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2006, 7 de marzo de 2007 y 23 de mayo de 2007 y la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de mayo de 2012, en las que se reconoce el vocablo «toro» como el elemento distintivo de los concretos signos en conflicto analizados; la vulneración de «la doctrina jurisprudencial sobre la prevalencia del elemento denominativo en una visión de conjunto» , defendiendo la parte recurrente que el elemento dominante en los signos enfrentados es el vocablo «toro», coincidente en ambos, sin que puedan ser elementos de eficaz diferenciación ni el aspecto gráfico de la marca recurrida ni el vocablo «Bartolo», que no considera suficientemente diferenciador por tratarse de un nombre de pila; la vulneración de «la doctrina jurisprudencial acerca del elemento prevalente en relación con la escasa capacidad distintiva de nombres propios», pues insiste la recurrente en el escaso valor diferenciador del nombre propio español «Bartolo»; la vulneración de «la doctrina jurisprudencial sobre la prevalencia del elemento denominativo sobre el gráfico», defendiendo la parte recurrente que la flor de lys presente en el signo concedido, por su tamaño y ubicación, ha de considerarse un elemento gráfico secundario que carece de fuerza distintiva alguna; y finalmente, la vulneración de «la doctrina jurisprudencial sobre el riesgo de asociación», que considera que no ha sido valorado por la sala de instancia, pues aduce la recurrente que existe el riesgo de que el consumidor pueda considerar la marca impugnada como una marca derivada de sus marcas prioritarias oponentes.

En apoyo de sus alegaciones cita la recurrente una serie de precedentes jurisprudenciales (que resultan de dudosa aplicación al presente supuesto, dado el carácter casuístico de la cuestión debatida).

TERCERO.- Se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA, a cuyo tenor la sala dictará auto de inadmisión «en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad».

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, nuestra respuesta debe comenzar por constatar que es, ante todo, incontrovertido que en el caso examinado concurren los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada, b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales, y c) el escrito de interposición del recurso de casación se funda en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional.

Partiendo de esta base, y descendiendo a la contemplación casuística del caso que ahora nos ocupa, hemos de recordar una vez más lo que dijimos en autos de esta sala y sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010, RRC 3287/2009 y 2785/2009 (en los que se suscitó la concurrencia de la misma causa de inadmisión que aquí aplicamos), a saber, que para responder al interrogante de si concurre o no tal causa de inadmisión resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor, el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas «normas singulares» o «normas de caso único».

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

La exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional, debe apreciarse sobre la base de estas consideraciones.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del articulo 93.2 de la Ley Jurisdiccional, que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o, aún habiéndola, haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia (si bien no bastará para ello con la cita de ideas generales expuestas en sentencias del Tribunal Supremo); segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009, donde interpreta una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí estudiada, consistente en carecer el recurso de amparo de «especial trascendencia constitucional».

CUARTO.- Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, hemos de concluir que este recurso de casación carece de interés casacional y por ende resulta inadmisible, toda vez que la parte recurrente en casación no plantea en él ninguna cuestión dotada de un contenido de generalidad y entidad jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo. Más bien al contrario, se trata de una cuestión de carácter marcadamente casuístico y perfiles singulares. Por añadidura, no se plantea en el recurso de casación ninguna cuestión interpretativa y aplicativa de normas jurídicas, en torno a la cual se revele necesario el examen y la respuesta del Tribunal Supremo. Al contrario, lo que suscita la parte recurrente no es, al fin y a la postre, más que su discrepancia frente al juicio casuístico del tribunal de instancia sobre la compatibilidad de las marcas concernidas.

Así las cosas, es de recordar, una vez más, que la jurisprudencia ha resaltado una y otra vez la intangibilidad de la aplicación de las máximas de la experiencia hecha por las sentencias de instancia en el ámbito del derecho de marcas cuando versan sobre la similitud o diferencia entre signos distintivos y entre los productos y servicios, apreciaciones respecto de las cuales el control casacional sólo procede si es evidente o manifiesto el error cometido por el tribunal a quo. La doctrina de la sala al respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos ( sentencia de 6 de mayo de 2013, rec. 2107/2012, por citar una de las últimas).

Habiéndose situado este recurso de casación precisamente en esta perspectiva impugnatoria, su carencia de interés casacional es evidente.

A las consideraciones anteriormente expuestas, no obstan las alegaciones de la recurrente, que en buena medida han quedado contestadas por los razonamientos ya expuestos en el cuerpo de esta resolución. En esencia, la parte recurrente reproduce nuevamente de forma resumida las infracciones que fueron alegadas en el único motivo del escrito de interposición, afirmando asimismo la existencia de interés casacional en el caso examinado, pues insiste en que la sentencia de instancia declara la compatibilidad de las marcas concernidas en base a una serie de consideraciones que la recurrente considera generales y contrarias a la jurisprudencia aplicable y que el presente caso plantea una serie de cuestiones generales susceptibles de proyectarse en otros casos. Finalmente, invoca la parte recurrente la doctrina jurisprudencial relativa a la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional fijada entre otras en sentencia de este Alto Tribunal de 1 de diciembre de 2003, así como algunos supuestos más recientes examinados por esta sala en materia de marcas en los que, mediante sentencia, y a la vista de las particulares circunstancias concurrentes en cada uno de dichos supuestos, no se apreció la concurrencia de la causa de inadmisión ahora concernida.

Estas alegaciones no pueden tener favorable acogida pues, pese al esfuerzo de la parte recurrente por tratar de traducir a unos términos generales las cuestiones planteadas, éstas quedan referidas al fin y a la postre a una valoración casuística (la compatibilidad o no de los concretos signos enfrentados) respecto de la cual difícilmente pueden establecerse y aplicarse reglas generales y, en consecuencia, el pronunciamiento que ahora se pide a la sala no es susceptible de ser trasladado a otros casos que no sean idénticos al aquí planteado, circunstancia que nos lleva a afirmar la carencia de interés casacional del presente recurso conforme a la doctrina que ha quedado expuesta en los razonamientos precedentes.

Por lo demás, respecto de la invocación por la recurrente de la doctrina jurisprudencial fijada entre otras en sentencia de este Alto Tribunal de 1 de diciembre de 2003, conviene nuevamente recordar, tal y como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, que la citada doctrina jurisprudencial se ha visto matizada y superada por la más reciente interpretación jurisprudencial acerca de la mencionada causa de inadmisión, contenida, entre otros, en los ya citados autos de esta sala y sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 ( RRC 3287/2009 y 2785/2009); siendo así que partiendo de esta reciente interpretación jurisprudencial, y conforme a lo ya dicho, hemos de concluir que este recurso de casación carece de interés casacional y por ende resulta inadmisible.

Y respecto de los supuestos más recientes invocados en los que esta sala no apreció la concurrencia de la causa de inadmisión ahora concernida ( SSTS de 30 de abril de 2015 y de 30 de octubre de 2014, RRCC 4054/2013 y 1875/2013) lo cierto es que no resultan en absoluto equiparables al caso que ahora se nos plantea, dado que en los mencionados supuestos no estaba únicamente en juego la discrepancia de la parte frente al juicio casuístico del tribunal de instancia sobre la compatibilidad de las marcas concernidas, como ocurre en el caso que ahora examinamos.

QUINTO .- En consecuencia, procede declarar la inadmisión del presente recurso, en aplicación de la causa prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional; sin que proceda imponer las costas, ex art. 93.5 de la misma Ley.

Por lo expuesto,

Inadmitir el presente recurso de casación nº 1791/2016 interpuesto por la representación procesal de la entidad «GRUPO OSBORNE, S.A.» contra la sentencia de 20 de abril de 2016, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía - con sede en Sevilla- (Sección 1ª), dictada en el recurso nº 604/2015; resolución que se declara firme. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados