STS 2140/2016, 3 de Octubre de 2016

JurisdicciónEspaña
Número de resolución2140/2016
Fecha03 Octubre 2016

SENTENCIA

En Madrid, a 3 de octubre de 2016

Esta Sala ha visto el recurso de casación número 3239/2015, interpuesto por la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia de 22 de julio de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 826/2013 , sobre marcas, en el que ha intervenido como parte recurrida INTERNATIONAL PAPER COMPANY, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores de la Plata Corbacho, y asistida por el Letrado don Emilio Alonso Langle.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Maria del Riego Valledor

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia el 22 de julio de 2015 , con los siguientes pronunciamientos en su parte dispositiva:

ESTIMAMOS el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por INTERNATIONAL PAPER COMPANY representada por la Procuradora doña María Dolores de la Plata Corbacho contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha de 22 de abril de 2013, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 18 de febrero de 2013, que denegó el registro de la marca SUPERSOFT, número 3031299-x, en clase 1.

1º.- Anulamos la resolución recurrida por no ser conforme a derecho.

2º.-Decretamos, en su lugar, la concesión a la entidad demandante del registro de la marca SUPERSOFT, número 3031299-x, en clase 1.

Con imposición de las costas en la suma fijada en el último fundamento jurídico.

SEGUNDO

Notificada la sentencia, la representación procesal de la Administración del Estado presentó, en fecha de 22 de septiembre de 2015, escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , manifestando su intención de interponer recurso de casación, y la Letrada de la Administración de Justicia, por diligencia de ordenación de 24 de septiembre de 2015, tuvo por preparado el recurso, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO

El Abogado del Estado presentó, con fecha 9 de febrero de 2016, escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los motivos en que se fundamentaba, y solicitó a esta Sala que dicte sentencia que anule y revoque la Sentencia de instancia, y consecuentemente, si se estima el motivo de infracción del Ordenamiento Jurídico o de la Jurisprudencia que fuera aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate ( art.88.1.d de la L.J.C.A .), desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto en la instancia y confirme la resolución en su día recurrida.

CUARTO

Admitido a trámite el recurso, se dio traslado a la parte recurrida, para que manifestara su oposición, lo que verificó por escrito de 12 de mayo de 2016, en el que solicitó a la Sala que dicte sentencia por la que se declare que no ha lugar y por lo tanto desestime el recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.

QUINTO

Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día 27 de septiembre de 2016, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 22 de julio de 2015 , que estimó el recurso interpuesto por International Paper Company, ahora parte recurrida, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de abril de 2013.

Hacemos una referencia a los antecedentes de la sentencia impugnada, para una mejor comprensión de las cuestiones planteadas.

La sociedad norteamericana International Paper Company, solicitó el registro de marca "Supersoft", para los productos y servicios de la clase 01: pasta, a saber, pasta de celulosa, pasta de pelusa, pasta de madera, pasta de papel y pasta regenerada, que fue denegada por resolución de 18 de febrero de 2013, del Director de Departamento de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y el recurso de alzada contra el anterior acuerdo fue desestimado por resolución de la Directora General de la OEPM, de 22 de abril de 2013.

La entidad International Paper Company interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución denegatoria de la OEPM, y la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia ya citada, de 22 de junio de 2015 , estimó el recurso, anuló la resolución de la OEPM impugnada y acordó la concesión a la entidad demandante de la marca supersoft (número 3031299-x) en la clase 1.

SEGUNDO

El recurso de casación del Abogado del Estado se fundamenta en un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las letras b ) y c) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

TERCERO

Las disposiciones citadas como infringidas en el motivo único del recurso del Abogado del Estado, disponen lo siguiente:

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

  1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

  1. Los que carezcan de carácter distintivo.

  2. Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de las prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

La Sala de instancia basó su decisión estimatoria del recurso contencioso administrativo en el siguiente razonamiento:

En el caso presente la Sala no comparte el criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas que expresa que los consumidores entenderían la denominación como una característica del producto y no como el indicativo de un origen empresarial. La denominación supersoft tiene carácter distintivo, y se trata de un vocablo extranjero que no se usa en español genéricamente para definir una característica del producto y que por tanto no incurre en las prohibiciones del Art. 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El recurso de casación del Abogado del Estado muestra su disconformidad con el anterior razonamiento, y considera que es contrario al ordenamiento jurídico, dado que el termino supersoft se refiere a una característica del producto y no al origen o procedencia empresarial, por lo que procedía denegar su inscripción como marca al amparo del artículo 5.1 letras B y C de la Ley de Marcas .

Así delimitado el objeto del debate, la Sala considera que la apreciación de la Sala de instancia, es razonable y está respaldada por una línea jurisprudencial reiterada en relación con la utilización de vocablos extranjeros como componentes o elementos de una marca.

Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala, de la que sirve de ejemplo la sentencia de 26 de febrero de 2009 (recurso 6029/2006 ), un vocablo extranjero debe ser considerado " como nombre o signo caprichoso o de fantasía, sin que se pueda tener en cuenta su significado en el idioma original a menos que dicho vocablo haya pasado a integrarse en el idioma castellano en el común consenso ".

En esta línea jurisprudencial encuentra soporte el razonamiento de la sentencia impugnada, que aprecia el carácter distintivo de la denominación supersoft, porque es un vocablo extranjero "que no se usa en español genéricamente para definir una característica del producto.",

CUARTO

A lo anterior añade que la sentencia impugnada incluyó en su razonamiento que soft -traducido al español como suave- es un vocablo extranjero "que no se usa en español genéricamente para definir una característica del producto" , limitándose el Abogado del Estado a indicar lo contrario, que el vocablo "se refiere a una característica del producto", sin mayor desarrollo de su afirmación.

Debe tenerse en cuenta que la marca se solicita para los productos y servicios de la clase 1, que son diferentes clases de pasta, " a saber, "pasta de celulosa, pasta de pelusa, pasta de madera, pasta de papel y pasta regenerada ", sin que aparezca acreditado ni en el expediente ni en las actuaciones de instancia que la suavidad sea una característica de esos productos (pasta de celulosa, de madera, etc).

Finalmente, debe tenerse en cuenta, como nuevo argumento que refuerza el acierto de la decisión de la Sala de instancia, que la marca cuya inscripción denegó la OEPM, es una marca internacional ya registrada en otros países de habla inglesa como Estados Unidos (documento 7 del expediente y documento 3 acompañado a la demanda), Nueva Zelanda (documento 7 del expediente y documento 4 acompañado a la demanda) y Canadá (documento 7 del expediente y documento 5 acompañado a la demanda), por lo que es aplicable en este caso el criterio expresado por la sentencia de esta Sala de 28 de febrero de 2008 (recurso 3040/2005 ), que accedió a la inscripción de la marca "Biofresh", indicando que esa circunstancia de tratarse de una marca registrada en otro país, que pretende registrarse en España, "obliga a extremar la prudencia a la hora de aplicar en España determinadas prohibiciones absolutas de registro cuyo contenido sea equivalente al que rige en el país de origen. Sin perjuicio de la autonomía de cada organismo registral para apreciar si en el Estado ante cuyo registro nacional se solicita la inscripción ésta es pertinente o no (cabe, en efecto, la denegación en las condiciones establecidas en virtud del artículo 6 quinquies, B, del citado Convenio de París ), la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro como la que en este caso ha sido utilizada - que se basa en la ausencia de carácter distintivo de la marca porque los términos ingleses que la componen son en realidad meros descriptores de los productos por ésta amparados- exige tomar en consideración el hecho de que en otros países (incluso en algunos de habla inglesa, a tenor de lo que consta en el expediente) esa causa de prohibición de registro no ha sido acogida."

Procede, pues, por las razones expuestas, la desestimación del recurso de casación del Abogado del Estado.

QUINTO

Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas del mismo, de conformidad con la regla del artículo 139.2 LJCA , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le confiere el apartado tercero del citado precepto, limita a 4.000 € más el IVA que corresponda el importe máximo a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos como costas procesales.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido Declarar no haber lugar al presente recurso de casación número 3239/2015, interpuesto por la representación procesal de la Administración del Estado, contra la sentencia de 22 de julio de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 826/2013 , con imposición a la parte recurrente de las costas de casación, hasta el límite señalado en el último Fundamento de Derecho de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Pedro Jose Yague Gil D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat D. Eduardo Calvo Rojas Dª. Maria Isabel Perello Domenech D. Jose Maria del Riego Valledor D. Diego Cordoba Castroverde D, Angel Ramon Arozamena Laso PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el magistrado ponente, Excmo. Sr. D. Jose Maria del Riego Valledor, estando constituida la sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.

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