STS 2124/2016, 30 de Septiembre de 2016

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2016:4341
Número de Recurso2363/2015
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Número de Resolución2124/2016
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2016
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En Madrid, a 30 de septiembre de 2016

Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado bajo el número 2363/2015, interpuesto por la procuradora doña Almudena González García, en representación de la mercantil ALLENDE INVERSIONES, S.L., con asistencia del letrado don Luis Beneyto García-Reyes, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de abril de 2015 , que desestimó el recurso contencioso- administrativo planteado contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de diciembre de 2012, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 4 de septiembre de 2012, que acuerda la denegación de la marca nacional número 3.023.883 «CECAUTO» (mixta), para amparar productos y servicios de las clases 04, 07, 09, 12 y 37 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 407/2013, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia el 29 de abril de 2015 , cuyo fallo dice literalmente:

Que desestimamos el recurso interpuesto por "ALLENDE INVERSIONES, S.L." contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, y con expresa imposición de las costas procesales a la parte recurrente en cuantía de 1.500 Euros relativa a honorarios de Letrado más los derechos arancelarios de Procurador.

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la mercantil ALLENDE INVERSIONES, SL.L recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de junio de 2015 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la mercantil ALLENDE EINVERSIONES, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 21 de julio de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de interposición de recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y previos los trámites legales declare la admisibilidad de este recurso, y dicte sentencia estimando los motivos del mismo, casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se revoque el acuerdo de denegación de la solicitud de registro de marca nacional nº 3023883 CECAUTO (mixta) en clases 4, 7, 9, 12 y 37, dictándose en lugar su concesión.

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CUARTO

Por providencia de 22 de enero de 2016 se admite el recurso de casación.

QUINTO

Por diligencia de ordenación de 3 de febrero de 2016, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 8 de marzo de 2016, en el que efectuó las manifestaciones que consideró oportunas y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

admita este escrito y su copia, tenga por formulado escrito de oposición y, en su día, dicte sentencia desestimatoria de este recurso con los demás pronunciamientos legales.

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SEXTO

Por providencia de fecha 11 de julio de 2016, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 27 de septiembre de 2016, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por la representación procesal de la mercantil ALLENDE INVERSIONES, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de abril de 2015 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de diciembre de 2012, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 4 de septiembre de 2012, que acuerda la denegación de la marca nacional número 3.023.883 «CECAUTO» (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 04, 07, 09, 12 y 37 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser incompatibles con las marcas oponentes M-2766250 TECAUTO (Mixta), A-002729747 TECAUTO (mixta) y M-1687973 TECAUTO.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimar el recurso contencioso-administrativo con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] El artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual contra marca, nombre comercial o rótulo del establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares que pueden conducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, regula las Prohibiciones relativas en su artículo 6 disponiendo lo siguiente:

"1. No podrán registrarse como marcas los signos:

que sean idénticos a una marca anterior que designe productos servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

Es criterio jurisprudencialmente establecido, que la interpretación de este precepto de idéntica redacción que el art. 12 de la Ley anterior que contenía idéntica prohibición, debe hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en el art. 1º de la Ley 32/1988 como "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona", de ahí que una determinada configuración en los términos indicativos del artículo 2 de la misma ley deba presentar un doble aspecto en cuanto que funcionalmente debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.

En relación con la semejanza, la Jurisprudencia (Ss. de 3-7-85, 7-2-87 13-7-89 y 17-7-89, entre otras) ha declarado que aquélla es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido ha de quedar fijado en función de los datos fonológicos, los criterios sociales y los usos comerciales más generales, valorados conforme a las reglas de la sana crítica o buen sentido común.

Pues bien, hay que recordar que ya el Estatuto de la Propiedad Industrial prohibía en su artículo 124 la semejanza fonética entre las marcas, aludiendo así a un concepto jurídico indeterminado cuya realidad ha de ser apreciada en función de los datos fonológicos y de las pautas generales del comportamiento colectivo ( STS 13 febrero 1987 ), con una valoración conjunta según el sentido común y no técnico ( SSTS 12 noviembre de 1992 y 23 octubre de 1992 ), teniendo presente tanto la protección del consumidor como evitar la confusión en el mercado ( STS 17 septiembre de 1993 ). Asimismo, la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, incluye como riesgo de confusión en el público el riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado con reiteración que el criterio esencial para determinar la compatibilidad o no entre los nombres de marcas enfrentados, debe consistir en que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón meramente sintáctico, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, buscando el significado de las palabras o su idea evolutiva, ni que descienda a disposiciones léxico-gramaticales, pues para la convivencia lo esencial es que lo signos que se presenten en el mercado no induzcan a error al consumidor ( TS.SS 24 feb , 74 , 28 feb. 76 y 10 enero 80 ). Como factores complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas y como criterio auxiliar, figura el elemento conceptual o semántico, que no constituye motivo legal determinante pero acentúa o disminuye o incluso en algún caso ha excluido el parecido inicial ( TS. SS 5 y 14 de nov . y 2 de dic. 74 , 3 y 13 de febrero de 1.975 ). Un segundo factor complementario consiste en la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación en el Nomenclátor oficial; tal factor, desprovisto de influencia decisiva, puede ser utilizado de modo indirecto y coadyuvante para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado ( TS.SS 3 , 13 , 20 y 26 feb . 7 , 20 y 26 mar ., 18 , 21 , 22 , 28 y 30 de mayo , 2 , 14 , 17 y 28 jun ., 3 jul . y 9 oct. 1975 ).

El bien jurídico protegido pues, con dicho precepto, es tanto el derecho de una empresa a su propio prestigio sin que otra pueda aprovechase del mismo, como la transparencia en el mercado que garantice la libertad de elección del consumidor sin inducción a equívocos.

Por ello, la denegación de acceso registral descansa en la doble circunstancia del parecido nominativo y del riesgo de confusión en el mercado, sin que sea suficiente la existencia de cualquier semejanza que no impida la coexistencia pacífica en los canales de comercialización de los distintivos enfrentados. No obstante, los conceptos de "semejanza" y "similitud" al ser abstractos obligan a realizar un minucioso análisis de cada caso concreto por parte de los Tribunales, mediante un estudio comparativo tanto de los grafismos utilizados como del tipo de productos a cuya comercialización se dedican las marcas enfrentadas, de tal manera que sólo de dicho análisis se puede concluir si puede o no inducirse a error a los consumidores, teniendo en cuenta las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales y las reglas de la sana crítica y del sentido común.

[...] Analizando pues en concreto las denominaciones en pugna "CECAUTO" frente a "TECAUTO" entiende la Sala que la semejanza fonética es tan acusada que podemos hablar casi de identidad ya que la pronunciación de las consonantes que inician ambas palabras es tan parecida que de facto, va a ser percibida como idéntica por el oído del consumidor medio, sin que el gráfico que las acompaña tenga virtualidad para dotar a cada una de ellas de carácter distintivo e individualidad propia, sobre todo teniendo en cuenta que en el comercio y en la publicidad radiofónica prima el principio de la oralidad. Por tanto, siendo asimismo coincidentes los campos aplicativos, concurre la doble identidad exigida por la Ley de Marcas para que opere la prohibición genérica de inscripción registral. En consecuencia, procede la desestimación de presente recurso.

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El recurso de casación se articula en la formulación de dos motivos de casación.

El primer motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Se aduce que la sentencia de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, porque no se pronuncia sobre uno de los motivos esgrimidos en la demanda, sustentado en la infracción del artículo 7.1 del Código Civil y del artículo 52.2 de la Ley de Marcas , en relación con la doctrina de actos propios establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El segundo motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/23001 , de 7 de diciembre, de Marcas, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha establecido el criterio de comparación de conjunto de las marcas enfrentadas como el más adecuado para determinar la compatibilidad de los signos.

SEGUNDO

Sobre la prosperabilidad del recurso de casación.

El primer motivo de casación formulado, sustentado en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, concretamente, en la vulneración del artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por incurrir la sentencia recurrida en incongruencia omisiva, debe ser acogido.

Esta Sala considera que la sentencia de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, en cuanto ha dejado imprejuzgado uno de los motivos de impugnación formulados en el escrito de demanda, en que se fundamentaba la pretensión impugnatoria de las resoluciones registrales, en relación con la aplicabilidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la doctrina de actos propios, en que, con invocación del artículo 7.1 del Código Civil y del artículo 52.2 de la Ley de Marcas , se ponía de relieve que la marca novel debía concederse para las clases 04, 07, 09, 12 y 37, ya que la marca «CECAUTO» había convivido con las marcas oponentes «TECAUTO» tanto en la propia Oficina Española de Patentes y Marcas durante once años, como en el tráfico mercantil durante más de quince años. Entendemos, al respecto, que el examen de esta cuestión era relevante para resolver el litigio, conforme a las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución .

En este sentido, resulta adecuado consignar la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto del significado y alcance del principio de congruencia de las resoluciones judiciales, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de marzo , 24/2010, de 27 de abril , 25/2012, de 27 de febrero , y 2/2013, de 14 de enero :

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo , FJ 5). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 8). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo , FJ 5).

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En la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre, se delimitan los presupuestos de vulneración del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones de orden sustancial deducidas por las partes, de los argumentos no relevantes planteados, en los siguientes términos:

Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3)``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4.b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley » .».

En suma, consideramos que la proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado, determina que confirmemos el criterio de que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva o ex silentio, puesto que hemos constatado que en la fundamentación de la sentencia recurrida no se responde a los argumentos jurídicos planteados con carácter sustancial en el escrito de demanda, en relación con la aplicación de la doctrina de los actos propios, de modo que observamos un desajuste entre los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones y el fallo judicial que resulta lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el primer motivo de casación, procede declarar haber lugar al recurso casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil ALLENDE INVERSIONES, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de abril de 2015, dictada en el recurso contencioso-administrativo 407/2013 , que casamos.

TERCERO.- Sobre la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

La pretensión formulada en el suplico del escrito de demanda formalizado en la instancia, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de diciembre de 2012, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 4 de septiembre de 2012, en el apartado que acuerda la denegación de la marca nacional número 3.023.883 «CECAUTO» (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 04, 07, 09, 12 y 37 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser incompatibles con las marcas oponentes M-2766250 TECAUTO (Mixta), A-002729747 TECAUTO (mixta) y M-1687973 TECAUTO, no puede prosperar, por las siguientes razones jurídicas:

1) Esta Sala considera que en el supuesto enjuiciado cabe aplicar la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marca «los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», puesto que apreciamos que entre las marcas confrontadas, la marca nacional novel «CECAUTO» (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 4, 7, 9, 12 y 37, con las marcas oponentes M-2766250 TECAUTO (Mixta), A-002729747 TECAUTO (mixta) y M-1687973 TECAUTO, examinadas desde una visión global o de conjunto, existe similitud denominativa, fonética y conceptual e identidad aplicativa.

En efecto, estimamos que las marcas enfrentadas no pueden convivir pacíficamente en el mercado de los productos de aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velar y mechas de iluminación; máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores, vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación, debido a las similitudes denominativas, fonéticas y contractuales existentes, que no se encuentra comprendida dada la identidad de los productos y servicios designados.

Al respecto, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales establecidos en los artículos 38 y 51 de la Constitución , que reconocen la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y, como principio rector de la política social y económica, la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signo distintivo del empresario, en cuanto la marca constituye un instrumento esencial para el adecuado desarrollo de la libre competencia, ya que ofrece información a los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se introducen en el mercado, y supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

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Por ello, no compartimos la tesis argumental que desarrolla la defensa letrada de la mercantil recurrente, respecto de que resulta inaplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por las «sobradas diferencias de conjunto de las marcas confrontadas», debido -según se aduce- a la inclusión en la marca novel de visibles colores y a la diferencia existente en la primera letra de la denominación, ya que, como hemos expuesto, consideramos que se produce riesgo de confusión en la público sobre la procedencia empresarial de los productos y servicios reivindicados al amparar productos y servicios idénticos.

2) Esta Sala sostiene que el acceso al registro de la marca novel número 3.023.883 «CECAUTO» (mixta), para designar productos y servicios de las clases 4, 7, 9, 12 y 37 del Nomenclátor Internacional de Marcas, no puede ampararse en una aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la doctrina de los actos propios, formulada en relación con la interpretación del artículo 7.1 del Código Civil y el artículo 52.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Cabe señalar prima facie que, según una doctrina consolidada de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha sido también respaldada por la Sala de lo Civil de este Tribunal, deben distinguirse las facultades integradas en el derecho de exclusión o ius prohibendi que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, reconoce al titular de la marca registrada en los supuestos de aplicación del artículo 6 del citado texto legal , de la regulación del régimen jurídico de las acciones de nulidad del registro de una marca incursa en la infracción de las prohibiciones relativas al registro, a que alude el artículo 52 del citado cuerpo normativo.

En efecto, el artículo 52.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que regula expresamente las causas de nulidad relativa de las marcas registradas, dispone que «el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior», no puede interpretarse de forma exorbitante, que prive de contenido al enunciado del apartado 1 de dicha disposición legal, y que conduce a la abnegación de facto de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 6 del citado texto legal .

Por ello, no estimamos que la circunstancia que se aduce, relativa a que el titular de las marcas oponentes -la maercantil DADA, S.A.- no se hubiera opuesto al registro de marcas con el distintivo «CECAUTO», solicitadas con anterioridad a la marca novel controvertida por ALLENDE INVERSIONES, S.L., y hubiera tolerado su convivencia en el tráfico económico durante un tiempo, resulte determinante para privar de fuerza obstaculizadora a las marcas prioritarias registradas por dicha empresa con anterioridad.

En suma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que desplaza, en este supuesto, la aplicación del artículo 62.2 del citado texto legal , al impugnarse la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acordó la denegación de la marca nacional número 3.023.883 «CECAUTO» (mixta), para amparar productos y servicios en la clases 4, 7, 9, 12 y 37, esta Sala entiende que el titular de las marcas prioritarias M-2766250 TECAUTO (Mixta), A-002729747 TECAUTO (mixta) y M-1687973 TECAUTO, puede oponerse a la inscripción de la referida marca novel, con la finalidad de impedir la convivencia de signos idénticos o semejantes, para los mismos productos o servicios, que generen riesgo de confusión o de asociación entre el público sobre el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos, garantizando al titular de la marca protegida la esfera de exclusión que el ordenamiento marcario le reconoce.

En consecuencia con lo razonado, procede desestimar en su integridad el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil ALLENDE INVERSIONES, S.L. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de diciembre de 2012, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 4 de septiembre de 2012, que acuerda la denegación de la marca nacional número 3.023.883 «CECAUTO» (mixta), para amparar productos y servicios de las clases 04, 07, 09, 12 y 37 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conforme a Derecho.

CUARTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede imponer las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el proceso casacional.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido : Primero.- Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil ALLENDE INVERSIONES, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de abril de 2015, dictada en el recurso contencioso-administrativo 407/2013 , que casamos. Segundo.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil ALLENDE INVERSIONES, S.L. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de diciembre de 2012, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 4 de septiembre de 2012, que acuerda la denegación de la marca nacional número 3.023.883 «CECAUTO» (mixta), para amparar productos y servicios de las clases 04, 07, 09, 12 y 37 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conforme a Derecho. Tercero.- No procede efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el proceso casacional.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

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