STS 1820/2016, 18 de Julio de 2016

Merck Sharp & Dohme España, S.A. interpuso Recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006, que dejó sin efecto actos anteriores publicados en los Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006 y 16 de julio de 2006, que habían admitido los textos de las traducciones de diversas patentes europeas (números 87109919, 91305137, 87107847, 89307920, 96113744, 89850017, 88301561 y 91300553); el acuerdo recurrido mantuvo los "respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validadas para España conforme a la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65 CPE y 7 y 11 del Real Decreto 2.424/1986 ".

Del anterior Recurso Contencioso-administrativo conoció la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (RCA 1511/2006), la cual dictó Sentencia el 7 de octubre de 2010 , desestimatoria de la demanda.

La anterior sentencia fue recurrida en casación por la mercantil Merck Sharp & Dohme España, S.A., que fue resuelto por Sentencia de 21 de noviembre de 2011, dictada por la Sección Tercera de esta Sala del Tribunal Supremo en el Recurso de Casación 740/2011 , la cual estimó el recurso de casación interpuesto y acordó "Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1511/2006 y anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006 en lo relativo a la revisión de la traducción al español de la patente europea número EP 0253310, cuyo número de solicitud era el 87109919, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006".

Contra la anterior sentencia se instó incidente de nulidad de actuaciones por la entidad mercantil Medichem, S.A., incidente de nulidad de actuaciones que fue desestimado por Auto de la Sección Tercera de esta Sala del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2014 .

Con fecha 17 de octubre de 2013, la mercantil Laboratorios Liconsa,S.A. presentó en el Registro General de este Tribunal demanda de revisión contra la Sentencia de 21 de noviembre de 2011 , dictada por la Sección Tercera de esta Sala del Tribunal Supremo en el Recurso de Casación 740/2011, con base en el artículo 102.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), fundada en la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el asunto C-444/11 y publicada el 18 de julio de 2013, que sostiene la interpretación jurídico-comunitaria contraria de la mantenida por la sentencia objeto de revisión en relación con la interpretación de los artículos 27 y 70 del ADPIC, y que, de haber sido conocida en sede casacional, hubiera provocado una sentencia de signo diametralmente opuesto.

Añade, con invocación del Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ex art. 24.1 CE , que la aplicación de la doctrina jurisprudencial comunitaria, en relación con la primacía del Derecho de la Unión Europea, produce la necesidad de que este Tribunal flexibilice el motivo de revisión aquí invocado en sentido similar a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 510.1 º expresamente permite que el documento decisivo sea no sólo "recobrado" sino también "obtenido" con posterioridad al dictado de la sentencia firme, de forma tal que no haga imposible para el justiciable la eficacia ex tunc (retroactiva) de la sentencia dictada por el Tribunal europeo, ya que esta demanda de revisión es el único y último cauce procesal previsto en nuestro ordenamiento jurídico a través del cual es posible rescindir una sentencia firme que conculca el Derecho de la Unión Europea.

Por Diligencia de ordenación de la Sra. Letrado de la Administración de Justicia de esta Sección de 30 de octubre de 2013 se tuvo por personada a la parte recurrente, acordándose librar despacho a la Sección Tercera de esta Sala del Tribunal Supremo para que emplazara en forma a cuantos hubieran sido parte en el recurso, con excepción de la recurrente y remitiera a esta Sala Tercera el correspondiente rollo.

Han comparecido como parte recurrida las mercantiles Merck Sharp & Dohme de España, S. A. y Medichem, S. A.

La primera se opone a la demanda mediante escrito presentado el 9 de abril de 2014, alegando que los supuestos resueltos por las Sentencias objeto de revisión y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no son iguales, y que, además, esta última no puede considerarse como documento recobrado a efectos del artículo 102.1.a) de la LRJCA , al ser de fecha posterior a la de sentencia cuya revisión se pretende.

Por su parte, la otra entidad, por escrito presentado el 30 de mayo de 2014, solicita la estimación de la demanda.

Con fecha 12 de junio de 2014 se presenta escrito por la Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas (AESEG), representada por la Procuradora D.ª Rosa Sorribes Calle, solicitando su personación en el presente procedimiento como interviniente adhesivo simple de la parte recurrente o, en su caso, como parte recurrente, petición que fue desestimada por Auto de esta Sala de 17 de septiembre de 2015 .

La representación procesal de Laboratorios Liconsa, S. A. solicita, por escrito presentado el 7 de julio de 2014, que esta Sala eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales, acordándose, por auto de 17 de septiembre de 2015 , diferir a la audiencia que se señale para votación y fallo la decisión sobre las cuestiones prejudiciales planteadas.

Por providencia de 24 de noviembre de 2015 se acordó no haber lugar a la celebración de la vista solicitada por la recurrente y a cuya petición se adhirió la recurrida Medichem, S. A., y pasar las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, que fue emitido mediante escrito presentado el 15 de enero de 2016.

En dicho informe, el Fiscal manifiesta que el documento en que se funda la revisión es de fecha posterior a la fecha de la sentencia, por lo que no puede considerarse como un documento recobrado a efectos de revisión, incluso aunque proceda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citando al efecto varias sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo; añade que aunque el legislador ha añadido recientemente un nuevo motivo de revisión de las sentencias firmes a través de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, sin embargo, no ha estimado oportuno modificar el artículo 102.1.a) de la LRJCA , incluyendo como documento decisivo a efectos de la revisión una sentencia posterior dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por otro Tribunal comunitario.

Por diligencia de ordenación de 19 de enero de 2016 se declararon las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento, y, por nueva diligencia de ordenación de fecha 8 de julio de 2016 se señaló para votación y fallo de este Procedimiento de revisión de sentencia el día 14 de julio de 2016, fecha en la que, efectivamente, tuvo lugar.

En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

Se impugna, a través de la presente demanda de revisión, la Sentencia de 21 de noviembre de 2011, dictada por esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en el Recurso de Casación 740/2011 , con base en el artículo 102.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA).

Como cuestión previa debe resolverse sobre la petición de planteamiento de cuestiones prejudiciales instada por la representación procesal de la demandante "Laboratorios Liconsa, S. A.".

A este respecto, ha de tenerse presente que el recurso de revisión no es una tercera instancia que permita un nuevo replanteamiento de la cuestión discutida en la instancia ordinaria anterior. No cabe, pues, utilizar este cauce procedimental extraordinario como una forma de reexaminar el caso debatido ante el Tribunal "a quo" . Dicho sea en otros términos, no opera en ningún caso el juicio de revisión como un medio de corregir los errores en que, eventualmente, hubiera podido incurrir la sentencia impugnada. Por eso, actuaciones procesales como el planteamiento de las cuestiones prejudiciales instadas en este cauce procedimental especial y extraordinario sólo pueden ir dirigidos a acreditar la concurrencia en el caso examinado de los presupuestos que configuran el juicio de revisión en los términos establecidos en el artículo 102 de la Ley Jurisdiccional .

Pues bien, la parte actora ha pedido que esta Sala plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) ¿Es aplicable la doctrina jurisprudencial contenida en la Sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013 (tal y como ha sido aclarada en los Autos del TJUE de 30 de enero de 2014) a una patente europea concedida originariamente con inclusión tanto del producto farmacéutico como del procedimiento de fabricación, pero respecto de la cual, en lo concerniente a España, dicha patente europea sólo se concibió con un juego de reivindicaciones que afectaba al procedimiento farmacéutico al estar en vigor la Reserva española al Convenio de Munich basada en su artículo 167.2.a )?.

2) En el supuesto de que la respuesta fuera afirmativa, ¿es igualmente aplicable esa doctrina jurisprudencial a un acto administrativo dictado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el año 2006, cuando ya había entrado en vigor el artículo 133 del Tratado de Niza, que posteriormente se traduciría en el artículo 207 TFUE en 2009 , acto aquél dictado en el marco de un procedimiento de revisión de la traducción de una patente europea de procedimiento farmacéutico mediante el cual se pretende traducir el juego de reivindicaciones concedido para otros países de la Organización Europea de Patentes, pero no para España, y ampliar con ello la protección de la patente al producto farmacéutico en sí mismo considerado ex artículos 27 y 70 ADPIC?.

3) ¿Es en cualquier caso aplicable la doctrina jurisprudencial contenida en la citada Sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013 (tal y como ha sido aclarada en los Autos del TJUE de 30 de enero de 2014) a las patentes europeas concedidas para España dado el contenido del Protocolo número 8 sobre Patentes, del Acta de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas?.

4) ¿Es aplicable la doctrina Kühne & Heitz (Sentencia del TJUE de 13 de enero de 2004, C-453/00 ) al proceso contencioso-administrativo de revisión de una sentencia firme dictada por un órgano judicial que conocía en última instancia, al que le fue planteada una cuestión prejudicial que fue desestimada por dicho Tribunal al considerar que la cuestión planteada era clara (materia aclarada), Sentencia que realiza una interpretación del Derecho comunitario incompatible con una posterior Sentencia del Tribunal de Justicia (la tan citada Sentencia de 18 de julio de 2013 , luego aclarada con los Autos del TJUE de 30 de enero de 2014)?.

5) Si la respuesta es afirmativa y es aplicable esa doctrina Kühne & Heitz, ¿exige el Derecho comunitario que, en circunstancias como las expuestas en este caso, el Tribunal Supremo español interprete los motivos de la revisión contencioso-administrativo de manera que permitan la aplicación del Derecho comunitario tal y como ha sido interpretado por una Sentencia posterior del Tribunal de Justicia, con fundamento en el principio de primacía del Derecho comunitario y en los efectos "erga omnes" y "ex tunc" de las Sentencias del Tribunal de Justicia (en particular de la Sentencia de 18 de julio de 2013 )?.

Pues bien, como dijimos en el Auto de 17 de septiembre de 2015 , en el que acordamos diferir hasta este momento la resolución sobre el planteamiento de las cuestiones prejudiciales planteadas, las tres primeras cuestiones que se interesa que se planteen inciden directamente sobre la cuestión de fondo ventilada en el proceso contencioso-administrativo del que trae causa la presente revisión, por lo que únicamente podrían tener incidencia en el presente pleito si esta Sala considerara que, además de los restantes requisitos exigidos para la concurrencia del motivo de casación, concurriera el carácter de "decisivo" del documento para resolver la controversia, y siempre que este Tribunal albergara alguna duda sobre las cuestiones planteadas.

En cambio, las dos últimas cuestiones prejudiciales cuyo planteamiento se interesa inciden sobre el alcance que debe darse al motivo de revisión aducido en la demanda, por lo que procede dar contestación en primer lugar a estas dos últimas cuestiones, de las que depende la eficacia de las tres primeras.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el planteamiento de cuestión prejudicial resulta pertinente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ), cuando ante el órgano jurisdiccional nacional se suscita una cuestión sobre la aplicación de interpretación de los Tratados de la Unión Europea o de la normativa comunitaria, respecto de la que existan dudas razonables sobre la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho comunitario que resulte determinante para resolver la controversia jurídica planteada en el proceso.

Sobre las dos últimas cuestiones prejudiciales cuyo planteamiento se interesa, esta Sala no alberga dudas que justifiquen el planteamiento de la cuestión prejudicial interesada.

Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) invocada por la recurrente ---Tribunal de Justicia (CE) Gran Sala, S 13-1-2004, nº C- 453/2000--- declara que el principio de cooperación que deriva del artículo 10 CE obliga a un órgano administrativo a reconsiderar una resolución administrativa firme para tomar en consideración la interpretación de la disposición pertinente del Derecho comunitario efectuada entre tanto por el Tribunal de Justicia, "... cuando: según el Derecho nacional, dispone de la facultad de reconsiderar esta resolución; la resolución controvertida ha adquirido firmeza a raíz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia; dicha sentencia está basada en una interpretación del Derecho comunitario que, a la vista de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior a ella, es errónea y que se ha adoptado sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, conforme a los requisitos previstos en el artículo 234 CE , apartado 3, y el interesado se ha dirigido al órgano administrativo inmediatamente después de haber tenido conocimiento de dicha jurisprudencia".

Esto es, la obligación que declara la citada STJUE la condiciona al cumplimiento de cuatro requisitos, y, al menos, el primero de los requisitos transcritos no concurre en el presente caso, ya que el proceso de revisión de sentencias firmes regulado en el artículo 102 de la LRJCA no es cauce para reconsiderar, en un supuesto como el presente, lo acordado en la sentencia firme de esta Sala de 21 de noviembre de 2011 .

En efecto, la revisión basada en un documento recobrado --- artículo 102.1.a) LRJCA ---, exige la concurrencia de los siguientes motivos:

1. Que los documentos hayan sido "recobrados" con posterioridad al momento en que haya precluido la posibilidad de aportarlos al proceso;

2. Que tales documentos sean "anteriores" a la data de la sentencia firme objeto de la revisión, habiendo estado "retenidos" por fuerza mayor o por obra o acto de la parte favorecida con la resolución firme; y,

3. Que se trate de documentos "decisivos" para resolver la controversia, en el sentido de que, mediante una provisional apreciación, pueda inferirse que, de haber sido presentados en el litigio, la decisión recaída tendría un sesgo diferente (por lo que el motivo no puede prosperar y es inoperante si el fallo cuestionado no variaría aun estando unidos aquéllos a los autos ---juicio ponderativo que debe realizar, "prima facie" , el Tribunal al decidir sobre la procedencia de la revisión entablada---).

A mayor abundamiento, cabe añadir que el citado art. 102.1.a) se refiere a los documentos mismos, es decir, al soporte material que los constituye y no, de entrada, a los datos en ellos constatados; de modo que los que han de estar ocultados o retenidos por fuerza mayor o por obra de la contraparte a quien favorecen son los papeles, no sus contenidos directos o indirectos, que pueden acreditarse por cualquier otro medio de prueba -cuya potencial deficiencia no es posible suplir en vía de revisión. ( Sentencia, entre otras, de 12 de Julio de 2006, RR 10/2005 ).

Por último, y como indica el Fiscal en su informe, esta Sala del Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de que una sentencia de cualquier Tribunal de fecha posterior no puede considerarse como documento a efectos del artículo 102.1.a) de la LRJCA , "incluso ---que no es el caso--- aunque proceda del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse" (entre otras, Sentencia de 11 de octubre de 2007 , cit., FD Tercero; en el mismo sentido, Sentencias de 27 de diciembre de 2005 (rec. rev. núm. 19/2004), FD Segundo ; de 12 de julio de 2006 (rec. rev. núm. 20/2004), FD Tercero ; y de 2 de julio de 2008 , cit., FD Tercero)" (FD segundo de la STS de 12 de enero de 2012, RR 23/2010 ).

Por lo expuesto, es claro que una sentencia de fecha posterior a la de la sentencia cuya revisión se pretende (provenga aquélla de cualquier tribunal ---salvo la excepción que luego se dirá---, con lo que se respeta el principio de equivalencia, al tener, a los efectos que aquí interesan, la misma consideración las sentencias de los Tribunales españoles que las provenientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), no puede considerarse como documento a efectos del artículo 102.1.a) de la LRJCA , y, en consecuencia, no concurre el requisito de que el Derecho nacional permita, al menos por la vía del artículo 102 de la LRJCA , reconsiderar lo decidido por una sentencia firme.

Asimismo, y como también indica el Fiscal en su informe, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, ha añadido un nuevo artículo 5 bis a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ ), y ha modificado el artículo 102.2 de la LRJCA , en el sentido de poder interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme "... cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión".

Esto es, se admite una excepción a la regla general de que el proceso de revisión no puede fundarse en una sentencia de fecha posterior a la de la sentencia cuya revisión se pretende, permitiéndose ahora que la demanda de revisión pueda interponerse, exclusivamente, contra la sentencia firme recaída en el proceso "a quo" sobre la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que ha violado alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos.

Pero el supuesto aquí enjuiciado no tiene encaje en la excepción expuesta.

Por último, la recurrente solicita que este Tribunal flexibilice el motivo de revisión aquí invocado en sentido similar al artículo 510.1.1º la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC ), sin tener en cuenta que la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo exige la necesidad de la preexistencia del documento para considerar éste como "recobrado" u "obtenido" ---por todas, STS, Sala de lo Civil, de 21 de marzo de 2013, RR 46/2010 ---.

Por todo lo expuesto, no procede plantear las cuestiones prejudiciales interesadas por la parte demandante y, por los mismos razonamientos expuestos en los Fundamentos anteriores, procede desestimar la demanda de revisión interpuesta, pues la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el asunto C-444/11 no puede ser considerada como documento a efectos del artículo 102.1.a) de la LRJCA .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, procede la imposición de las costas de este Procedimiento de revisión a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 139.3 de la misma Ley Jurisdiccional , procede a señalar, por todos los conceptos que las integran, a favor de la recurrida Merck Sharp & Dohme de España, S. A., la cantidad máxima de 4.000 euros, sin que devengue costa la también recurrida Medichem, S. A., al no haberse opuesto a la demanda.