Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 19 de Noviembre de 2008

Ponente:OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
Número de Recurso:4817/2006
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:19 de Noviembre de 2008
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

Denegación de inscripción marca nº 1.603.540 y del rótulo de establecimiento nº 316.046, ambas con la denominación "DIESEL". Recurrente: Don MANUEL GINER RODRIGUEZ y COSMOS WORLD, S.L.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de dos mil ocho.

En el recurso de casación nº 4817/2006, interpuesto por Don Silvio y la Entidad COSMOS WORLD, S.L., representados por el Procurador Don Juan Manuel Caloto Carpintero, y asistidos de letrado, contra la sentencia nº 475/2006 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de febrero de 2006, recaída en el recurso nº 482/2004, sobre denegación de inscripción de la marca nº 1.603.540 y del rótulo de establecimiento nº 316.046, ambas con la denominación "DIESEL"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por don Silvio y la Entidad COSMOS WORLD, S.L., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de julio de 2004 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 17 de septiembre de 2003, que denegó la solicitud de inscripción de dos licencias de uso, no exclusiva, relativas a la marca núm. 1.603.540 "DIESEL" para la clase 25 del Nomenclátor y rótulo de establecimiento nº 316.046 "DIESEL" a favor de los recurrentes.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por los recurrentes se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de julio de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, los recurrentes (Don Silvio y COSMOS WORLD, S.L.) comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formularon en fecha 20 de septiembre de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expusieron, los siguientes motivos de casación:

ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por violación por interpretación errónea del art. 46 de la Ley de 7 de diciembre de 2001 de Marcas, en relación con los arts. 48 y 49 de la citada Ley, en su aplicación al caso de autos.

Terminando por suplicar sentencia que casando la recurrida, anule las resoluciones impugnadas, y acuerde en consecuencia la inscripción de la licencia de uso de la marca 1.603.540 DIESEL y Rótulo de Establecimiento 216.046 a nombre del recurrente y, la inscripción de la licencia de uso de los mismo registros a nombre de Cosmos World, S.L. o, subsidiariamente solamente la inscripción de la licencia de uso de los registros mencionados a nombre de Don Silvio.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 25 de junio de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 11 de julio de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 19 de septiembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a los recurrentes.

QUINTO

Por providencia de fecha 18 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 12 de noviembre siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de un contrato de licencia de uso de la marca nº 1.603.540 DIESEL y de rótulo de establecimiento DIESEL nº 216.046, otorgado el 11 de noviembre de 1994 por Distribución Italian Fashion a favor de don Silvio. El motivo de la denegación fue que ambos signos distintivos son de titularidad registral de Diesel S.P.A. en virtud de transferencia nº 98.02789 inscrita el 3 de junio de 1999.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo fue desestimado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con base en los siguientes fundamentos:

"El artículo 2.1 de la Ley 17/2001 determina que el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley siendo tal inscripción la protección del derecho inscrito, confiriendo su uso en exclusividad, al mismo tiempo que facilita la constancia oficial y la certeza de su existencia.

Es cierto que el artículo 46.2 de la Vigente Ley de Marcas establece que "Con independencia de la transmisión de la totalidad o de la parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca". Pero para ello resulta fundamental la titularidad registral de quien transmite ya que como establece el mismo artículo en su número 4 inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 2, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiera anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clase antes expresada.

La realidad fáctica del procedimiento es que a la fecha de solicitud de la inscripción no se correspondía la titularidad del cedente con la registral, como bien se expresa en la resolución combatida, y si bien ello sucedía así a la fecha de suscripción de contrato de licencia el no uso de dicho derecho en su momento determina la aplicabilidad directa de la prohibición expresada en el número 4 anteriormente citado en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 17/2001. La sentencia de la Audiencia Provincial a la que alude la recurrente sólo puede producir un efecto en lo que ahora nos interesa que es servir de base para la solicitud de una modificación de la titularidad registral pero correspondiente al orden jurisdiccional civil las cuestiones de propiedad y dominio de las diferentes modalidades establecidas en la Ley e incluso de la nulidad de la marca, queda fuera de este litigio las cuestiones planteadas sobre las condiciones de la titularidad y de ejercicio de la marca que ostentan los recurrentes".

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en el motivo único que ha quedado transcrito en los antecedentes, y que, en forma resumida, es como sigue: la solicitud de inscripción de la licencia de uso cumple los requisitos de los artículos 48 y 49 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, habiéndose acreditado la titularidad del licenciante en el momento del otorgamiento de la licencia -11 de noviembre de 1994-, por constar acreditado en virtud de contrato privado elevado a público y sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de diciembre de 2002, que se han transmitido a Distribución Italian Fashion S.A. todas las marcas que se recogen en el contrato de 11 de noviembre de 1994, siendo además esta sociedad y Diesel SPA empresas totalmente interrelacionadas y participada la una por la otra plenamente conocedoras de la validez y vigencia del contrato de licencia. Concluye que los hechos anteriores vienen avalados por la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Elche en la que se declara la validez de los contratos de 11 de noviembre de 1994 y 29 de septiembre de 1994 entre DIFSA y don Silvio.

SEGUNDO

La inscripción registral de la marca produce el efecto de conferir a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (art. 34 LM ). Ello supone que mediante la inscripción se da certeza a las relaciones jurídicas en el campo de la propiedad industrial, al propio tiempo que, conforme al artículo 47.6 LM, se otorga publicidad sobre los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que los signos inscritos amparan, evitando que los consumidores y usuarios sufran confusión sobre el origen empresarial de los mismos.

Esta certeza se logra no sólo mediante el sistema de prohibir la inscripción de marcas que induzcan a confusión por razón de su semejanza con otras ya inscritas, sino también garantizando que el tracto sucesivo de éstas últimas quede reflejado de forma indubitada en el registro, de tal manera que el que aparece como vigente titular inscrito, es el que en ese preciso momento ostenta frente a terceros tanto el derecho a la marca como a efectuar sobre ella los negocios jurídicos que están permitidos realizar en orden a su transmisión, gravamen, uso, etc.

Así lo indica expresamente el artículo 46.2 de la Ley de Marcas al señalar que "...la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca", para a continuación indicar en su apartado 4 que "Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 2, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél".

Pues bien, en el presente caso se ha producido la contradicción entre la realidad registral y la que pretende tener acceso al Registro, ya que, según el contrato de licencia, la persona que otorga la licencia de uso -Distribución Italian Fashión- es distinta de la que figura como titular de la marca -Diesel SPA-, lo que impide, conforme a la normativa analizada, darle acceso al Registro. Falta, por tanto, un elemento esencial en el tracto sucesivo, ya que en el Registro no figura como titular de la marca, aquella persona que es licenciante en el contrato de cesión de uso. Es más puede decirse, que en la propia solicitud de inscripción se hace figurar a Diesel S.A., como licenciante, lo que contradice el contenido del documento que se aporta como base de la licencia.

Es cierto, que pueden producirse discordancias entre el Registro y la realidad material, pero en estos supuestos la Ley de Marcas establece mecanismos de corrección que deberán ser instados ante la Oficina a través de los procedimientos establecidos en ella, o bien ante los Tribunales competentes. En concreto, el artículo 50 establece el procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos inscritos, y, además, se prevén en el artículo 51 procedimientos de nulidad de la inscripción especialmente en el caso del artículo 2.2, cuando la marca inscrita lo sea en fraude de derechos de terceros o con violación de obligaciones legales o contractuales.

Sin acudirse a estos mecanismos, no puede lograrse por vía distinta la modificación de la realidad registral, por mucho que ésta pueda derivar de sentencias dictadas en juicios civiles seguidos con otras finalidades, máxime, cuando, como ocurre en el caso presente, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, a parte de no ser firme, al menos en los momentos en que se dictó el acto recurrido y la sentencia ahora impugnada, se resuelve sobre una acción ejercitada al amparo del artículo 35 de la anterior Ley de Marcas, por el titular registral - Diesel S.P.A.-, que, aunque absuelve de la acción ejercitada contra los demandados, parte, en su fundamento jurídico tercero, del hecho constatado e indiscutido de esa titularidad.

Debe por ello desestimarse el recurso de casación, sin que a ello se oponga la posible interrelación societaria entre D.S.P.A y D.I.F.S.A., pues, aunque sea cierta, la titularidad registral se atribuye sólo a la primera, que, a todos los fines y efectos antes señalados, es la referente de todas las relaciones jurídicas propias del derecho marcario.

TERCERO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a las partes recurrentes.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4817/2006, interpuesto por don Silvio y la Entidad COSMO WORLD, S.L., contra la sentencia nº 475/2006 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de febrero de 2006, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 482/2004, con condena a las partes recurrentes en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.