STS 450/2015, 2 de Septiembre de 2015

Tramitación en primera instancia

1. El procurador Fernando A. Fernández Arroyo, en nombre y representación de las entidades Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas S.A. y Kraft Biscuits Ibérica S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, contra la entidad Galletas Gullón S.A., para que se dictase sentencia:

   "por la que, con estimación de la presente demanda:

   1. Se declare: 1º) Que los actos de Galletas Gullón S.A. reseñados en el Hecho 5.1.a) de la demanda, consistentes en el uso (que incluye el uso en embalajes), fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación de la galleta allí indicada son constitutivos de violación de las marcas comunitarias nº 8.566.176 (desde que ésta fue concedida) y española nº 1.997.588 de Kraft Foods Global Brands y Kraft Foods Galletas, respectivamente.

      2. ) Que los actos de Galletas Gullón, S.A. reseñados en el Hecho 5.1.a) de la demanda, consistentes en el uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación del envase de las galletas "Morenazos" allí indicado son constitutivos de violación de la marca nº 2.845.539 de Kraft Foods Global Brands y de actos de competencia desleal contra las actoras.

      3. ) Que los actos de Galletas Gullón S.A. reseñados en el Hecho 5.2.a) de la demanda, consistentes en el uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación del envase de las galletas "Cookies" allí indicado son constitutivos de violación de las marcas comunitaria nº 830.794 y española nº 2.576.774 de Kraft Foods Global Brands y de actos de competencia desleal contra las actoras.

   2. Y se condene a la demandada:

      4. ) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

      5. ) A cesar en la realización de los actos citados en los apartados 1, 2 y 3 de este Suplico, con la imposición de multa coercitiva por cada producto y día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de las respectivas violaciones.

      6. ) A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de fabricación y/o comercio que suponga el empleo de la galleta y/o envases objeto de los hechos 5.1.a) y 5.2.a) de esta demanda.

      7. ) A retirar del tráfico económico las galletas y envases en cuestión, así como los catálogos y demás elementos publicitarios en los que cualquiera de aquéllos aparezcan.

      8. ) A destruir a su costa las galletas y envases que son objeto de la presente demanda, que la demandada tuviera en stock y/o hubiera recibido a consecuencia de su retirada del tráfico económico.

      9. ) A indemnizar a mis mandantes por la infracción de las precitadas marcas y/o por competencia desleal en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases y periodos que han quedado fijados en el fundamento de derecho III del presente escrito.

      10. ) A publicar a su costa en dos diarios de tirada nacional el fallo de la sentencia que se dicte en este procedimiento.

      11. ) Al pago de las costas de este procedimiento.".

2. La procuradora Esther Pérez Hernández, en representación de la entidad Galletas Gullón S.A., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

   "por la que acuerde:

1. - Estimar la excepción de cosa juzgada en relación a la pretensión formulada por la actora sobre infracción de las Marcas Española nº 1.997.588 y Comunitaria nº 8.566.176, acordando en virtud del art. 421 LEC el sobreseimiento de las actuaciones respecto de tal pretensión con imposición de las costas a la parte actora.

2. - Estimar la excepción de prescripción de las acciones de competencia desleal en relación al producto OREO y al envase de "Chips Ahoy!" desestimando tal pretensión con imposición de las costas a la parte actora.

3. - Para todo lo demás así como para el caso de que no se estimaran las excepciones de cosa juzgada y prescripción de acciones de competencia desleal, acuerde desestimar íntegramente dicha demanda con imposición de las costas a la parte actora en todos los casos.".

3. La entidad demandada formuló reconvención y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

   "por la que, estimando íntegramente la presente demanda reconvencional:

   1. Declarar la caducidad en España del registro de Marca Española nº 1.997.588 (tridimensional) para todos aquellos productos para la cual ha sido registrada, en relación con los cuales la demandada no acredite que ha sido objeto de un uso efectivo y real en España en los cinco años anteriores a la fecha de la presentación de la presente demanda reconvencional.

   2. Condenar a la demandante reconvenida Kraft Food Galletas S.A. como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la OEPM del registro de Marca Española nº 1.997.588, para todos aquellos productos para los cuales haya sido registrada, en relación con los cuales no acredite que ha sido objeto de un uso efectivo y real en España, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

   3. Condenar a la demandante reconvenida al pago de las costas.".

4. El procurador Fernando Fernández Arroyo, en su respectiva representación, contestó a la demanda reconvencional y pidió al Juzgado dictase sentencia:

   "por la que se desestime íntegramente dicha demanda con imposición de las costas causadas a la parte actora reconvencional.".

5. El Juez de lo Mercantil núm. 2 de Alicante dictó Sentencia con fecha 20 de enero de 2012 , con la siguiente parte dispositiva:

   "FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Fernando A. Fernández Arroyo, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas S.A. Y Kraft Biscuit Ibérica, S.L contra la mercantil Galletas Gullón, S.A. de tal manera que:

   1. Declaro:

      Que los actos de uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización almacenaje y exportación por parte de la demandada del envase de las galletas "Cookies" son constitutivos de violación de las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.76.774 titularidad de Kraft Foods Global Brands Llc.

   2. Condeno a la demandada:

      - A estar y pasar por la anterior declaración; - A cesar en la realización de los actos citados, con la imposición de la multa coercitiva de seiscientos euros (600 €) por cada día transcurrido desde la firmeza de la sentencia hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación;

      - A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de fabricación y/o comercialización que suponga el empleo del envases que son objeto del presente procedimiento y que suponen una violación de las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.576.774 titularidad de Kraft Foods Global Brands LLC.;

      - A retirar del tráfico económico los envases en cuestión, así como los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aparezcan;

      - A destruir a su costa los envases descritos y que la demandada tuviera en stock y/o hubiera recibido a consecuencia de su retirada del tráfico económico;

      - A indemnizar a la demandante por la infracción de las precitadas marcas en la cuantía de ochenta y un mil noventa y siete euros (81.097€);

      - A publicar a su costa en un diario de tirada nacional el Fallo de esta sentencia.

      Se desestiman las demás pretensiones ejercitadas en la demanda.

      Que debo desestimar y desestimo íntegramente la reconvención presentada por doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Galletas Gullón, S.A. contra las mercantiles Kraft Foods Global Brans LLC, Kraft Foods Galletas S.A. y Kraft Biscuit Ibérica , S.L.

      No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.".

      Tramitación en segunda instancia

6. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones respectivas de las entidades Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas S.A. Y Kraft Biscuit Ibérica, S.L. y Galletas Gullón S.A.

   La resolución de estos recursos correspondió al Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de Alicante, mediante Sentencia de 5 de julio de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:

   "FALLAMOS: Que con estimación parcial de los recursos de apelación interpuestos por la representación de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS, SA y KRAFT BISCUITS Ibérica, SL, de un lado, y por GALLETAS GULLÓN, SA, de otro, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 20 de enero del 2012 , en los autos de juicio ordinario n.º 526/11, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución, en el sentido de mantener la desestimación de la reconvención formulada por GALLETAS GULLÓN, SA, y la consiguiente condena en costas, y la estimación parcial de la demanda, con el siguiente contenido:

   a) Se declara que los actos de GALLETAS GULLÓN, SA consistentes en el uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación del envase de galletas MORENAZOS durante el periodo de tiempo 7 de julio del 2009 a 8 de agosto del 2010 han infringido la marca española 2.845.539 titularidad de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS.

   b) Se declara que la comercialización por parte de GALLETAS GULLÓN, SA del envase de galletas COOKIES hasta marzo del año 2010 son actos de competencia desleal contra las actoras.

   c) Se condena a la demandada a pagar a las actoras la cantidad de 323.450,29 €, en concepto de indemnización de los daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria y de los actos de competencia desleal.

   d) Se condena asimismo a la demandada a:

   1. Cesar en la realización de los actos de infracción marcaria y de competencia desleal apreciados en el presente procedimiento.

   2. Abstenerse de realizarlos en el futuro.

   3. Retirar del tráfico económico los envases infractores.

   4. Destruir dichos envases.

   5. Publicar el fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional.

   Se desestiman en resto de pretensiones deducidas en la demanda.

   No se efectúa especial imposición de las costas ocasionadas por la demanda.".

   Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y recursos de casación

7. El procurador Fernando Fernández Arroyo, en representación de las entidades Kraft Foods Global Brands LLc, Kraft Foods Galletas Production S.A y Kraft Foods España Commercial S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Tribunal de Marca Comunitaria.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "1º) Infracción del art. 24 de la Constitución Española .

   2. ) Infracción del art. 24 de la Constitución Española .

   3. ) Infracción del art. 24 de la Constitución Española .

   4. ) Infracción del art. 24 de la Constitución Española .

   5. ) Infracción del art. 24 de la Constitución Española y art. 218.1 LEC .".

      Los motivos del recurso de casación fueron:

      "1º) Infracción del art. 9.1.c) del Reglamento de Marca Comunitaria .

   2. ) Infracción de los arts. 6 , 11.2 , 12 y 20 de la Ley de Competencia Desleal .".

8. La procuradora Esther Pérez Hernández, en representación de la entidad Galletas Gullón S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Tribunal de Marca Comunitaria.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "1º) Infracción de los arts. 222.4 y 400.2 de la LEC .

   2. ) Infracción del art. 24 de la Constitución Española .

   3. ) Infracción de los arts. 218.1 de la LEC y 24 de la Constitución Española .".

      Los motivos del recurso de casación fueron:

      "1º) Infracción del art. 34.2 c) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre , de Marcas.

   2. ) Infracción del art. 43.2.c) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre , de Marcas.

   3. ) Infracción del art. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal , de 10 de enero.

   4. ) Infracción del art. 12 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal , de 10 de enero.

   5. ) Infracción del art. 43.2 c) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre , de Marcas.

   6. ) Infracción del art. 32.1.5º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

   7. ) Infracción del art. 32.1.5º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

   8. ) Infracción del art. 35 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

   9. ) Infracción por falta de aplicación del art. 58 en relación con el art. 39 apartado 1 de la Ley de Marcas , como consecuencia de una aplicación incorrecta del apartado 2 letra a) de dicho artículo 39.".

9. Por diligencia de ordenación de 15 de octubre de 2013, el Tribunal de Marca Comunitaria tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y recursos de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

10. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la entidad Galletas Gullón S.A., representada por la procuradora Raquel García Olmedo y las entidades Kraft Foods Global Brands LLc (ahora denominada Intercontinental Great Brans Llc), Kraft Foods Galletas Production S.A. (ahora denominada Modelez España Galletas Productions S.L.) y Kraft Foods España Commercial S.L. (actualmente Modelez España Comercial S.L.), representadas por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro.

11. Esta Sala dictó Auto de fecha 9 de septiembre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

    "1º) ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de GALLETAS GULLÓN, S.A. contra la Sentencia dictada, con fecha 5 de julio de 2013, por el Tribunal de Marca Comunitaria en el rollo de apelación n° 350/12 , dimanante de los autos de juicio ordinario n° 337/10 deI Juzgado de Marca Comunitaria nº 2.

    2. ) ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS PRODUCTION, S.A. y KRAFT FOODS ESPAÑA COMERCIAL, S.L., contra la Sentencia dictada, con fecha 5 de julio de 2013, por el Tribunal de Marca Comunitaria en el rollo de apelación n° 350/12 , dimanante de los autos de juicio ordinario n° 337/10 deI Juzgado de Marca Comunitaria nº 2.".

12. Dado traslado, las respectivas representaciones procesales de las entidades Kraft Foods Global Brands LLc (ahora denominada Intercontinental Great Brans Llc), Kraft Foods Galletas Production S.A. (ahora denominada Modelez España Galletas Productions S.L.) y Kraft Foods España Commercial S.L. (actualmente Modelez España Comercial S.L.) y Galletas Gullón S.A., presentaron escritos de oposición a los recursos formulados de contrario.

13. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 8 de julio de 2015, en que ha tenido lugar.

    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo ,

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

   1. Dos sociedades del grupo Kraft han comparecido como titulares de las siguientes marcas:

      i) Kraft Foods Global Brands LLC es titular de la marca comunitarianúm. 8.566.176 , concedida el día 22 de febrero de 2010, para productos de la clase 30 del Nomenclátor de Niza: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias. Se trata de una marca tridimensional que representa la forma de una galleta redonda, tipo sándwich, dos galletas de color negro y una capa en medio de color blanco. En la superficie de la galleta se lee la denominación "Oreo". La representación gráfica registrada es la siguiente:

      ii) Kraft Foods Galletas, S.A. es titular de la marca española núm. 1.997.588 , concedida en el año 1996 para galletas (de la clase 30 del nomenclátor de Niza). Se trata de una marca tridimensional que representa una galleta tipo sándwich, dos galletas de color negro y una capa en medio de color blanco, sin que aparezca ninguna denominación en la superficie de la galleta. La representación gráfica registrada es la siguiente:

      iii) Kraft Foods Global Brands LLC es titular de la marca española núm. 2.845.539 , concedida el 7 de julio de 2009 para productos de la clase 30 del Nomenclátor de Niza (galletas, galletitas y galletas saladas). Se trata de una marca mixta, en la que aparece de forma destacada la denominación "Oreo" en una representación gráfica de un envoltorio de galletas, que está registrada en la siguiente forma (los colores empleados son azul oscuro, azul claro, amarillo, rojo y negro):

      iv) Kraft Foods Global Brands LLC es titular de la marca comunitaria núm. 830.794 , que fue concedida el 20 de junio de 2002 para productos de las clases 29 y 30 del Nomenclátor de Niza. Se trata de una marca tridimensional, que representa un envoltorio de galletas en la que destaca la denominación "ChipsAhoy!", y consta registrado de la siguiente forma:

      v) Kraft Foods Global Brands LLC es titular de la marca española núm. 2.576.774 , concedida en el año 2004 para productos de la clase 30 (galletas, galletitas y galletas saladas). Se trata de una marca mixta, que contiene la denominación "ChipsAhoy!" y la siguiente representación gráfica:

   2. Desde su concesión en el año 1996, no consta que la marca española núm. 1.997.588 haya sido usada tal y como fue registrada, pero sí que lo ha sido con el añadido (en el centro de la elipse situada en una de sus caras) de la denominación "Oreo", que es la marca denominativa registrada tanto en la OEPM (desde el año 1996) como en la OAMI (marca comunitaria registrada en el año 2005).

   3. Coexisten en el mercado varias galletas tipo sándwich, de forma redonda, negras con relleno blanco, y algunas de ellas se encuentran amparadas por registros marcarios o de diseño. Así:

      i) la marca española núm. 2.245.822, para galletas, cuya representación gráfica tridimensional es la siguiente:

      Kraft impugnó el registro de esta marca invocando la prioridad de su marca tridimensional núm. 1.997.588, y la existencia de riesgo de confusión de la que se pretendía registrar con la suya. La sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso Administrativo, de 15 de diciembre del 2006 , razonó que fuera de los elementos comunes propios de las galletas tipo sándwich, no se apreciaba ninguna similitud entre los signos enfrentados que provocara riesgo de confusión o asociación, aún teniendo en cuenta el amplio conocimiento de la marca opuesta en el mercado, por lo que la OEPM debería proceder a la definitiva inscripción de la marca para los productos solicitados.

      ii) La marca española núm. 2.837.603, para galletas, con la siguiente forma gráfica tridimensional:

      iii) El diseño comunitario núm. 58334-0001, para galletas:

   4. Galletas Gullón, S.A. (en adelante, Gullón) es una compañía española que se dedica a la fabricación y comercialización de galletas. En concreto, comercializa unas galletas que denomina "Morenazos", que tienen forma redondeada, tipo sándwich, dos galletas de color negro y una capa intermedia de color blanco. Gullón también comercializa unas galletas tipo cookies de chocolate.

   5. Gullón había comercializado la galleta Mini O2, tipo sándwich, de forma redonda, de cacao con relleno blanco, que responde a la siguiente imagen:

      Frente a ello, la titular de la marca española núm. 1.997.588 formuló una demanda de infracción de su marca, que fue desestimada por sentencia firme de la Audiencia Provincial de Burgos de 27 de octubre del 2005 , al negar el tribunal que esa galleta Mini O2 infringiera aquella marca.

2. En el presente procedimiento, tres sociedades del grupo Kraft (Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L.) han ejercitado frente a Gullón una pluralidad de acciones marcarias y de competencia desleal que se basan en las siguientes conductas:

   i) La infracción de las marcas comunitarianúm. 8.566.176 , española núm. 1.997.588 y española núm. 2.845.539 , que Kraft califica de "notorias", por la comercialización que Gullón lleva a cabo, por medio de la cadena de distribución Lidl, de sus galletas "Morenazos", cuyo formato y envase son idénticos a las galletas Oreo de Kraft. Y aportó un paquete en el que puede apreciarse la siguiente forma de presentación:

   En concreto, la comercialización de las galletas infringiría las marcas comunitarianúm. 8.566.176 y española núm. 1.997.588 , y el hacerlo con el reseñado envoltorio infringiría la marca española núm. 2.845.539.

   ii) Actos de competencia desleal de imitación ( art. 11 LCD ), y de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena ( arts. 6 , 12 y 20 LCD ), realizados por Gullón, por los mismos actos reseñados en el apartado anterior de comercialización de las galletas "Morenazos".

   iii) La infracción de las marcas comunitaria núm. 830.794 y española núm. 2.576.774 , por la comercialización que Gullón realiza desde el año 2009 de unas galletas de chocolate, tipo cookies, en un envoltorio con la siguiente forma de presentación:

   iv) Actos de competencia desleal de confusión ( art. 6 LCD ), de imitación ( art. 11 LCD ) y de aprovechamiento de la reputación ajena ( art. 12 LCD ), por esta comercialización de las galletas tipo cookies en el reseñado envoltorio o envase.

3. La demandada, Gullón, en su contestación se opuso a la demanda, y con carácter previo planteó las siguientes excepciones: i) cosa juzgada respecto de la infracción de la marca española núm. 1.997.588 , por cuanto ya fue juzgado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 27 de octubre de 2005 , ya que se refería a la misma galleta comercializada por Gullón, aunque ahora se denomine "Morenazos" y antes "Mini O2"; ii) prescripción de las acciones de competencia desleal, porque las galletas "Morenazos" se comercializan desde febrero de 2006 y el envase "Cookies leader Price" desde febrero de 2004.

   Además, formuló una reconvención en la que pidió la caducidad de la marca española núm. 1.997.588 , por falta de uso.

4. La sentencia dictada en primera instancia estima en parte la demanda y desestima la reconvención.

   i) Rechaza que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de fecha 27 de octubre del 2005 produjera efectos de cosa juzgada respecto de la denunciada infracción de la marca española núm. 1.997.588 , porque en aquel primer pleito se resolvió sobre la infracción de esta marca por la comercialización de la galleta "Mini O2", mientas que ahora se juzga la infracción de la dicha marca por la comercialización de la galleta "Morenazos".

   ii) Niega que las marcas invocadas por la demandante fueran notorias, sin perjuicio de que sí tuvieran esta condición las denominaciones "Oreo" y "ChipsAhoy!". Además, entiende que la protección de la marca notoria sólo operaría en caso de productos diferentes, pero no cuando fueran semejantes, como en el presente caso.

   iii) En relación con la marca española núm. 1.997.588 , el juzgado mercantil razona que su titular carece de exclusiva sobre el color negro de la galleta y sobre su forma redonda y tipo sándwich, pues tales características son habituales. La forma de la galleta y su color son el propio producto. De tal forma que la exclusividad de las marcas de la demandante se limita a su especifico troquelado, y en relación con ella lleva a cabo la comparación con la forma de la galleta "Morenazos". De esta comparación concluye que el troquelado es diferente en ambos casos, y que por lo tanto no existe riesgo de confusión.

   iv) Respecto de la marca española núm. 2.845.539 , del envase de galletas Oreo, pese a las similitudes con el envase empleado por Gullón para la comercialización de su galleta "Morenazos", niega que exista riesgo de confusión, en atención a la existencia de significativas diferencias, entre ellas en la denominación.

   v) Pero sí que estima la infracción de las marcas comunitaria núm. 830.794 y española núm. 2.576.774 , de las galletas "ChipsAhoy!", como consecuencia de los envases o envoltorios empleados por Gullón en la comercialización de sus galletas "Cookies leader price" .

   vi) Por lo que respecta a las acciones de competencia desleal, la sentencia desestima la excepción de prescripción pues, conforme al art. 21 LCD , el plazo ha de computarse desde el momento del cese de la conducta presuntamente infractora, y los productos de la demandada seguían comercializándose cuando se presentó la demanda.

   vii) Al haber apreciado la infracción de las marcas comunitarias núm. 830.794 y española núm. 2.576.774, relativas a las galletas "ChipsAhoy!", el juez de lo mercantil entiende que no existe acto de competencia desleal. Y por lo que se refiere a la comercialización de las galletas "Morenazos", en relación con las galletas "Oreo", al haber sido rechazada la infracción marcaria, entra a analizar si podría haberse dado alguno de los actos de competencia desleal denunciados, y concluye que no.

   viii) Finalmente, examina la pretensión de caducidad por falta de uso de la marca española núm. 2.845.539 y concluye que ha existido un uso, en la medida en que se ha usado conjuntamente con la denominación "Oreo", que satisface la exigencia de uso real y efectivo del art. 39 LM , en tanto se ha empleado en una forma que difiere en elementos que no alteran de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.

5. La sentencia dictada en primera instancia fue recurrida en apelación por ambas partes.

   i) Por lo que respecta al recurso de Gullón, en primer lugar, el tribunal de apelación rechaza que haya cosa juzgada de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de fecha 27 de octubre del 2005 , en relación con la denunciada infracción de la marca española núm. 1.997.588 , porque el objeto del proceso es distinto, ya que en aquel la infracción denunciada lo era por la comercialización de otra galleta ("Mini O2").

   ii) También rechaza la caducidad de esta marca española núm. 1.997.588 . Se hace eco de la doctrina de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de octubre del 2012 , y razona que: «el añadido a la marca tridimensional de la palabra Oreo (que es exactamente la representación gráfica de la marca comunitaria y es la forma en que se ha venido usando) no altera de forma significativa el carácter distintivo de la marca conforme se halla registrada, pues dicho carácter distintivo sirve para indicar el origen o procedencia empresarial del producto distinguido ( art. 4.1 LM ), y, por ello, para advertir si se ha producido o no una alteración permitida ha de estarse a la percepción de los sectores del mercado interesados -a la impresión comercial en los consumidores-. Esta percepción no estimamos se haya modificado por cuanto, dada la forma en que dicha marca se ha venido usando, ambos signos son percibidos como una misma marca, no como una marca distinta, que produce una impresión general diferente».

   iii) Luego analiza la notoriedad de las marcas española núm. 1.997.588 , comunitarianúm. 8.566.176 y española núm. 2.845.539 , y concluye lo siguiente: no consta acreditada la notoriedad de la marca española núm. 1.997.588 , y sin embargo sí habría quedado acreditada la notoriedad de las marcas comunitarianúm. 8.566.176 y española núm. 2.845.539 .

   iv) A continuación, analiza la denunciada infracción de la marca comunitarianúm. 8.566.176 , y concluye que no ha habido tal infracción, porque no existe similitud entre este signo y la forma del producto de la galleta "Morenazos", más allá de los elementos carentes de distintividad. Y razona: «en la marca de la actora hay un elemento denominativo absolutamente dominante, cual es la palabra Oreo. En el producto de la demandada no existe palabra alguna, ni siquiera un hueco central para ella. Los dibujos estampados en ambas caras de la galleta son también muy diferentes: en el caso de Oreo, un reborde rallado con "una pluralidad de figuras en relieve de diversa configuración" (descripción que se hace en la demanda, folio 3 del procedimiento) y una elipse central que rodea la palabra Oreo; en la galleta Morenazos no hay borde rallado, no hay elipse central ni palabra alguna y el dibujo parece reproducir los pétalos de una flor.

   »La conclusión a que llegamos es que la similitud entre los signos enfrentados (las galletas) es inexistente, en lo que afecta a los elementos distintivos».

   vi) Sin embargo sí que aprecia la infracción de la marca española núm. 2.845.539 , que previamente había calificado de notoria, pues el envase o paquete en que comercializa Gullón sus galletas "Morenazos" evocan la marca de la demandante, y «con este acercamiento a la marca de la demandante -buscado de propósito-, la demandada se beneficia gratuitamente de su poder de atracción, de su reputación y del esfuerzo comercial en la creación y mantenimiento del signo».

   vii) La sentencia de apelación desestima el recurso de apelación en relación con las acciones de competencia desleal respecto del producto Oreo, de acuerdo con el siguiente razonamiento: «la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso que nos ocupa, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y éstos pueden activar (y, efectivamente, así lo han hecho) los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario.

   »Ciertamente, la apelante traslada al ámbito de la LCD los mismos hechos que, en primer término, ha enjuiciado desde la perspectiva marcaria, para afirmar la existencia de una infracción de sus signos registrados. Comprobamos que la ahora apelante sigue utilizando los mismos argumentos esgrimidos en su momento para afirmar la infracción de sus marcas, si bien ahora para sustentar la deslealtad concurrencial de la demandada: todo gira, de nuevo, en torno al parecido de las galletas y al parecido de los envases con las marcas titularidad de aquélla. La similitud entre los elementos que conforman tales marcas, que fue mantenida como germen del riesgo de confusión, se traslada ahora al ámbito competencial para afirmar que ese uso de los elementos "esenciales" que singularizan dichas marcas es apto para producir confusión entre los productos y/o las empresas o para aprovecharse de la reputación ajena. Pero, si como ya se ha dicho, tales conductas ya han sido enjuiciadas, con suerte dispar, desde la perspectiva marcaria, no es posible efectuar, sobre la base de los mismos hechos, un nuevo análisis desde la perspectiva de la normativa represiva de la competencia desleal».

   viii) La Audiencia analiza la prueba practicada sobre la notoriedad de las marcas comunitaria núm. 830.794 y española núm. 2.576.774 , y concluye que no consta su notoriedad, por lo que razona: «fallando este presupuesto, la acción de infracción marcaria ejercitada con relación a ella debe decaer».

   ix) Después analiza si ha habido infracción de estas marcas comunitaria núm. 830.794 y española núm. 2.576.774 por riesgo de confusión, y entiende que no.

   x) Sin embargo, la Audiencia considera que la demandada al comercializar sus galletas "Cookies leader price" ha incurrido en un acto de competencia desleal de confusión, tipificado en el art. 6 LCD , en relación con la forma en que Kraft comercializa sus galletas "ChipsAhoy!".

   xi) En cuanto a la indemnización derivada de la infracción de la marca nacional núm. 2.845.539, a consecuencia de la comercialización del envase de galletas Morenazos, entiende que el dies a quo para su cálculo debe ser el día de la publicación de la concesión de la marca (7 de julio del 2009), pues no se ha accionado la infracción sobre la base del art. 38 LM , y la fecha final sería cuando el demandado dejó de comercializar el envase infractor, en julio del 2010. Y fija los beneficios obtenidos por el demandado en 235.979,29 euros.

   xii) En relación con la indemnización por los actos de competencia desleal apreciados, la Audiencia acoge la pretensión de la apelante de que para el cálculo de la indemnización haya que estar «a las ventas calculadas por el perito, aplicando el margen variable neto de GC (Galletas Gullón), operación que arroja la cifra de 87.471 €. Esta cantidad se corresponde, básicamente, con el beneficio total obtenido por la demandada con la comercialización del envase infractor, tal y como es cuantificado por el perito. La apelada no ha efectuado argumentación alguna en contra ni de la forma de cálculo de la indemnización ni sobre la cuantía, por lo que se concederá dicha cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios».

   xiii) La sentencia de apelación rechaza la pretensión de la apelante de que la demandada fuera condenada a la indemnización, como daño emergente, del coste de unos estudios de mercado acompañados a la demanda, que se estimaba habían sido necesarios para aportar prueba razonable de los actos denunciados en la demanda. Para justificar este rechazo, la Audiencia razona: «lo solicitado no encuentra amparo en la dicción literal del precepto, pues los estudios de mercado (algunos de ellos, como se ha visto, absolutamente inútiles) no han tenido por objeto obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, sino intentar acreditar ciertos hechos constitutivos de las pretensiones deducidas en el pleito».

   xiv) En cuanto al resto de las consecuencias derivadas de la estimación en parte de la demanda, la sentencia de apelación condena a la demandada «al cese de las conductas infractoras, a abstenerse de realizarlas en el futuro, a retirar del tráfico económico los envases infractores, a destruirlos y a publicar el fallo de la sentencia en un diario de ámbito nacional».

6. Frente a la sentencia de apelación, la demandada reconviniente (Gullón) ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de tres motivos, y recurso de casación, que se articula en ocho motivos que afectan a los pronunciamientos de la sentencia que estiman en parte la demanda, y otro que se refiere a la desestimación de la acción de caducidad ejercitada con la reconvención.

   La demandante, Kraft, también formula recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de cinco motivos, y recurso de casación, articulado en dos motivos.

   A la hora de analizar estos recursos, empezaremos primero por los recursos formulados por Gullón, y de acuerdo con el siguiente orden: primero, el motivo único de casación que afecta al pronunciamiento desestimatorio de la reconvención, pues su estimación puede afectar a alguno de los motivos del resto de los recursos; después, examinaremos el recurso extraordinario por infracción procesal; y, finalmente, los ocho motivos del recurso de casación que se refieren a la estimación en parte de la demanda. Pero también alteraremos el orden de estos motivos, para abordar primero los que se refieren a la apreciación de la infracción marcaria y de los actos de competencia desleal, y después los que se refieren a las acciones de indemnización de daños y perjuicios.

   Una vez resueltos los recursos de Gullón, entraremos a resolver los formulados por Kraft, primero el recurso extraordinario por infracción procesal y después el recurso de casación.

   Motivo único de casación (de Gullón) que afecta al pronunciamiento desestimatorio de la reconvención

7. Formulación del motivo . Este motivo denuncia la infracción de los arts. 58 y 39 LM , como consecuencia de la aplicación incorrecta de la letra a) del apartado 2 del art. 39 LM , que se opone a la jurisprudencia contenida en las Sentencias 7 de junio de 1999 , 22 de septiembre de 1999 , de 18 de junio de 2010 , de 27 de diciembre de 2012 y de 28 de diciembre de 2012 .

   En el desarrollo del motivo, se razona que ha quedado acreditado que la marca española núm. 1.997.588 nunca ha sido empleada en la forma en que fue solicitada, sin que su titular haya tenido intención de usarla y darle la función que le es propia. Y no cabe entender, como hace el tribunal de instancia, que haya sido empleada en el ejercicio de un ius variandi de la marca, al emplear el signo "Oreo" en el centro de la cubierta de la galleta, tal y como luego fue registrado como marca comunitaria (núm. 8.566.176) .

   Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

8. Estimación del motivo . El art. 39.1 LM impone al titular de la marca el deber de hacer un uso de ella real y efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada. Entre las sanciones legales previstas para el caso de falta de uso de la marca se encuentra su caducidad. Así el art. 55.1.c) LM prescribe que « se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro : (...) c) Cuando no hubiera sido usada conforme al art. 39 de esta Ley (...).» Ejercitada la acción de caducidad de la marca, el art. 58 LM impone a su titular la carga de « demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso (...)».

   A estos efectos, el art. 39.2.a) LM dispone que « tendrá la consideración de uso: a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada ».

   El art. 39 LM es una trasposición del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y su contenido se corresponde, a su vez, con el del art. 15 del Reglamento CE 40/94, de 23 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria.

9. En nuestro caso, la marca española núm. 1.997.588 no ha sido empleada por su titular en la forma exacta en que consta registrada. Sin embargo sí consta que la demandada ha empleado la forma tridimensional en que consiste la marca, pero con el añadido, en el centro de la elipse situada en una de sus caras, de la denominación "Oreo". Esta denominación "Oreo" es una marca denominativa titularidad de Kraft. En todo caso, el signo gráfico tridimensional empleado, con el añadido de la denominación "Oreo", se corresponde con la marca comunitaria núm. 8.566.176 .

   A juicio del Tribunal de Justicia de la UE, una situación como esta, « en la que una marca denominativa se encuentra superpuesta a una marca figurativa , se incardina en el supuesto referido en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), del artículo 15 del Reglamento nº 207/2009 , es decir, el del uso de la marca en una forma que difiera de aquella en la que se halla registrada » ( STJUE 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto Specsavers ).

   Por ello resulta determinante la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho del art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y del art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al transcrito art. 39.2.a) LM . Esta doctrina se halla contenida en las recientes SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch ; 18 de abril de 2013 ( C-12/12 ), asunto Colloseum Holding ; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12 ), asunto Specsavers .

10. En primer lugar, hemos de partir, como hace la STJUE Rintisch (2012), de la finalidad del precepto: el « artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 (...) al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate » (21).

    En segundo lugar, como recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE Nestlé ( STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé ), « con carácter general, el concepto de "uso" de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta » (32).

    Desde luego, advierte la STJUE Rintisch (2012), « del tenor del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 no se desprende en modo alguno que la forma diferente bajo la que se utiliza la marca no pueda estar a su vez registrada como marca. En efecto, el único requisito que establece dicha disposición es que la forma utilizada sólo puede diferir de la forma bajo la que la marca ha sido registrada en elementos que no alteren el carácter distintivo de ésta » (20).

    De tal forma que, como concluye esta STJUE Rintisch (2012), « el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca » (30).

    Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir « cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate » (26) [STJUE Spescsavers (2013), que cita la anterior STJUE Colloseum Holding (2013)].

    Todo lo cual permitió concluir a la STJUE Spescsavers (2013) que « puede cumplirse el requisito de «uso efectivo» (...) cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada » (31).

11. En nuestro caso, partimos de que la marca española núm. 1.997.588 es una marca figurativa tridimensional que representa la forma del propio producto (la galleta tipo sándwich de cacao con relleno de color blanco) que sólo ha sido usada con la inclusión de una denominación (Oreo), que constituye a su vez una marca denominativa, de tal forma que el conjunto está igualmente registrado como marca, la comunitaria núm. 8.566.176 .

    Esto es: la forma de la galleta Oreo que comercializa Kraft se corresponde con la marca tridimensional comunitaria núm. 8.566.176 . Esta marca coincide con la española núm. 1.997.588 en que en ambas se representa la forma tridimensional de la galleta tipo sándwich, con dos capas de galleta de chocolate (color negro) y una capa central de color blanco, y la superficie exterior tiene el mismo troquelado con la diferencia de que en la marca española núm. 1.997.588 no aparece ninguna denominación, mientras que en la marca comunitaria núm. 8.566.176 aparece en el centro la denominación "Oreo" en letras mayúsculas (OREO).

    De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia antes expuesta, este uso de la marca española núm. 1.997.588 cumpliría con la exigencia del art. 39 LM de ser real y efectivo, siempre y cuando no alterara el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada. Pero en este caso queda alterada de forma muy significativa, pues la fuerza distintiva de la marca figurativa tridimensional ( española núm. 1.997.588) es escasa y, sin dejar de percibirse conjuntamente como un todo, se encuentra en el troquelado de la superficie de la galleta. Esta escasa distintividad se ve alterada de forma muy significativa con la incorporación de la denominación "Oreo", que encierra una gran fuerza distintiva, de tal forma que concentra la distintividad de la marca comunitaria núm. 8.566.176.

    En consecuencia, procede estimar el motivo, y declarar la caducidad de la marca la marca española núm. 1.997.588 por falta de uso. Sin perjuicio de las consecuencias que se derivan respecto de las acciones de violación fundadas en su infracción, y respecto de las que están pendientes de algunos motivos de los restantes recursos.

    Recurso extraordinario por infracción procesal de Gullón

12. Formulación del motivo primero . El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por vulneración de las normas reguladoras de la sentencia, en relación con los arts. 222.4 y 400.2 LEC , al haberse desestimado indebidamente la excepción de eficacia de cosa juzgada. Esta eficacia se propugnaba respecto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de fecha 27 de octubre del 2005 , y afectaba únicamente a la denunciada infracción de la marca española núm. 1.997.588 . Aunque se argumenta por el tribunal de instancia que el objeto de aquel proceso era distinto, ya que la infracción denunciada lo era por la comercialización de otra galleta ("Mini O2"), en realidad no es así, pues la forma de la galleta es la misma que la de "Morenazos". Es la misma forma porque en ambos casos se trata de una galleta redonda de cacao tipo sándwich, en la que hay dos capas exteriores de color negro y una capa de color blanco, y el troquelado de la superficie de las galletas presenta el mismo dibujo, una flor.

    Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

13. Pérdida de relevancia del motivo primero . Una vez hemos declarado la caducidad de la marca española núm. 1.997.588 , resulta irrelevante la cuestión relativa a la eficacia de cosa juzgada que, para el presente litigio y en relación con las acciones basadas en la violación de esta marca, tiene la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (sección 3ª) de 27 de octubre de 2005 . Caducada la acción por falta de uso, se produce el efecto previsto en el art. 39 LM respecto de las acciones de infracción de esta marca, y por esta razón no podrían prosperar. Consiguientemente, resulta irrelevante cualquier discusión que afecta a la prosperabilidad de estas acciones, entre las que se encuentra la suscitada en este motivo.

14. Formulación del motivo segundo . Se formula al amparo de los ordinales 2 º y 4º del art. 469.1 LEC , y denuncia la vulneración de las normas reguladoras de la sentencia y de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE , al haber incurrido la sentencia recurrida en un error notorio, arbitrariedad, falta de lógica e irracionalidad manifiesta en la valoración de la prueba y en falta de motivación.

    En el desarrollo del motivo, se especifica que la prueba en cuya valoración la sentencia recurrida habría incurrido en error notorio y arbitrariedad es el documento 24 de la demanda, que es un estudio de mercado del año 2010, que fue empleado para declarar la notoriedad de la marca comunitarianúm. 8.566.176 .

    Por otra parte, respecto de los estudios de mercado aportados como documentos 29 y 49, se impugna también la valoración realizada por el tribunal que consideró que el público con el que se realizó la encuesta era el público relevante cuando la encuesta se hizo con 250 individuos de 12 a 35 años de edad, la mitad hombres y la mitad mujeres. Con esta consideración el tribunal incurre en un error patente y una manifestación arbitraria e ilógica de la prueba, pues el público relevante en este tipo de bienes de consumo masivo o general es la totalidad de los consumidores.

    La errónea y arbitraria valoración del documento núm. 29 de la demanda lleva al tribunal de apelación a declarar probada la notoriedad de la marca española núm. 2.845.539 ; y la errónea y arbitraria valoración del documento núm. 49 de la demanda lleva al tribunal de apelación a declarar probada la existencia de un vínculo entre la marca española núm. 2.845.539 y el envase azul de la galletas "Morenazos".

    También se denuncia que el tribunal incurre en error patente cuando declara la preexistencia en el mercado del envase del producto ChipsAhoy! de la demandante en formato flow pack como presupuesto determinante de la condena de Gullón como actos de competencia desleal. Aunque es cierto que la demandada no ha negado que el envase se estuviera comercializando a la fecha de la presentación de la demanda, manifestó que desconocía la fecha de inicio de la comercialización, y la demandante no ha acreditado cuándo comenzó esta comercialización. Este grave error, que consiste en entender que la demandada ha admitido que el envase del producto ChipsAhoy! en el formato flow pack se empleó en el mercado con anterioridad a la comercialización de las cookies de Gullón, justifica la estimación del motivo.

    Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

15. Desestimación del motivo segundo . A pesar de que en el encabezamiento del motivo se hace referencia a la falta de motivación, en su desarrollo no se explica en qué consistió este defecto, y se centra exclusivamente en la errónea y arbitraria valoración de la prueba.

    La Sala ha reiterado en numerosas ocasiones que «la valoración de la prueba es función de instancia, y tan sólo cabe, excepcionalmente, justificar un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC , en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva» ( Sentencia 326/2012, de 30 de mayo , con cita otras anteriores: núms. 432/2009, de 17 de junio ; 196/2010, de 13 de abril ; 495/2009, de 8 de julio ; y 211/2010, de 30 de marzo ).

    La valoración de la prueba impugnada por esta vía debe afectar a la encaminada a fijar los hechos, sobre los que se proyecta la valoración jurídica, pero no puede alcanzar a la propia valoración jurídica, como ocurre en el presente caso en que lo que se impugna es la valoración del carácter notorio de las marcas comunitarianúm. 8.566.176 y española núm. 2.845.539 , y del vínculo entre la marca española núm. 2.845.539 y el envase azul de la galletas "Morenazos" que justifica la infracción. Estas cuestiones son valoraciones jurídicas que deben ser objeto de impugnación, en su caso, en casación, pero no por vía del recurso extraordinario por infracción procesal.

    Por otra parte, el que los estudios Ipsos Marketing, tomados en consideración para concluir el carácter notorio de las marcas, hayan realizado la encuesta de 250 individuos entre 12 a 35 años, y no entre el público en general, no vicia de error notorio la valoración judicial. Podría ser razonable tomar este universo en el estudio de mercado, en atención al tipo de galletas y el tiempo en que llevan comercializándose en España. Aunque a los efectos que ahora interesan, que es el motivo de infracción procesal, la postura de la recurrente resulta igualmente razonable, no deja de ser una opción más, dentro de las posibles, que no justifica la estimación del motivo, con todo lo que lleva consigo.

    Tampoco existe un error notorio en la valoración de la prueba por la que el tribunal concluye que el envase del producto ChipsAhoy! en el formato flow pack se empleó en el mercado con anterioridad a la comercialización de las galletas cookies de Gullón, presupuesto determinante de la condena de Gullón por actos de competencia desleal. El tribunal, sobre la base de la documentación aportada por la demandante, declara probado este extremo porque la demandada no lo negó en su contestación a la demanda, y el art. 405.2 LEC le permite « considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales ». En la contestación a la demanda, la demandada no lo niega, se limita a decir que desconoce la fecha de inicio de la comercialización del envase de la demandante, y que ésta no lo había probado. No carece de justificación que el tribunal de instancia hubiera entendido que este hecho tan relevante, que no podía ignorar la demandada, debiera haber sido objeto de admisión o negación taxativa en su contestación. En todo caso, al margen de que pudiera resultar discutible, esta apreciación judicial entra dentro de la discrecionalidad que le confiere el art. 405.2 LEC , y no permite calificarlo de error notorio como se pretende, para estimar el motivo del recurso.

16. Formulación del motivo tercero . Se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por vulneración de las normas reguladoras de la sentencia, en relación con los arts. 218.1 LEC y 24 CE , al no pronunciarse la sentencia recurrida sobre la impugnación de la indemnización solicitada de contrario respecto de la comercialización de las galletas cookies. La sentencia afirma erróneamente que dicha pretensión no había sido aducida por esta parte, cuando sí que lo fue. La demandada alega que al oponerse a las acciones marcarias, hizo expresa mención a la improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios, y aunque omitió hacerla respecto de las acciones de competencia desleal, son perfectamente trasladables a estas aquella mención.

    La demandada entiende que no procedía la indemnización de daños y perjuicios derivados de los actos de competencia desleal porque no se han acreditado dichos daños y perjuicios, lo que le correspondía a la demandante como presupuesto de su pretensión. Y entiende que la cuantificación es errónea porque la sentencia equivoca el periodo generador de la misma, y porque no se han deducido los costes de la empresa directamente proporcionales a la producción y distribución del producto.

    Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

17. Estimación del motivo tercero . A la hora de resolver este motivo, conviene advertir que la sentencia de primera instancia tan sólo estimó la infracción de las marcas comunitaria núm. 830.794 y española núm. 2.576.774 , y desestimó las acciones de competencia desleal basadas en la comercialización por Gullón de sus galletas cookies con un envase semejante al empleado por la demandante para la comercialización de sus galletas ChipsAhoy!. Consiguientemente, la sentencia de primera instancia condena a la indemnización de los daños y perjuicios. En su demanda, Kraft había optado como criterio de indemnización por el previsto en el art. 43.2.a) LM : las consecuencias económicas negativas, concretadas en los beneficios que hubiera obtenido Galletas Gullón como consecuencia de las violaciones marcarias. El informe pericial cuantifica estos beneficios netos en 81.097 euros, y la sentencia de primera instancia condena a esta cuantía.

    En su recurso de apelación, la demandada impugnó la cuantificación de esta indemnización, pero como la sentencia de apelación estimó el motivo de apelación de Gullón que afectaba al presupuesto de la indemnización, que era la existencia de la infracción marcaria, esta condena indemnizatoria quedó sin efecto.

    Pero Kraft había recurrido también en apelación la desestimación de las acciones de competencia desleal basadas en la comercialización que Gullón había hecho de sus galletas cookies con un envase semejante al empleado por Kraft en la comercialización de sus galletas Chips Ahoy! Y la sentencia de apelación estimó en este extremo la apelación de Kraft, de tal forma que, después de declarar los actos de competencia desleal, condenó a la indemnización solicitada, que era de 87.471 euros. Lo hizo con el razonamiento de que la demandada no había «efectuado argumentación alguna en contra ni de la forma de cálculo de la indemnización ni sobre la cuantía».

    La demandada pretende que la impugnación que hizo en su recurso de apelación a la cuantificación de la indemnización por la infracción marcaria, resulte de aplicación de oficio, a pesar de que la demandada no lo mencionó en el escrito de oposición al recurso de apelación de Kraft. Adviértase que se trata de escritos distintos: en el primero recurre como apelante la cuantificación de la indemnización por la infracción marcaria; en el segundo, al oponerse a la apelación que Kraft había hecho frente a la desestimación de las acciones de competencia desleal, que incluía la cuantificación de la indemnización en 87.471 euros, Gullón no se opuso a esta cuantificación. Son dos escritos distintos, que se formulan con finalidades distintas, y además afectan a acciones distintas, razón por la cual la apreciación realizada por el tribunal de apelación de que Gullón no había realizado argumentación alguna en contra de la forma de cálculo de la indemnización por los actos de competencia desleal y de la cuantía, no supone dejar de pronunciarse sobre una impugnación de la indemnización solicitada de contrario, porque propiamente no existe esta impugnación.

    No obstante lo razonado hasta ahora, como la estimación del recurso de Gullón en relación con la desestimación de las acciones de competencia desleal conllevaba la estimación de estas últimas acciones, para confirmar la indemnización solicitada en la demanda por falta de oposición de la demandada, el tribunal debía haber atendido a lo que al respecto se alegó en la contestación a la demanda. Dicho de otro modo, la estimación del motivo de apelación le llevaba a juzgar sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios por los actos de competencia desleal declarados en atención a las alegaciones formuladas en primera instancia, sin que una mención expresa en el escrito de oposición al recurso de apelación respecto de la indemnización, para el caso en que fuera estimado el correspondiente motivo de apelación, pueda permitir al tribunal de apelación concluir que el importe de la indemnización no había sido discutido por la demandada.

    La consecuencia de la estimación de este motivo sería dejar sin efecto el pronunciamiento sobre la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal declarados en la sentencia de apelación y pronunciarnos sobre los mismos como tribunal de instancia. Sin embargo, como se ha cuestionado en el recurso de casación la propia declaración de actos de competencia desleal, estaremos al resultado del análisis de aquellos motivos para, solo en caso de confirmarse los ilícitos concurrenciales, pronunciarnos sobre la cuantificación de la indemnización.

    Recurso de casación de Gullón

18. Formulación del motivo primero . El motivo denuncia la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los tribunales comunitarios, al establecer la sentencia recurrida que la existencia del vínculo, que dicho precepto exige para su aplicación, con la marca notoria infringida es suficiente per se para activar la protección de la letra c) del apartado 2º del art. 34 LM y conlleva, por una suerte de automatismo, una traslación de imagen o goodwill de una marca a otra.

    En el desarrollo del motivo concluye que «no sólo no existe prueba en los autos de que los consumidores situados ante el envase azul de Morenazos, en palabras del tribunal de primera instancia, resulten atraídos hacía dicho producto como consecuencia de la vinculación a los valores positivos (no determinados por cierto) de la marca envase de Oreo y adquieran el mismo precisamente por mor de esta atracción, sino que la realidad -y no los juicios meramente hipotéticos que realizan la actora y la Sala- demuestran justa y concluyentemente lo contrario: el producto morenazos en envase rojo tenía un mercado y unas ventas consolidadas desde hacía dos años al margen de vinculación ninguna con Oreo y esas ventas no aumentan como consecuencia de la introducción del envase azul». Por esta razón, no puede sostenerse que haya existido aprovechamiento comercial de la marca de la demandante, como consecuencia de la introducción de un fondo de color azul en el envase controvertido de Morenazos.

    Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

19. Estimación del motivo primero . Jurisprudencia sobre el alcance de la protección de la marca notoria . Debemos partir de la jurisprudencia sobre el alcance de la protección de la marca notoria que se contiene en la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo .

    En nuestro caso, se impugna el alcance de la protección de la marca española núm. 2.845.539 , gráfica de un envase para la comercialización de las galletas Oreo, frente a la comercialización por Gullón de sus galletas "Morenazos". No se discute en el motivo el carácter notorio de la marca, sino el alcance de la protección que le confiere el art. 34.2.c) LM .

    El art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de " prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada ."

    Este precepto es la trasposición que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, hizo del art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que habilitaba a " cualquier Estado miembro " para " disponer que el titular -de la marca- esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos ".

    Como recordamos en nuestra Sentencia 505/2012, de 23 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido interpretando estos preceptos en un doble sentido: respecto de los criterios a seguir para que pueda apreciarse que una marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas.

    En este caso, al igual que en el que fue objeto de resolución por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo , la cuestión se centra en si el tribunal de instancia ha seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de las marcas notorias ha realizado el Tribunal de Justicia.

    Al respecto, debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que «la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca».

    En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 ("Intel-CPM"), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que «cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior»; y concluye después que «el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo».

    Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), «(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre». Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

    Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), «(e)l concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" - también designado con los términos de "parasitismo" y de "free-riding" - no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre».

20. El motivo de casación se basa en que para que pueda apreciarse la infracción de la marca notoria es necesario que haya existido una conexión entre los signos o evocación que haya propiciado un aprovechamiento comercial de la marca del demandante, lo que estima no ha quedado acreditado, pues la demandada ha seguido vendiendo como antes, cuando empleaba el color rojo en su envase de galletas "Morenazos".

    Si bien es cierto que la infracción, al igual que en el caso del riesgo de confusión del apartado b) del art. 34.2 LM , no exige que se haya materializado el aprovechamiento desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca de la demandante, sino que basta con que la conexión (la evocación de la marca notoria) "pueda implicar" dicho aprovechamiento desleal, pues se trata de una conducta de riesgo y no de resultado, la ausencia de un real aprovechamiento puede constituir un indicio que ponga en evidencia que, como razonaba la sentencia de primera instancia, no haya existido la conexión que pudiera implicar este aprovechamiento desleal.

    La fuerza distintiva del elemento denominativo (Oreo) es tal, resaltada en la marca por la dimensión de las letras en relación con la forma tridimensional, que el empleo por la demandada de una caja que reproduce la misma idea de galletas en vasos de leche, con un fondo azul, al no existir la mención "Oreo" y sí la de "Morenazos", difícilmente puede generar en un consumidor medio una conexión o evocación que le permita al demandado beneficiarse del poder de atracción de la marca de la demandante, de su reputación y del esfuerzo comercial en la creación y mantenimiento del signo.

    Es la denominación Oreo, por su carácter notorio y su protagonismo en la marca española núm. 2.845.539 , la que aporta notoriedad a esta última. De tal forma que la ausencia de dicha denominación sin que se introduzca alguna que se le parezca o evoque, facilita que el parecido en el resto de los elementos del envoltorio que constituye la reseñada marca tridimensional no sea suficiente para provocar una conexión que permita el aprovechamiento desleal de la marca notoria.

    Esta valoración no queda contradicha por el informe Ipsos Marketing, en el que el 52% de los encuestados, al ver la caja azul de galletas Morenazos la asociaron espontáneamente con Oreo. Esta asociación no significa que la caja de Morenazos les evoque la marca tridimensional del envase de Oreo (marca española núm. 2.845.539) , sino que la asociación con Oreo viene determinada porque en la caja aparecen representadas varias galletas redondas tipo Sándwich, de color negro con un capa intermedia blanca, que comercializa Gullón sin que, como hemos visto, infrinja la marca comunitarianúm. 8.566.176 . El hecho de que en el mercado un porcentaje muy elevado de consumidores identifique esta forma o tipo de galleta, sobre la que Kraft no tiene un derecho de exclusiva (la tiene sobre la forma tridimensional de una galleta de este tipo con un determinado troquelado y la denominación Oreo en el centro, siendo los elementos distintivos de esta marca sobre todo la denominación y en menor medida el troquelado), con la marca Oreo, no justifica que se le atribuya a Kraft el monopolio sobre la comercialización de este tipo de galletas. En todo caso lo que puede existir es un riesgo de vulgarización de la marca, si no se adoptan las medidas necesarias para impedirlo conforme al art. 55.1.d) LM .

    La consecuencia es que se desestima la declaración de infracción de la marca española núm. 2.845.539 , y con ella el resto de las acciones ejercitadas sobre la base de dicha infracción. Sin que sea necesario entrar a resolver aquellas cuestiones planteadas en otros motivos del recurso relacionados con dichas acciones, como iremos advirtiendo en su momento.

21. Formulación del motivo tercero. El motivo se funda en la infracción del art. 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , y la jurisprudencia que lo interpreta. Este motivo se refiere a la apreciación de la realización de actos de competencia desleal de confusión por parte de la demandada con la forma de presentación de sus galletas cookies, en relación con la presentación de las galletas ChipsAhoy! de la demandante.

    El motivo parte de la consideración de que ha resultado incontrovertido que el envase objeto de condena lleva comercializándose por la demandada desde el 2004, sin que la demandante haya acreditado cuando comenzó a comercializar sus galletas ChipsAhoy! en el formato flow pack. Por esta razón entiende que ha sido indebidamente aplicado el art. 6 LCD , pues el acto confusorio sólo puede darse respecto de una presentación, signo o actividad preexistente en el mercado.

    El recurso también niega que la forma en que la demandada ha comercializado las galletas cookies sea idónea para crear confusión con la forma en que la demandante ha comercializado las suyas. Al respecto, invoca jurisprudencia según la cual el acto de confusión previsto en el art. 6 LCD no concurre en aquellos casos en que las denominaciones de los productos son claramente diferentes.

    Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

22. Estimación del motivo tercero . La primera razón invocada para justificar la infracción del art. 6 LCD incurre en el defecto de petición de principio. Se apoya en una realidad (que la demandada venía empleando el envase de sus galletas cookies, que la sentencia califica de acto de competencia desleal por generar riesgo de confusión respecto de la presentación flow pack de las galletas ChipsAhoy!, antes de que este apareciera en el mercado) que no ha sido declarada probada en la instancia. Su estimación requeriría que previamente se declarara acreditado que la demandada empleó su envase en el mercado antes de que apareciera la presentación flow pack de la demandante, lo que es ajeno a este recurso de casación.

    La segunda objeción sí que resulta relevante, sin perjuicio de que hagamos la siguiente matización. Una cosa es que, con frecuencia, en la valoración que encierra el juicio de confusión del art. 6 LCD se ponga de manifiesto que el empleo de denominaciones distintas en las formas de presentación, alguna de ellas con gran fuerza distintiva, impide que se genere riesgo de confusión para el consumidor, y otra distinta que con carácter general el empleo de denominaciones distintas evite el riesgo de confusión. Cabe emplear denominaciones distintas, y, sin embargo, que la semejanza de los envases, por su forma, dimensiones y combinación de colores, genere riesgo de confusión al consumidor medio. Pero este no es el caso, pues la fuerza distintiva de ChipsAhoy! y su posición destacada en el envase de Kraft es tal que, aunque el envase de la demandada pueda asemejarse, la ausencia de la denominación ChipsAhoy! y la mención de una denominación genérica del producto (Cookies) impiden que en el consumidor pueda generarse riesgo de confusión, aunque sea en la modalidad de asociación, respecto del fabricante de ChipsAhoy!

23. Formulación del motivo cuarto . El motivo denuncia la infracción del art. 12 LCD y la jurisprudencia que lo interpreta, porque la sentencia recurrida aprecia la concurrencia de aprovechamiento de la reputación ajena sin un pronunciamiento previo sobre la notoriedad del signo que se dice aprovechado. En el desarrollo del motivo se razona que «cuando la aplicación del art. 12 LCD se basa en la aproximación a un signo distintivo la doctrina ha señalado que ha de acreditarse la implantación y notoriedad del signo en cuestión».

    Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

24. Estimación del motivo cuarto . Bajo la rúbrica «explotación de la reputación ajena», el párrafo primero del art. 12 LCD dispone que « se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado ». El párrafo segundo apostilla que "(e) n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares ".

    Los rasgos más característicos de este tipo, fueron expuestos por la Sentencia 746/2010, de 1 de diciembre , y reiterados por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo . De entre ellos, en relación con el presente pleito, conviene resaltar:

    i) Este tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales, como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales (prestaciones, productos).

    ii) Este precepto ( art. 12 LCD ) contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado.

    iii) Para la apreciación de este ilícito competencial es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre, crédito, prestigio, goodwill , buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

    iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

    En nuestro caso, para que el acto de competencia desleal se hubiera llevado a cabo por la demandada mediante una forma de presentación de sus galletas, su envase, semejante al que emplea la demandante para comercializar sus galletas ChipsAhoy!, pero sin contender esta denominación, hubiera sido necesario acreditar que el envase sin la mención a ChipsAhoy!, que es lo que se asemeja al empleado por la demandante, condensaba la reputación o prestigio de las galletas ChipsAhoy! Y de esto no existe ninguna acreditación. En realidad es el signo ChipsAhoy! el que condensa esta reputación o prestigio, por lo que su empleo o el empleo de otro semejante que permitiera aprovecharse de su prestigio sí justificaría la apreciación de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena.

    De ahí que el empleo de un envoltorio similar a la presentación flow pack de la demandante, sin la mención ChipsAhoy!, del mismo modo que no generaba riesgo de confusión, tampoco es apto para el aprovechamiento de la reputación o prestigio de las galletas ChipsAhoy!

    En consecuencia, procede estimar el motivo y tener por desestimadas las acciones de competencia desleal basadas en los actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

25. Formulación de los motivos segundo y sexto . El motivo segundo denuncia la infracción del art. 43.2.c) LM , al aplicar la sentencia recurrida la doctrina de los daños ex re ipsa y condenar a la demandada al 100% de los beneficios obtenidos con el 100% de las ventas hechas con el envase azul de Morenazos. El recurso entiende que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia cuando aplica la doctrina de los daños ex re ipsa y elude la exigencia de la relación de causalidad, tanto respecto de la existencia de los daños como de su cuantía.

    El motivo sexto denuncia la infracción del art. 32.1.5º LCD y la jurisprudencia que lo interpreta, que exige en las acciones de competencia desleal y de infracción de derechos de propiedad industrial, que el demandante acredite la causación de los daños y perjuicios, como presupuesto indispensable de su derecho a obtener una indemnización del demandado, así como la relación entre el perjuicio causado al operador y la actuación del demandado.

    Procede desestimar ambos motivos, por las razones que exponemos a continuación.

26. Pérdida de relevancia de los motivos segundo y sexto . La estimación de los anteriores motivos ha dado lugar a la desestimación de las acciones de infracción marcaria y de competencia desleal, razón por la cual desaparece la justificación de la condena a la indemnización de daños y perjuicios, sin que por ello resulte necesario el análisis de la correcta aplicación de la doctrina " res ipsa loquitur ".

27. Formulación de los motivos quinto y séptimo . El motivo quinto denuncia la infracción del art. 43.2.c) LM , porque al calcular los beneficios obtenidos por la demandada no se han deducido los costes proporcionales soportados por la empresa en la producción y distribución de un determinado producto.

    En el desarrollo del motivo se razona que como el demandado ha acreditado la exacta proporción de los distintos gastos que tienen su origen en la producción y distribución de los productos en cuestión, estos dejan de ser estructurales para convertirse en gastos directos.

    El motivo séptimo denuncia la infracción del art. 32.1.5º LCD por la misma razón: porque en el cálculo de los beneficios obtenidos por la demandada, la sentencia no ha deducido los costes proporcionales soportados por la empresa en la fabricación y comercialización de un determinado producto.

    Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

28. Pérdida de relevancia de los motivos quinto y séptimo . También en este caso, la desestimación de las acciones de infracción marcaria y de competencia desleal, en las que se fundaba la condena a indemnizar daños y perjuicios, convierten en irrelevante la cuestión suscitada en estos dos motivos, por guardar relación con el cálculo de los beneficios obtenidos, como criterio de cuantificación del perjuicio.

29. Formulación del motivo octavo . El motivo denuncia la infracción del art. 35 LCD y la jurisprudencia que lo interpreta, porque la sentencia recurrida concede una indemnización por la totalidad de los años en que la demandada ha comercializado el producto Cookies con aquel envase que se ha considerado constitutivo de acto de competencia desleal, cuando debía haber limitado la indemnización al plazo de tres años, pues respecto de los anteriores habría prescrito la acción.

30. Pérdida de relevancia del motivo octavo . También en este caso el motivo ha perdido relevancia como consecuencia de la desestimación de las acciones de competencia desleal.

    Recurso extraordinario por infracción procesal de Kraft

31. Formulación de los motivos primero y segundo . El motivo primero se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por infringir la sentencia recurrida el art. 24 CE , y en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva en materia de valoración de la prueba, por incurrir en error notorio y en arbitrariedad, al haber ignorado documentos esenciales, cuya consideración hubiera determinado una conclusión distinta de la alcanzada.

    La sentencia refiere que no se han aportado a los autos tres documentos, los núms. 3, 11 y 48 de la demanda, que sí constan, y por ello no han sido tenidos en consideración, en relación con la valoración del carácter notorio de la marca española núm. 1.997.588 . El motivo también denuncia que la sentencia omite e ignora otros documentos aportados para justificar la notoriedad esa marca.

    El motivo segundo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por infringir la sentencia recurrida el art. 24 CE , y en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva en materia de valoración de la prueba, por incurrir en error notorio y en arbitrariedad, al atribuir al color negro de la galleta la condición de elemento no distintivo, y al rechazar tener en consideración el documento núm. 48 de la demanda, sobre la base de una argumentación absurda, ilógica y arbitraria. También en este caso, el motivo guarda relación con la desestimación de las pretensiones que se fundaban en la infracción de la marca española núm. 1.997.588 .

    Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

32. Pérdida de relevancia de los motivos primero y segundo . La desestimación de estos dos motivos es una consecuencia de que previamente hayamos estimado el motivo de casación relativo a la caducidad de la marca española núm. 1.997.588 . La caducidad por falta de uso determina que no puedan prosperar las acciones de infracción de esta marca, conforme a lo previsto en el art. 39 LM , y por ello que resulta irrelevante cualquier controversia sobre dicha infracción.

33. Formulación del motivo tercero . El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por infringir la sentencia recurrida el art. 24 CE , y en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva en materia de valoración de la prueba, por incurrir en error notorio y en arbitrariedad, al haber ignorado documentos esenciales, cuya toma en consideración hubiese determinado una conclusión distinta de la alcanzada.

    Este motivo afecta al pronunciamiento que desestimó la infracción de las marcas relacionadas con el producto ChipsAhoy!.

    Los errores denunciados son: i) haber rechazado el estudio de mercado aportado como documento núm. 41 de la demanda, por considerar que el envase mostrado a los entrevistados no coincide con las marcas registradas respecto de las que se solicita la declaración de notoriedad; ii) haber declarado que no se había aportado el estudio de Ipsos de julio de 2009, cuando consta efectivamente aportado; y iii) haber omitido e ignorado el resto de la prueba a los efectos de acreditar la notoriedad de las marcas de los envases ChipsAhoy!.

    Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

34. Desestimación del motivo tercero . Mediante este motivo el recurso pretende que revisemos el enjuiciamiento realizado por la Audiencia que no entiende acreditado el carácter notorio de la marca comunitaria núm. 830.794 y de la marca española núm. 2.576.774. Conviene advertir que la apreciación del carácter notorio de una marca encierra una valoración jurídica, sin perjuicio de que se apoye en unos hechos susceptibles de acreditación. Es únicamente la valoración de la prueba que conlleva la constatación de estos hechos, la que puede ser excepcionalmente objeto de revisión al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , si se ha incurrido en error notorio o se trata de una valoración arbitraria, y tiene la suficiente relevancia como para constituir una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente ( art. 24 CE ). Pero lo que, en ningún caso, puede ser objeto de revisión por este cauce es el juicio o valoración jurídica del carácter notorio de la marca.

    En la primera infracción, el recurso impugna la valoración que del estudio de mercado aportado como documento 41 de la demanda realizó la sentencia, cuando le resta relevancia porque el envase que fue mostrado a los entrevistados no coincidía con ninguna de las dos marcas del demandante. La valoración del tribunal de instancia de que las conclusiones alcanzadas en dicho estudio se basan en un signo diferente de los registrados, al margen de que pudiera coincidir o no con la valoración que hubiéramos hecho como tribunal de instancia, no incurre en ningún error notorio y encierra arbitrariedad, sino que se apoya en una apreciación razonable que advierte la distinción entre el envoltorio y los signos distintivos registrados, y en un criterio jurídico de valoración que es correcto: la notoriedad ha de predicarse de la totalidad de la marca, no de un elemento de la misma.

    En cuanto a la segunda infracción, que supone negar que la certificación de Andema sea suficiente para acreditar la notoriedad de la marca, aunque contiene una referencia por parte del tribunal de que no consta aportado uno de los documentos o estudios en los que se apoyaba, el hecho de si realmente fue o no aportado con la demanda resulta irrelevante, en atención a la razón por la que se denegó eficacia acreditativa de la notoriedad de las marcas al informe de Andema. Si se denegó a la certificación de Andema eficacia para probar la notoriedad de las marcas comunitaria núm. 830.794 y española núm. 2.576.774 , fue por otra razón, porque el conocimiento de dichas marcas se refiere a sectores profesionalizados y no al público relevante.

    En cuanto al tercer defecto, lo que se denuncia es la propia valoración de la notoriedad en relación con medios de prueba que no han sido mencionados por la sentencia. Como explicábamos en la Sentencia 445/2014, de 4 de septiembre : «que el juicio del tribunal de apelación sobre la importancia relativa de unas y otras pruebas, la valoración de las mismas, las conclusiones fácticas que extrae de este proceso valorativo, y la mayor relevancia otorgada a unos u otros aspectos fácticos, no sean compartidos por la recurrente, incluso que sean razonablemente discutibles, no convierte en arbitraria ni errónea la revisión de la valoración de la prueba hecha por la audiencia provincial». El recurso pretende una revisión de la valoración de la totalidad de los medios de prueba sobre la notoriedad de dos marcas que no está justificada porque excede del ámbito de revisión de este recurso extraordinario.

35. Formulación del motivo cuarto . El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por infringir la sentencia recurrida el art. 24 CE , y en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva en materia de valoración de la prueba, al incurrir en error notorio. La sentencia razona que para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios por la infracción de la marca nacional española núm. 2.845.539 , hay que partir de la fecha de publicación de la concesión de la marca (7 de julio de 2009), aún cuando el envase Oreo se comercializa desde noviembre de 2008; y consta acreditado que la comercialización data de 2007.

    Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

36. Pérdida de relevancia del motivo cuarto . El error denunciado resulta irrelevante por dos razones. En primer lugar, porque la sentencia recurrida fija como momento para el cálculo de la indemnización la fecha de publicación de la concesión de la marca española núm. 2.845.539 (7 de julio de 2009), resulta irrelevante si de acuerdo con la prueba practicada el envase de Oreo se comenzó a comercializar desde noviembre de 2008, como afirma la sentencia, o desde el año 2007, como sostiene el recurrente. La única relevancia estaría ligada a la estimación del motivo siguiente, que como veremos también es desestimado. Y en segundo lugar, la irrelevancia de esta cuestión es también una consecuencia de que hayamos declarado que no ha existido infracción de la marca española núm. 2.845.539

37. Formulación del motivo quinto . Se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por infracción de los arts. 24 CE y 218.1 LEC , al no haber sancionado la sentencia el período infractor previamente existente a la fecha de publicación de la concesión de la marca española núm. 2.845.539 de la demandante, afirmando erróneamente que dicha pretensión no fue invocada.

    En el fundamento jurídico décimo cuarto de la sentencia recurrida se razona que:

    la parte actora, que reclama indemnización de daños y perjuicios por actos anteriores (incluso en años) al registro marcario, no cita ni invoca el precepto referido -el art. 38 LM -, por lo que no ha sido objeto de debate la indemnización razonable y adecuada que el mismo prevé para dichos actos.

    El dies a quo para el cálculo de la indemnización será, pues, el día de la publicación de la concesión de la marca».

    Sin embargo, afirma el recurrente, la protección prevista en el art. 38 LM fue expresamente reclamada y argumentada en la demanda, razón por la cual la sentencia recurrida incurre en un error flagrante al afirmar lo contrario. Consecuentemente, la sentencia es incongruente, al dejar de pronunciarse sobre una cuestión que había sido expresamente solicitada por la demandante, y vulnera el art. 218.1 LEC .

    En el desarrollo del motivo, se argumenta que aunque en el escrito de demanda no invocó expresamente el art. 38 LM , sí se solicitó su protección al reclamar una indemnización por los actos infractores que Gullón llevó a cabo durante el periodo anterior a la publicación de la concesión de la marca infringida.

    Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

    38. Desestimación del motivo quinto . Es necesario partir de la distinción entre la protección de la marca registrada por medio de las acciones previstas en el art. 41 LM , que salvo el supuesto especial de la marca notoria, se reconoce al titular de la marca desde la fecha de publicación de la concesión de la marca, de la denominada protección provisional de la marca prevista en el art. 38 LM .

    En su primer apartado, el art. 38 LM prevé expresamente que «(e) l derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión ». Pero añade, a continuación, que « la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido ». Esta protección que puede incluso aplicarse « aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta » ( art. 38.2 LM ), « sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca » ( art. 38.4 LM ).

    El contenido de esta protección se ciñe al « derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias» , y no coincide con la acción de reclamación de daños y perjuicios que el art. 41 LM reconoce al titular de la marca por los actos de infracción de la marca, después de la publicación de su concesión.

    La reclamación de la indemnización basada en el derecho a una protección provisional de la marca requiere del cumplimiento de sus presupuestos propios y, lo que es más importante, de la acreditación o justificación del carácter razonable y adecuado de la suma pedida en atención a las circunstancias concurrentes, sin que pueda aplicarse directamente el art. 43 LM .

    Por esta razón, cuando la demanda ejercita la acción de indemnización de daños y perjuicios por la infracción de la marca española núm. 2.845.539, opta por el criterio legal del art. 43.2.a) de las ganancias obtenidas por el infractor con los actos infractores de la marca, y para su cuantificación tiene en cuenta actos anteriores a la publicación de la concesión de la marca, no puede entenderse que respecto de estos haya invocado implícitamente la protección provisional de la marca del art. 38 LM . La demanda tan sólo ha ejercitado la acción de indemnización de daños y perjuicios que confiere al titular de la marca el art. 41 LM , pero al calcular la indemnización se ha excedido en lo que tenía derecho a solicitar, pues solo podía tener en consideración los actos posteriores a la publicación de la concesión de la marca.

    No nos hallamos, como pretende el recurrente, ante un supuesto de iura novit curia en el que el tribunal podría aplicar de oficio el precepto no invocado, pues se trata de dos acciones distintas, la acción de indemnización basada en la infracción de la marca ( art. 41 LM ), que fue la única ejercitada, y la acción de indemnización basada en la protección provisional de la marca ( art. 38 LM ), sujetas a presupuestos propios y con un contenido distinto. Más allá de la mera invocación del precepto, el art. 38 LM , la demanda debía haber justificado el cumplimiento de los presupuestos propios de la protección provisional de la marca y que la indemnización pedida era « razonable y adecuada a las circunstancias».

    Por todo lo anterior, no cabe apreciar que la sentencia de instancia haya incurrido en incongruencia omisiva al rechazar la indemnización por los actos anteriores a la publicación de la marca, sobre la base de que no había sido solicitada.

    Recurso de casación de Kraft

    39. Formulación del motivo primero . El motivo denuncia la infracción del art. 9.1.c) del Reglamento de Marca Comunitaria y de la jurisprudencia contenida en las Sentencias de 28 de junio de 2012 , 23 de julio de 2012 y 30 de mayo de 2013 , que lo ha venido interpretando y ha fijado los criterios valorativos del juicio de similitud a los efectos de la concurrencia del vínculo.

    Este motivo se formula en relación con el pronunciamiento de la sentencia que entiende no ha quedado acreditada la infracción de la marca notoria comunitaria núm. 8.566.176 . La sentencia recurrida, que concluye que la similitud entre los signos enfrentados es inexistente, en lo que afecta a los elementos distintivos, se equivoca al prescindir de la valoración global para determinar la existencia del vínculo, y al condicionar la existencia del vínculo al imperativo de disponibilidad.

    Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

    40. Desestimación del motivo primero . Para la resolución del motivo, debemos traer a colación la jurisprudencia sobre el alcance de la protección de la marca notoria reseñada en el fundamento jurídico 19.

    También ahora se cuestiona no el carácter notorio de una marca, en este caso una marca comunitaria, como el alcance de su protección. El tribunal de instancia no ha negado que la marca comunitaria núm. 8.566.176 sea notoria, pero no aprecia que respecto de los actos que se denuncian infractores, se genere el vínculo exigido por la norma, tal y como es interpretado por la jurisprudencia. Es esta valoración jurídica la que se considera contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

    En similares términos que el art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE y el art. 34.2.c) LM , el art. 9.1.c) RMC habilita al titular de la marca comunitaria « para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos ».

    Como ya recordamos en el fundamento jurídico 19, para la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas- Fitnessworld) esta especial protección de la marca notoria « no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca ».

    Para facilitar el discernimiento sobre cuándo concurre este vínculo, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 ("Intel-CPM"), argumenta que « cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior ». Y luego concluye después que « el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo ».

    La sentencia recurrida ha entendido que en este caso, en atención a que el carácter distintivo y notorio de la marca se concentra en la denominación "Oreo", la ausencia de dicha denominación en la presentación del producto de la demandada (galleta Morenazos), impide no sólo el riesgo de confusión, sino también que se genere el vínculo al que se refiere el art. 9.1.c) RM.

    El recurso achaca a la Audiencia haber realizado su valoración jurídica poniendo los signos uno junto a otro, y no haber atendido a la apreciación global.

    Al igual que en el juicio de confusión, la apreciación de la existencia del vínculo entre la marca notoria y el signo distintivo que se denuncia infractor debe realizarse mediante una valoración global, en la que el consumidor medio de la categoría de productos considerada está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, y, además, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Pero esta exigencia «de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales» ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , citada por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

    La sentencia de instancia no incurre en este defecto de fraccionar artificialmente los signos, sino que, sin perder de vista la visión global o de conjunto, marcada por la impresión general que producen en el consumidor medio, da justificación de por qué la percepción de la galleta Morenazos no evoca la marca de la demandante. Es al dar estas explicaciones del resultado de una apreciación global o de conjunto, cuando advierte que el elemento dominante de la marca del demandante es la denominación Oreo, que no aparece en el producto de la demandada, siendo además el troquelado de la galleta diferente.

    41. Formulación del motivo segundo . El motivo denuncia la infracción de los arts. 6 , 11.2 , 12 y 20 de la Ley de Competencia Desleal y la jurisprudencia que fija los criterios relativos a la compatibilidad del ejercicio conjunto de las acciones por infracción de derechos de exclusiva y las acciones por competencia desleal.

    Este motivo guarda relación con el pronunciamiento del tribunal de instancia que, al estimar la infracción de la marca española núm. 2.845.539 , entendió improcedente el análisis de los actos de competencia desleal basados en los mismos hechos que habían basado la denuncia de la infracción marcaria.

    Los actos anteriores a la publicación de la marca deberían quedar protegidos por las acciones de competencia desleal, teniendo en cuenta que el envase de Oreo se encontraba en el mercado desde octubre de 2007, y el envase controvertido (de las galletas Morenazos) de la demandada ya se encontraba en el mercado en octubre de 2007.

    Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

    42. Estimación del motivo segundo . Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa . La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa ( Sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y 95/2014, de 11 de marzo ).

    Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).

    Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

    De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

    De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

    Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido» (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

    En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».

    La sentencia de apelación entendió acreditado que la demandada empleó el envase de color azul, respecto del que se ejercitaron las acciones de infracción de la marca y de competencia desleal, desde el 10 de agosto de 2008 hasta el mes de julio de 2010, y estimó las acciones basadas en la infracción de la marca española núm. 2.845.539 respecto del empleo de este envase en el periodo comprendido entre la fecha de publicación de la concesión de la marca (10 de julio de 2009) y el cese en la utilización de este envase (julio de 2010).

    El recurso resalta que, respecto del empleo por la demandada del envase controvertido con anterioridad a la publicación de la marca española núm. 2.845.539 , eran perfectamente compatibles las acciones de competencia desleal basadas en la comisión de los ilícitos previstos en los arts. 6 , 11 , 12 y 20 LCD .

    Conforme a la doctrina expuesta, tiene razón el recurrente. Como la protección de la marca se reconoce con carácter general desde la publicación de su concesión, los actos anteriores podían ser juzgados conforme a la normativa de la competencia desleal sin entrar en contradicción con las acciones marcarias ejercitadas.

    Por esta razón, procede estimar el motivo y, como tribunal de instancia, entrar a analizar las acciones de competencia desleal referidas a la comercialización por la demandada de las galletas Morenazos, con el envase controvertido (reseñado en el resumen de antecedentes), durante el período anterior a la publicación de la concesión de la marca española núm. 2.845.539.

43. Delimitación de la controversia . La controversia, como acabamos de adelantar, viene ceñida al análisis de los actos de competencia desleal denunciados en la demanda respecto de la comercialización de las galletas Morenazos en un envase semejante al empleado por Kraft, con la limitación temporal a la que se refiere el recurso, esto es, los anteriores a la publicación de la concesión de la marca.

    Las partes no discuten el momento en que la demandada comenzó a utilizar el envase de galletas Morenazos de color azul, respecto del que se ejercitan las acciones de competencia desleal, que era el 10 de agosto de 2008. Por lo tanto los actos afectados por las acciones son los relativos a la comercialización de estas galletas en este envase controvertido desde el 10 de agosto de 2008 hasta el 10 de julio de 2009, en que se publicó la concesión de la marca.

    En cuanto a los actos concretos de competencia desleal denunciados, la demanda distinguía entre actos de imitación, del art. 11 LCD , de una parte, y actos de confusión y también de aprovechamiento de la reputación ajena, de los arts. 6 , 12 y 20 LCD , de otra.

    En atención a la conducta, la comercialización de las galletas Morenazos en un envase semejante al empleado por Kraft, debemos excluir la imitación desleal del art. 11 LCD . Conforme a la doctrina de esta Sala, no estaríamos ante un supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD , porque no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino, en su caso, ante un supuesto prohibido por el art. 6 LCD , por tratarse de la forma en que se presenta el producto: «los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos» ( Sentencias 792/2011, de 16 de noviembre , y 95/2014, de 11 de marzo ).

44. Actos de confusión ( art. 6 LCD ). También en este caso, en relación con el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD , resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal.

    En aquella sentencia se argumentaba que «el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento».

    En la instancia se discutió desde cuándo la demandante venía empleando el envase cuya forma tridimensional registró más tarde como marca española núm. 2.845.539. Aunque la demandada, en su contestación a la demanda, alegó que la demandante empezó a usar este envase desde noviembre de 2008, y la Audiencia lo estimó así acreditado, al juzgar como tribunal de instancia debemos revisar la prueba practicada al respecto por la demandante, para constatar si el uso de este envase era anterior.

    Si examinamos la prueba aportada por la demandante, advertimos la existencia de una serie de catálogos de grandes superficies y supermercados, incluidos en el documento núm. 94 de la demandante, en los que aparece el envase de galletas Oreo, luego registrado como marca: un folleto del Corte Inglés del 4 al 17 de octubre de 2007; un folleto IFA del 9 al 27 de octubre de 2007; un folleto Sabeco del 3 al 16 de octubre de 2007; un folleto Sabeco del 17 al 30 de octubre de 2007; un folleto Usera del 3 al 20 de octubre de 2007; un folleto Intermarché del 2 al 13 de noviembre de 2007; un folleto Alcampo del 7 al 19 de abril de 2008 y otro folleto de Alcampo del 16 al 26 de junio de 2008.

    En el documento 96, el administrador de Freshthink, que es una agencia de artes gráficas que trabajaba para el grupo Kraft desde 2005, certifica que el diseño del envase de galletas Oreo en el que aparece una galleta saliendo del vaso de leche, que luego fue registrado como marca tridimensional, fue encargado a principios de 2007, y realizado en marzo de 2007.

    También consta como documento núm. 95 una copia de lo que aparecía en una entrada de marzo de 2008 de un blog de cocina (Gargancinta I+D En Mi Cocina), donde se muestra la caja de galletas Oreo que luego fue registrada como marca.

    Como documento 98 se aportó un DVD en el que aparecen dos anuncios de galletas Oreo, uno del año 2007 y otro del año 2008. Ambos transmiten la idea de mojar las galletas Oreo en la leche, y en el segundo aparece la imagen del envase de galletas Oreo que luego fue registrado como marca. El encargo de este segundo anuncio se hizo en junio de 2008, según certifica la directora de la agencia de publicidad a quien se encomendó esta campaña publicitaria (documento 99).

    En contra de lo manifestado por la demandada, tanto en su contestación a la demanda como en su oposición al recurso, esta prueba resulta suficiente para concluir que cuando la demandada empezó a usar el envase controvertido de galletas Morenazos (el azul), en el que aparece también la imagen de unas galletas que salen de un vaso de leche, en agosto de 2008, la demandante ya había comenzado a usar el nuevo envase de galletas Oreo que luego fue registrado como marca tridimensional, y, además, había sido objeto de una campaña publicitaria. En este sentido, podemos concluir que para entonces estaba mínimamente implantado en el mercado.

    La configuración de ambos envases es semejante, por el tamaño, los colores empleados (un fondo con idénticas tonalidades de azul), la composición de las imágenes (galletas negras en el aire saltando en el interior de un vaso de leche, destacadas con un halo de luz blanca) y la disposición de las denominaciones encima de las imágenes, ligeramente inclinadas y con el mismo tipo de letra. Pero esta semejanza no es suficiente para que se genere riesgo de confusión, aunque sea en su vertiente de asociación, porque el paquete de Kraft incluye la denominación Oreo con una grafía y unas dimensiones que acaparan la distintividad del paquete, y el paquete de la demandada no contiene esta denominación sino otra que no guarda nada de relación con Oreo. El resultado es que, aunque la forma de presentación del producto Morenazos guarde muchas semejanzas con la del producto de Oreo, el empleo de marcas distintas, en este caso, impide que se genere riesgo de confusión al consumidor que acude a comprar estos productos en los lineales de un supermercado.

    De este modo, podemos concluir que el envase cuestionado de la demandada no generaba riesgo de confusión respecto del empleado por la demandante, por lo que no se cumple el tipo del art. 6 LCD .

    Por otra parte, la ausencia de riesgo de confusión impide que pueda apreciarse la existencia de una práctica engañosa por confusión, tipificada como acto de competencia desleal en el art. 20 LCD , en la redacción dada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Las prácticas engañosas por confusión presuponen que la conducta haya generado un riesgo de confusión y, además, que sea apta para afectar de forma significativa al comportamiento económico de los consumidores. Si falta uno de estos dos presupuestos, en este caso el riesgo de confusión, no estamos propiamente ante una práctica engañosa por confusión.

45. Actos de aprovechamiento de la reputación ajena ( art. 12 LCD ). Resulta de aplicación la jurisprudencia expuesta en el fundamento jurídico 24 sobre este ilícito concurrencial. El signo que condensa la reputación y goodwill de la empresa es la denominación Oreo, sin perjuicio que, como se desprende de la prueba practicada, sobre todo el reseñado Informe Ipsos Marketing, una parte significativa de los consumidores asocien este tipo de galleta con Oreo. De tal forma que si el envase de galletas que luego fue registrado como marca española núm. 2.845.539 llega a condensar este prestigio lo es en la medida en que aparece la denominación Oreo. El empleo por la demandada de un envase para la comercialización de las galletas Morenazos similar, en su configuración, al de Oreo, pero sin que aparezca esta marca denominativa ni ninguna otras semejante, sino la propia de Morenazos, no constituye una conducta parasitaria apta para aprovecharse la demandada de la reputación de la demandante, porque los elementos reproducidos de forma semejante no condensan la reputación de Oreo.

    En consecuencia, procede desestimar las acciones que se fundaban en los actos de competencia desleal que no hemos apreciado.

    Costas

46. Estimado el recurso de casación formulado por Galletas Gullón, S.A. no procede hacer expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC ). La estimación de este recurso ha provocado que devinieran irrelevantes algunos de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, razón por la cual tampoco procede hacer expresa condena en costas.

    Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal formulado por Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L., procede imponer a las recurrentes las costas ocasionadas por su recurso ( art. 398.1 LEC ). Estimado el recurso de casación de Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L., no procede hacer expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC ).

    Desestimado el recurso de apelación de Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L., imponemos a estas apelantes las costas generadas por su recurso ( art. 398.1 LEC ).

    Estimado el recurso de apelación de Galletas Gullón, S.A., no hacemos expresa condena de las costas generadas por su recurso ( art. 398.2 LEC ).

    Desestimadas todas las pretensiones ejercitadas en su demanda por Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L., les imponemos las costas generadas en primera instancia por su demanda.

    Desestimadas las pretensiones de Kraft Foods Galletas, S.A., respecto de la reconvención formulada contra ella por Galletas Gullón, S.A., imponemos a la demandante reconvenida las costas generadas en primera instancia por la reconvención.

    Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

1. Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal formulado por Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 5 de julio de 2013 (rollo núm. 350/2012 ), que resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante de 20 de enero de 2012 (juicio ordinario núm. 337/2010); e imponer las costas de su recurso a las recurrentes.

2. Estimar el recurso de casación formulado por Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 5 de julio de 2013 ; no procede hacer expresa condena en costas .

3. Estimar el recurso de casación formulado por Galletas Gullón, S.A. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 5 de julio de 2013 (rollo núm. 350/2012 ), que dejamos sin efecto.

4. En su lugar acordamos: i) la estimación del recurso de apelación formulado por la representación de Galletas Gullón, S.A. contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante de 20 de enero de 2012 (juicio ordinario núm. 337/2010), sin hacer expresa condena en costas; y ii) la desestimación del recurso de apelación formulado contra esta sentencia por la representación de Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L., con imposición de costas a la parte apelante.

5. Y en consecuencia, procede: i) la desestimación de la demanda interpuesta por Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Foods Galletas, S.A. y Kraft Biscuits Ibérica, S.L. contra Galletas Gullón, S.A., a quien absolvemos de las pretensiones contra ella ejercitadas, con imposición de las costas de la primera instancia a las demandantes; y ii) la estimación de la reconvención formulada por Galletas Gullón, S.A. contra Kraft Foods Galletas, S.A., y que acordemos la caducidad de la marca española núm. 1.997.588 , con imposición de las costas de primera instancia a la parte reconvenida.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sancho Gargallo , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.