STS, 22 de Julio de 2015

Ponente:JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Número de Recurso:1909/2014
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución:22 de Julio de 2015
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

INFRACCIÓN DE MARCAS. FUERZA INDIVIDUALIZADORA. El empleo de la indicación "Funciona", junto a su marca notoria "Don Simón", en los envases de la bebida de leche y zumo natural no genera en la mente del consumidor medio una conexión o vínculo con la marca "Pascual Funciona". Se garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error. Se estima recurso de casación. Se estima el recurso contencioso - administrativo.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Julio de dos mil quince.

VISTO el recurso de casación registrado bajo el número 1909/2014, interpuesto por el Procurador Don José LLedó Moreno, en representación de la entidad mercantil J. GARCÍA CARRIÓN, S.A., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 24 de marzo de 2014, que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 582/2009 , planteado contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de octubre de 2009, que acordó denegar la concesión de la marca nacional número 2.843.150 «DON SIMÓN FUNCIONA MAX» (denominativa), para amparar productos en las clases 29 y 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado por Grupo Corporativo Teype, S.L. contra la precedente resolución de de mayo de 2009. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y el GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L. (actualmente Corporación Empresarial Pascual, S.L.).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 582/2009, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó sentencia de fecha 24 de marzo de 2014 , cuyo fallo dice literalmente:

Desestimar el recurso contencioso administrativo nº 582/09 interpuesto por la mercantil J. García Carrión SA, contra la Resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 8 de octubre de 2009 por la que se estima el recurso de alzada formulado contra resolución de 5 de mayo de 2009 de dicha Oficina que concedió el registro de la marca "Don Simón Funciona Max"; resolución que se confirma por ser ajustadas a Derecho; sin costas.

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil J. GARCÍA CARRIÓN, S.L. recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 30 de abril de 2014 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 9 de junio de 2014, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito dentro del plazo legal, y por formulado recurso de casación contra la sentencia número 221/14, de fecha 24 de marzo de 2014, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia , admitiéndolo y dándole el curso que la ley establezca, dicte en su día sentencia por la que, con estimación de este recurso, case la sentencia recurrida y se declare nula y sin ningún valor la resolución impugnada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que rechazó el registro de la marca número 2.843.150 "Don Simón Funciona Max" (denominativa) para distinguir productos incluidos en las clases 29 y 32 del nomenclátor internacional, acordando en consecuencia la concesión de la marcas solicitada.

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CUARTO

Por providencia de fecha 15 de diciembre de 2014, se admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por diligencia de ordenación de 13 de marzo de 2015 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y el GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L. [actualmente CORPORACIÓN EMPRESARIAL PASCUAL]) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 29 de abril de 2015, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que, tenga por presentado este escrito con sus copias y lo admita; le tenga, en la representación que ostenta, por opuesto al presente recurso ordinario de casación; siga el procedimiento por todos sus trámites y, en su día, dicte sentencia por la que desestime el recurso, confirme la sentencia que en el mismo se impugna e imponga las costas causadas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en la LJCA, con lo demás que sea procedente.

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SEXTO

Por diligencia de ordenación de 7 de mayo de 2015 se declaró caducado el trámite de oposición concedido a la recurrida Corporación Empresarial Pascual (Antes Teype), al no haber presentado escrito alguno en el plazo otorgado.

SÉPTIMO

Por providencia de fecha 27 de mayo de 2015, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 21 de julio de 2015, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por la representación procesal de la entidad mercantil J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 24 de marzo de 2014 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de octubre de 2009, que acordó denegar la concesión de la marca nacional número 2.843.150 «DON SIMÓN FUNCIONA MAX» (denominativa), para amparar productos en las clases 29 y 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado por Grupo Corporativo Teype, S.L. contra la precedente resolución de de mayo de 2009.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimar el recurso contencioso-administrativo, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] A la vista del escrito de demanda se comprueba que toda la argumentación de la actora gira en torno a la semejanza entre la marca "Don Simón Funciona Max" y las marcas anteriores, particularmente la marca "Pascual Funciona" y centra sus esfuerzos en justificar que el término "funciona" es de carácter marcadamente genérico y que no es susceptible de apoderamiento por el oponente. Por otra parte, considera que la presencia de una "x" en el vocablo "max" carece de relevancia y que en ningún caso existe riesgo de confusión para el consumidor.

Desde la perspectiva de la estricta denominación de los productos el razonamiento de la actora resulta razonable. Sin embargo, entendemos que concurre la prohibición del artículo 6.1 de la Ley de Marcas en cuanto esa denominación puesta en conexión con el ámbito aplicativo del producto sí que es susceptible de originar confusión en el público. Es llamativo que la demanda no dedique atención a este aspecto cuando, en realidad, estimamos que es el que aporta peso específico a la valoración efectuada. Tanto el producto ofrecido en el mercado bajo la marca "Pascual Funciona" como "Don Simón Funciona Max" son un preparado lácteo con zumo de fruta. No ofrece duda a la Sala que los distintivos enfrentados no pueden convivir en el mercado sin riesgo de error, confusión o de asociación para el consumidor .

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El recurso de casación se articula en la formulación de cuatro motivos de casación.

El primer motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas,en íntima relación con la jurisprudencia que lo desarrolla y que formula los criterios aplicables para apreciar la existencia de riesgo de confusión entre marcas, que la sentencia recurrida ignora, pues no presta una atención preferente al elemento dominante o preponderante de los signos enfrentados, examinados desde una visión de conjunto, que, en el supuesto enjuiciado, excluye el riesgo de confusión.

El segundo motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la compatibilidad de marcas en supuestos de hecho prácticamente idénticos, que reconocen la compatibilidad entre marcas que coinciden en el uso de un vocablo de carácter genérico al que acompañan marcas notoriamente conocidas por el público.

El tercer motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recaída en el marco de un proceso por infracción de marca y competencia desleal, en relación con los productos «Don Simón Funciona» y «Don Simón Funciona Max».

El cuarto motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al no pronunciarse la sentencia recurrida sobre la vulneración de los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apreciar la existencia de riesgo de confusión y acerca del reconocimiento expreso del Grupo Corporativo Teype de la compatibilidad de marcas en supuestos de hecho idénticos.

SEGUNDO

Sobre el cuarto motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El cuarto motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , que por razones de orden procesal examinamos prioritariamente, no puede ser acogido, pues descartamos que la sentencia recurrida infrinja el artículo 67 de la mencionada Ley jurisdiccional , ya que, aunque apreciamos que la Sala de instancia no se ha pronunciado explícitamente sobre argumentos expuestos en el escrito de demanda formalizado en la instancia, en relación con la aplicación de los criterios enunciados por la jurisprudencia para apreciar la existencia de riesgo de confusión y respecto del reconocimiento expreso que ha hecho el Grupo Pascual de la compatibilidad de marcas en supuestos de hecho análogos, no por ello estimamos que se haya producido un desajuste de carácter sustancial entre los términos en que quedó planteada la controversia, y el fallo, que sea lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24 de la Constitución .

En efecto, consideramos que la sentencia impugnada ofrece una respuesta sucinta pero suficiente al argumento formulado con carácter sustancial para fundamentar la pretensión de nulidad de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de octubre de 2009, al sostener que las marcas enfrentadas no pueden convivir en el mercado sin riesgo de generar confusión en los consumidores, debido a la similitud de los signos y la identidad de los productos que designan, que evidencia que implícitamente se rechazan los motivos de impugnación fundados en el carácter genérico del vocablo «Funciona», que se utiliza de forma coincidente en la composición del distintivo de la marca aspirante y de las marcas obstaculizadoras, y en la incidencia de la conducta del titular de las marcas obstaculizadoras; que, al inscribir marcas que incluyen dicho vocablo, no estima que concurra el presupuesto de aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas .

Al respecto, cabe recordar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo , que se reitera, sustancialmente, en la sentencia 24/2010, de 27 de abril , para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a obtener una decisión razonada fundada en Derecho, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución , por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo , "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE . Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' ( SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3 ; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3 ; 114/2003, de 16 de junio , FJ 3). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero , se trata de 'un quebrantamiento de forma que ... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' ( STC 5/2001, de 15 de enero , FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4 ; 206/1998, de 26 de octubre , FJ 2).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo , y 40/2001, de 12 de febrero , 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas). ... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma ...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4 ; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4 ; 114/2003, de 16 de junio , FJ 3). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' ( SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4 ; 141/2002, de 17 de junio , FJ 3). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución , cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' ( STC 4/1994, de 17 de enero , FJ 2)" (FJ 2).

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En este sentido, resulta adecuado consignar la doctrina de esta Sala, que se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003 ), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ), sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del principio de congruencia y de la obligación de motivación, que se engarza en el deber del juez de dictar un fallo congruente con las pretensiones de las partes y de motivar, adecuadamente, las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, sin que sea suficiente, en determinados supuestos, la motivación por remisión, si no se contienen los elementos de juicio que fundamentan la decisión judicial o no se corresponde, por error, con los presupuestos fácticos alegados en ese concreto proceso ( SSTC 36/2009, de 9 de febrero y 3/2011, de 14 de febrero :

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución , engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución , exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero , acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España ), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo .

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En suma, en aplicación de esta reiterada doctrina jurisprudencial, debemos concluir el examen del cuarto motivo de casación, desestimando que la Sala de instancia haya incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva, puesto que no apreciamos que se haya producido un desajuste entre los términos en que las partes formularon sus pretensiones y la decisión judicial, que sea lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24 de la Constitución .

TERCERO

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El primer motivo de casación, fundamentado en la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable, debe ser acogido, pues consideramos que la Sala de instancia ha incurrido en error de Derecho al sostener que la marca nacional aspirante número 2.843.150 «Don Simón Funciona Max» (denominativa), que distingue productos en las clases 29 y 32 (bebidas lacteadas en las que predomina la leche y zumos), es incompatible con la marca oponente número 2.687.465 «Pascual Funciona» (denominativa), que ampara productos coincidentes en las clases 29, 30 y 32, debido a que, dada la relación de conexidad en el ámbito aplicativo, la convivencia de los signos enfrentados en el mercado es susceptible de originar riesgo de confusión, puesto que apreciamos que se aparta de la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en relación con los factores que deben ponderarse en el juicio de comparación de marcas en conflicto para determinar si procede la concesión de la inscripción de la marca por no concurrir ninguno de los supuestos de prohibición de acceso al registro contemplado en dicha norma legal, al no valorar la fuerza individualizadora de los términos «Don Simón» y «Pascual», que identifican a dos grupos empresariales reconocidos del sector de la alimentación, y, particularmente, en la producción y distribución de productos lácteos y zumos de frutas, que atraen de forma prevalente la atención de los consumidores evitando que se genere riesgo de confusión o de asociación sobre la procedencia de los productos reivindicados.

En efecto, cabe poner de relieve que la Sala de instancia ha ignorado la doctrina de este Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), en que sostuvimos que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio inadecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa erróneamente en la apreciación de cuasi identidad de las denominaciones confrontadas, sin tomar en consideración el carácter sugestivo del término «Funciona», que configura de forma coincidente los signos enfrentados, y que evoca, de forma indirecta, determinadas características o cualidades del producto, y que, en este supuesto -al tratarse de una mezcla de bebidas naturales-, tiene una fuerza distintiva escasa.

Por ello, en el supuesto enjuiciado en este recurso de casación, consideramos que la Sala de instancia debió analizar las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, partiendo de la premisa de que en la composición de la marca novel el término «Don Simón», que tiene un carácter notorio como marca, que distingue productos alimenticios, es el elemento distintivo predominante que retiene la atención del público, que no se devalúa por la inclusión del término «Funciona» que, por su carácter sugestivo de las cualidades del producto, tiene una escasa fuerza individualizadora como signo.

Al respecto, cabe poner de relieve que, según aduce la defensa letrada de la mercantil recurrente, en el enjuiciamiento de este proceso casacional resulta relevante el pronunciamiento de la Sala Primera del Tribunal Supremo que, al resolver el litigio entablado entre el Grupo Leche Pascual, S.A. y la entidad mercantil J. García Carrión, S.L., por infracción de la marca y competencia desleal, en relación con los productos «Don Simón Funciona» y «Don Simón Funciona Max», que infringieron las marcas nacionales y comunitarias «Pascual Funciona», en la sentencia de 19 de junio de 2013 (RC 614/2011), ha sostenido con convincente rigor jurídico y con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , que «el empleo por la demandada de la indicación "Funciona", junto a su marca notoria " Don Simón", en los envases de la bebida de leche y aumo natural que comercializa desde 2008, no genera en la mente del consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) una conexión o vínculo con las marcas de la demandante, que equivale a su evocación, sin perjuicio de las valoraciones que hemos hecho al juzgar sobre la competencia desleal».

En este sentido, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Asimismo, procede significar que según una consolidada doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Y, a estos efectos, tampoco resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

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Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha infringido el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que, como hemos expuesto, el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas se encuentra compensado por la disimilitud de los signos distintivos, que incide en que no se defraude la elección del consumidor sobre los productos reivindicados.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el primer motivo de casación articulado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 24 de marzo de 2014, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 582/2009 , que casamos.

Y de conformidad con el artículo 95.2 d) de la de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de octubre de 2009, que anulamos por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho a la inscripción de la marca nacional número 2.843.150 «DON SIMÓN FUNCIONA MAX» (denominativa), para amparar los productos reivindicados en las clases 29 y 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

CUARTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el proceso casacional.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

FALLAMOS

Primero

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 24 de marzo de 2014, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 582/2009 , que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de octubre de 2009, que anulamos por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho a la inscripción de la marca nacional número 2.843.150 «DON SIMÓN FUNCIONA MAX» (denominativa), para amparar los productos reivindicados en las clases 29 y 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Tercero.-No efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación ni las originadas en la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Aurelia Lorente Lamarca.- Firmado.