ATS, 11 de Junio de 2015

PRIMERO .- Por la representación procesal de la compañía mercantil "GRUPO OSBORNE, S.A.", se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 9 de julio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) en el recurso nº 831/2012 , en materia de marcas, siendo parte recurrida en el presente procedimiento la Administración del Estado.

SEGUNDO .- Por providencia de 7 de abril de 2015 se acordó conceder a las partes el plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de la siguiente causa de inadmisión del recurso: " Carecer de interés casacional el recurso por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998, de 13 de julio."

Han presentado alegaciones las partes personadas.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil , Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia recurrida en casación desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la ahora recurrente en casación contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de marzo de 2012 que, desestimando el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 14 de noviembre de 2011, mantiene la concesión de la marca nº 2.984.016 "TORO ANDALUZ" (mixta), para proteger servicios comprendidos en la clase 35 del Nomenclátor Internacional, "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina", pese a la oposición formulada por "GRUPO OSBORNE, S.A.", basada en la titularidad de las marcas prioritarias M 2.919.417 "TORO" (mixta), y A 1.722.362 "TORO" (denominativa), registradas para proteger servicios comprendidos igualmente en la citada clase 35 del Nomenclátor Internacional.

La sentencia desestima el recurso por entender que no resulta aplicable la prohibición de registro recogida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , al apreciar diferencias entre los signos enfrentados, por lo que no se producirá riesgo de confusión. Así, razona la sentencia en su fundamento de derecho tercero:

"[...] En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente: La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Como regla general, la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso de trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el recurso Contencioso núm. 4.988/91 determina que en los casos en que las marcas cuestionadas, o alguna de ellas, consistan en una denominación mixta de gráfico y leyenda de cuyo distintivo formen parte como complemento del vocablo designante o como simple sumando de un conjunto complejo la representación gráfica de un dibujo de animal , cosa, letras mayúsculas o números asilados, etc., expresa que : a) que debe rechazarse todo monopolio de tales representaciones o dibujos, b) que en todo caso lo que importa y decide y lo que debe ser comparativamente apreciado es el dibujo o diseño característico pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada, sino sobre las concretas versiones fonéticas o gráficas que son la lectura de cada marca individualizada ya que "basta que dichos objetos no se presenten con identidad absoluta en las marcas a tratar para que no quepa la reivindicación en exclusiva de las marcas», c) que no es posible invocar en el cotejo de elementos heterogéneos, como son un vocablo y un gráfico, pues ninguna incompatibilidad genuina deriva de una accesoria y mera relación conceptual entre las figuras del diseño y la palabra que intenta dar su significado o traducción oral, Sentencias 22 de abril de 1961 y 12 de junio de 1963 de la Sala Cuarta y 3 de noviembre de 1976 , 18 de junio de 1990 así como la TS 26/03/1988 , no son reivindicables en exclusiva marcas basadas en figuras de animales.

Igualmente con carácter general, la Sentencia del Tribunal Supremo de veintiuno de mayo de dos mil nueve determina que el respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del " toro de Osborne " merece (sobre ella, en un contexto diferente, que según la sentencia de 30 de diciembre de 1997 , manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.

En conclusión como es habitual en materia de marcas, serán las particularidades de cada signo analizado las que inclinarán el juicio en un sentido o en otro.

Partiendo de las consideraciones anteriores y examinando concretamente ambos signos en conflicto, cuya imagen se ha hecho constar en la demanda a la página 4: El Tribunal Supremo, en sentencias de 26-03-1988 , 20-12-1985 y 11 de julio de 1.984 , declara que no es permisible la reivindicación en exclusiva de figuras de animales ni se puede pretender que éstos se conviertan en patrimonio exclusivo de quien primero lo registró, mientras no se presenten con identidad absoluta en la marca a tratar, bastando una diferencia en el conjunto para que se pueda otorgar el registro de la marca posteriormente solicitado.

Entiende la Sala que se puede utilizarse el nombre genérico de un animal desde el punto de vista denominativo cuando va dentro de un conjunto de vocablos; con referencia al grafico, examinados desde una visión de conjunto se diferencia claramente del de Osborne ya que la representación de ambos toros son inequívocamente diferentes y con distinta disposición de la figura del animal.

El consumidor en una primera impresión, no confundirá el origen empresarial.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida."

Frente a la expresada sentencia, el presente recurso de casación consta de un único motivo casacional, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional .

SEGUNDO .- El único motivo del recurso, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se subdivide en dos apartados.

En un primer apartado se denuncia la infracción de los artículos 5.1.a), b ) y c ) y 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas . Aduce en esencia la recurrente que la sentencia ha efectuado un erróneo análisis comparativo de las marcas enfrentadas en lo que respecta a los signos en pugna, aludiendo inicialmente a que la marca oponente A 1.722.362 "TORO" es denominativa, por lo que cuando la sentencia de instancia se refiere al gráfico para comparar las oponentes con la marca impugnada (mixta) incurre en un error de valoración -cuando lo cierto es que la otra marca oponente, la M 2.919.417 "TORO" es mixta, incluyendo el gráfico de un toro, por lo que ningún error cabe apreciar cuando la sentencia se refiere al elemento gráfico, pues cabe entender que se refiere únicamente a aquéllas marcas que lo contienen, la impugnada y la oponente M 2.919.417 "TORO"-. Asimismo, alega la recurrente la existencia de un error de valoración porque entiende que la marca impugnada nº 2.984.016 "TORO ANDALUZ" (mixta), al incluir la expresión "toro", que es el nombre de la oponente A 1.722.362 "TORO" (denominativa), es claramente semejante a esta última, afirmando que la Sala de instancia está favoreciendo que pueda registrarse cualquier marca basada en el nombre de un animal coincidente con el nombre de un animal en que consiste otra cualquiera de las más conocidas marcas existentes en el mercado (p.ej.: "gallo", conejo"...) aunque ello se haga utilizando otro elemento denominativo que lo complemente, con lo cual entiende la recurrente que se conculcan los derechos inherentes al registro prioritario y que se produce un inevitable riesgo de asociación. También afirma que la sentencia de instancia confunde la jurisprudencia que rechaza la monopolización del dibujo de un animal con el uso del nombre de dicho animal. Asimismo, la parte recurrente suscita en este apartado su discrepancia con el argumento contenido en la sentencia de instancia consistente en entender que " puede utilizarse el nombre genérico de un animal desde el punto de vista denominativo cuando va dentro de un conjunto de vocablos" alegando la recurrente que, con ello, se incurre en el error de considerar la expresión "toro" como inapropiable en exclusiva cuando no encaja en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 7.1 del Reglamento (CE ) No 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009; invocando también que la Sala de instancia procede en contra del reconocimiento efectuado en sentencias del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2006 , 7 de marzo de 2007 y 23 de mayo de 2007 (así como en sentencias de la Sala de instancia) en las que se reconoce el vocablo "toro" como el elemento distintivo de los signos en conflicto analizados. Finalmente, aduce la parte recurrente que las diferencias gráficas entre la marca impugnada y la prioritaria M 2.919.417 "TORO" (mixta) resultan insignificantes, siendo en todo caso sus gráficos evocadores de un mismo concepto que las denominaciones de ambas, esto es, de un toro. Por todo lo anterior, concluye que en el caso examinado se ha producido una errónea aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas .

En el segundo apartado, se invoca la infracción de distintos criterios jurisprudenciales que considera la recurrente que deberían haber presidido la comparación de los signos enfrentados, citando en apoyo de sus alegaciones una serie de precedentes jurisprudenciales (que resultan de dudosa aplicación al presente supuesto, dado el carácter casuístico de la cuestión debatida). Así, sostiene que se ha infringido la jurisprudencia que señala que una vez registrada una marca no resulta admisible otra que entre en colisión con ella al portar su misma denominación; la que afirma la existencia de semejanza entre marcas cuando la solicitada incorpore enteramente una marca ya registrada; la que resalta la importancia del factor tópico en la apreciación de semejanza entre las marcas que coincidan en la parte inicial de sus denominaciones; la que declara que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria y la que establece que debe extremarse el rigor comparativo cuando la marca oponente es notoria.

TERCERO .- Se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA , a cuyo tenor la Sala dictará auto de inadmisión "en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad" .

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, nuestra respuesta debe comenzar por constatar que es, ante todo, incontrovertido que en el caso examinado concurren los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada, b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales, y c) el escrito de interposición del recurso de casación se funda en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

Partiendo de esta base, y descendiendo a la contemplación casuística del caso que ahora nos ocupa, hemos de recordar una vez más lo que dijimos en autos de esta Sala y Sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 , RRC 3287/2009 y 2785/2009 (en los que se suscitó la concurrencia de la misma causa de inadmisión que aquí aplicamos), a saber, que para responder al interrogante de si concurre o no tal causa de inadmisión resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE ), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor, el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas "normas singulares" o "normas de caso único".

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

La exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional, debe apreciarse sobre la base de estas consideraciones.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del articulo 93.2 de la Ley Jurisdiccional , que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o, aún habiéndola, haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia (si bien no bastará para ello con la cita de ideas generales expuestas en sentencias del Tribunal Supremo); segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009 , donde, interpretando una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí estudiada, consistente en carecer el recurso de amparo de "especial trascendencia constitucional", ha afirmado lo siguiente:

"Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC . En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE ; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la Ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la Ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ( art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (RCL 1985\1578, 2635) ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios".

CUARTO .- Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, hemos de concluir que este recurso de casación carece de interés casacional y por ende resulta inadmisible, toda vez que la parte recurrente en casación no plantea en él ninguna cuestión dotada de un contenido de generalidad y entidad jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo. Más bien al contrario, se trata de una cuestión de carácter marcadamente casuístico y perfiles singulares. Por añadidura, no se plantea en el recurso de casación ninguna cuestión interpretativa y aplicativa de normas jurídicas, en torno a la cual se revele necesario el examen y la respuesta del Tribunal Supremo. Al contrario, lo que suscita la parte recurrente no es, al fin y a la postre, más que su discrepancia frente al juicio casuístico del Tribunal de instancia sobre la compatibilidad de las marcas concernidas.

Así las cosas, es de recordar, una vez más, que la jurisprudencia ha resaltado una y otra vez la intangibilidad de las apreciaciones fácticas hechas por las sentencias de instancia en el ámbito del derecho de marcas cuando versan sobre la similitud o diferencia entre signos distintivos y entre los productos y servicios, apreciaciones respecto de las cuales el control casacional sólo procede si es evidente o manifiesto el error cometido por el tribunal a quo. La doctrina de la Sala al respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos ( sentencia de 6 de mayo de 2013, rec. 2107/2012 , por citar una de las últimas).

Habiéndose situado este recurso de casación precisamente en esta perspectiva impugnatoria, su carencia de interés casacional es evidente.

A estas consideraciones no obstan las alegaciones de la recurrente, que en buena medida han quedado contestadas por los razonamientos anteriores. En esencia, afirma que el recurso afectará a un gran número de situaciones que tengan unas características similares al asunto decidido, y que posee suficiente contenido de generalidad, pues afirma que no tiene por objeto discutir la valoración de la prueba realizada por la Sala de instancia, sino denunciar el error manifiesto en que incurrió la Sala de instancia al interpretar y aplicar el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , insistiendo también la recurrente en algunas de las alegaciones efectuadas en el escrito de interposición del recurso.

Estas alegaciones no pueden tener favorable acogida pues, pese al esfuerzo de la parte recurrente por tratar de traducir a unos términos generales las cuestiones planteadas, éstas quedan referidas al fin y a la postre a una valoración casuística (la compatibilidad de los concretos signos enfrentados) respecto de la cual difícilmente pueden establecerse y aplicarse reglas generales y, en consecuencia, el pronunciamiento que ahora se pide a la Sala no es susceptible de ser trasladado a otros casos que no sean idénticos al aquí planteado, circunstancia que nos lleva a afirmar la carencia de interés casacional del presente recurso conforme a la doctrina que ha quedado expuesta en los razonamientos precedentes.

En consecuencia, el presente recurso debe declararse inadmisible, por la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional ; sin que proceda imponer las costas, ex art. 93.5 de la misma Ley .

Por lo expuesto,

Inadmitir el presente recurso de casación nº 3016/2014 interpuesto por la representación procesal de la compañía mercantil "GRUPO OSBORNE, S.A." contra la sentencia de 9 de julio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) en el recurso nº 831/2012 , resolución que se declara firme. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados