STS, 10 de Junio de 2015
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2015:2770 |
| Número de Recurso | 1235/2014 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 10 de Junio de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Junio de dos mil quince.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1.235/2.014, interpuesto por OCASO, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de noviembre de 2.013 en el recurso contencioso-administrativo número 1.410/2.012 , sobre denegación de marca gráfica número 3005888.
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED, representada por el Procurador D. Carlos Gómez-Villaboa y Mandri.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 6 de noviembre de 2.013 , desestimatoria del recurso promovido por Ocaso, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 25 de abril y 29 de junio de 2.012, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimarse el recurso de alzada que se había interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba el registro de la marca gráfica nº 3005888, que había sido solicitada por la demandante para servicios de las clases 35 y 36 del nomenclator.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia de fecha 14 de febrero de 2.014, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Ocaso, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros ha comparecido en forma en fecha 1 de abril de 2.014, mediante escrito por el que interpone el recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 33 y 67 de la propia Ley jurisdiccional , de los artículos 218.1 y 218.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , y de la jurisprudencia, y
- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, así como de la jurisprudencia.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que, casando y anulando la recurrida y resolviendo en cuanto al fondo conforme a derecho de forma que, en consonancia con el petitum realizado ante el tribunal a quo , se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca gráfica 3005888 y que por el contrario es procedente declarar la concesión total de su registro, o bien, de conformidad con la pretensión ejercitada con carácter subsidiario y que no ha sido objeto de respuesta judicial, que se declare que es procedente declarar la concesión parcial de su registro para la distinción de "servicios de seguros".
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 24 de octubre de 2.014.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, solicitando que se dicte sentencia que desestime el motivo primero de casación e inadmita el segundo o, subsidiariamente, que desestime el recurso en su integridad, en ambos casos con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación Jupiter Investment Management Group Limited, cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente el mismo.
Por providencia de fecha 5 de marzo de 2.015 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 26 de mayo de 2.015, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso.
La sociedad mercantil Ocaso, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros impugna en casación la Sentencia de 6 de noviembre de 2.013 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid . Dicha Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo entablado por la citada compañía contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca gráfica nº 3.005.888 para las clases 35 y 36.
El recurso se articula mediante dos motivos. El primer motivo se ampara en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de la normas reguladoras de la sentencia, con vulneración de los artículos 33 y 67 de la citada Ley jurisdiccional , 218.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia. En opinión de la mercantil recurrente la Sentencia recurrida habría incurrido en incongruencia omisiva en relación con la alegación sobre la supuesta notoriedad de la marca opuesta y con la pretensión subsidiaria de que la marca fuese reconocida sólo para seguros, dentro de la clase 35.
El segundo motivo, acogido al apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley procesal , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, se basa en la vulneración del artículo 6,1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), por su errónea aplicación en relación con la imposibilidad de apropiarse la representación de objetos comunes.
Sobre los fundamentos de la Sentencia impugnada.
La Sentencia recurrida justifica la desestimación del recurso a quo con los siguientes razonamientos:
" TERCERO.- En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente:
La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto e semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.
Una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos. En el presente caso, si bien es cierto que nadie puede apropiarse del gráfico genérico que representa un cuerpo celeste, hay que atender a las particularidades del diseño: en el presente supuesto de acuerdo con el codemandado, ambas marcas en conflicto representan un elemento circular en color amarillo y naranja, dentro de un cuadrado oscuro que lo realza; los signos son visualmente similares dentro de una impresión de conjunto y el consumidor usualmente no tendrá la oportunidad de comparar directamente ambos signos, sino que predomina la imagen imperfecta que conserva en la memoria y que en este caso en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.
Los servicios que protegen las marcas en conflicto coinciden en el sector comercial de gestión de negocios comerciales.
Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite la inscripción en el Registro como marca, de forma absoluta en los supuestos de identidad denominativa, e incidencia secundaria de sus productos, cuando concurren las circunstancias señaladas ( sentencias de 25 de mayo de 2000 , 13 de febrero y 13 de marzo de 1997 , y 25 de septiembre de 1997 , entre otras), y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida." (fundamento de derecho tercero)
Sobre la incongruencia omisiva.
En el primer motivo y tal como se ha avanzado, la entidad recurrente aduce que la Sentencia de instancia no ha dado respuesta a dos cuestiones, su alegación adversa a la supuesta notoriedad de la marca prioritaria y su pretensión subsidiara de concesión de la marca tan solo para las actividades de seguros en la clase 36.
La recurrente tiene razón en ambos casos, aunque en realidad sólo la segunda incongruencia resulta relevante. En efecto, la falta de referencia por parte de la Sala de instancia a que la recurrente rechazaba el carácter notorio de las marcas que les atribuía la resolución administrativa no resulta decisiva en la medida en que la Sala no se apoya en dicha circunstancia para rechazar la inscripción de la marca solicitada, pues funda la denegación solamente con base en la existencia de riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial.
En cualquier caso, es preciso estimar el motivo puesto que la Sala de instancia tampoco da respuesta a la pretensión subsidiaria relativa a que se concediese la marca con carácter más restringido, sólo para seguros en clase 36. Tal pretensión es claramente autónoma de la principal, consistente en la inscripción de la marca aspirante para todos los servicios de las clases 35 y 36 y no ha recibido respuesta alguna de la Sentencia de instancia pese a haber denegado la referida pretensión principal.
Sobre el riesgo de confusión entre las marcas en litigio.
La casación de la Sentencia recurrida por incongruencia omisiva hace ya innecesario considerar el motivo segundo del recurso de casación y obliga a esta Sala a resolver el litigio en los términos en que viene planteado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción .
En lo que se refiere a la pretensión principal asumimos que tenía razón la Sentencia impugnada y confirmamos la decisión expresada en el fundamento transcrito supra , al entender que entre la marca solicitada y la prioritaria comunitaria gráfica nº 6.586.499 existe suficiente similitud con la prioritaria gráfica nº 6.586.499 (clase 35) como para que exista un claro riesgo de asociación que impide su convivencia en el mercado. Además, la solicitud de inscripción es genérica para las clases 35 y 36, y la opuesta mencionada está reconocida igualmente para los servicios de ambas clases, por lo que el mencionado riesgo de asociación hace inviable la concesión de la marca solicitada en ninguna de ellas, incluso sin entrar a considerar si la marca prioritaria es o no notoria.
Conviene añadir que el riesgo de asociación apreciado no supone admitir la posibilidad de apropiación de una figura de uso común -como sostiene la recurrente en el segundo motivo del recurso de casación-, sino que en la concreta configuración de la marca solicitada, el gráfico ofrece grandes similitudes con el de la marca prioritaria, lo que origina un grave y específico riesgo de confusión.
Y las mismas razones impiden admitir la pretensión subsidiaria, puesto que la solicitada restricción de la concesión a los servicios de seguros, perteneciente a la clase 36, no evita el riesgo de confusión con la marca prioritaria, registrada también, como ya se ha indicado, para servicios de dicha clase inclusive los de seguros. La limitación a las actividades de seguros por parte de la marca aspirante no puede evitar el riesgo de asociación entre los signos enfrentados ya que la opuesta se proyecta sobre todos los servicios de las citadas clases 35 y 36 y, por tanto, dicha restricción no evita la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos por ambas sociedades mercantiles.
Conclusión y costas.
Lo expuesto en los anteriores fundamentos significa que ha lugar al recurso de casación y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.2.c), desestimamos el recurso contencioso administrativo entablado por Ocaso, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de abril y 29 de junio de 2.012.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 y 2, no procede la imposición de las costas del recurso de casación, y se imponen a la parte recurrente las producidas en la instancia hasta un máximo de 2.000 euros por todos los conceptos legales.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Ocaso, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros contra la sentencia de 6 de noviembre de 2.013 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.410/2.012 , sentencia que casamos y anulamos.
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Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo citado en el número anterior, interpuesto por Ocaso, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 25 de abril y 29 de junio de 2.012 en el expediente correspondiente a la marca gráfica número 3.005.888.
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Se imponen las costas del recurso contencioso-administrativo a la demandante conforme a lo expresado en el fundamento de derecho quinto, no haciéndose imposición de las ocasionadas en la casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Eduardo Calvo Rojas.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Firmado.-
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STSJ Comunidad de Madrid 756/2016, 2 de Noviembre de 2016
...misma Sala y Sección de 6 de noviembre de 2013, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 1410/2012, y la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2015, dictada en el recurso de casación interpuesto contra aquella. En esa sentencia, el Tribunal Supremo estimó que la marca ......