STS, 17 de Febrero de 2015

En el proceso contencioso-administrativo número 96/2010, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 27 de febrero de 2013 , cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente Kellogg Company, representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, contra la resolución dictada en 14 de diciembre de 2009 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 18 de agosto de 2009, concede el registro de la marca mixta, nº 2.864.718, E Eroski Fruit Pops, con grafico, en clase 30, a la codemandada solicitante, Eroski, S. Coop., representada por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia; y confirmamos dicha resolución, por ser ajustada a derecho; todo ello, sin imposición de las costas procesales a la actora. .

.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil KELLOGG COMPANY recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 23 de abril de 2013 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil KELLOGG COMPANY recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 11 de junio de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que habiendo presentado el presente recurso, se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que declare que ha lugar al mismo; que case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que en consonancia con el petitum que esta parte realizó ante el Tribunal a quo, se declare que no fue conforme a Derecho la resolución de 27 de febrero de 2013, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por KELLOGG COMPANY frente a la resolución adoptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas que resolvió el recurso de alzada, dictada el 14 de diciembre de 2009, interpuesto por mi representada frente a la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de agosto de 2009 por la que se concedió la marca solicitada, y se acuerde la denegación de la marca 2.864.718 "EROSKI FRUIT POPS" (mixta) para todos los productos para los que ha sido concedida y si no al menos para "cereales" y productos relacionados con cereales.

.

Por providencia de fecha 12 de septiembre de 2013, se admitió el recurso de casación.

Por diligencia de ordenación de 2 de octubre de 2013 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 22 de noviembre de 2013, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito y por formulada oposición al recurso, previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que lo desestime con confirmación de la sentencia recurrida.

.

Por providencia de fecha 25 de noviembre de 2014, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 10 de febrero de 2015, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil KELLOGG COMPANY contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2013 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 14 de diciembre de 2009, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 18 de agosto de 2009, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.864.718 «E EROSKI FRUIT POPS» (mixta), para amparar productos en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimar el recurso contencioso-administrativo, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] Entrando a conocer las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, debemos hacer referencia en primer lugar a lo actuado en el expediente administrativo, al que se ha hecho referencia anteriormente, siendo obvio que entre los signos confrontados, E Eroski Fruit Pops, con grafico, por un lado, y el signo prioritario Pops, por otro, no se producen las exigibles similitudes de los conjuntos, ni denominativas, ni fonéticas, ni graficas, tratándose de conjuntos diferentes pese a contener ambos signos el término POPS, como refiere la resolución impugnada, por lo que el riesgo de confusión o de asociación no resulta mínimamente acreditado, por cuanto los consumidores de esos específicos productos, cereales y alimentos a base de cereales, distinguirán perfectamente los respectivos productos y orígenes empresariales, además de existir registrados múltiples signos que contienen el término Pops, en el mismo ámbito o en ámbitos relacionados, por lo que no se cumple el primero de los requisitos exigidos por múltiple jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Conviene dejar sentado que entre los signos enfrentados existen disparidades denominativas, fonéticas, y graficas evidentes, e incluso visuales, como se desprende de lo actuado en el expediente, lo que es motivo suficiente para confirmar la resolución impugnada, al garantizarse su recíproca compatibilidad, y excluir el riesgo de confusión y de asociación, puesto que los usuarios específicos de dichos productos alimenticios no podrán confundir los signos confrontados, por mucho que exista cierta relación aplicativa.

En efecto, el examen de la distintividad de la marca solicitada, respecto de la prioritaria oponente, desde la perspectiva de una valoración de la semejanza (requerida por la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas ) entre los signos deberá efectuarse atendiendo a una semejanza de conjunto. De esta forma, se permitirá mantener la coexistencia de marcas pertenecientes a distintos titulares que presentan un elemento común siempre que vayan acompañadas de otros signos dotados de suficiente fuerza distintiva para negar la existencia de riesgo de confusión -entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 (marcas Capricho/Capricho Cuétara y Pepe Jeans/Pepe Moya), 28 de julio de 2006 (marcas Pepe Catalá/Don Pepe ) y de 21 de diciembre de 2006 (marcas Pepe Pardo/Don Pepe), cual aquí, sin duda, acontece, dado que la diferencia debemos referirla a los respectivos conjuntos, conjuntos que no guardan una mínima y exigible semejanza, salvo en el término Pops, como para que pueda considerarse la aplicación de la mencionada prohibición, con lo que el riesgo de confusión y asociación no está suficientemente acreditado, como se ha dicho, y sin entrar en denegaciones y autorizaciones precedentes de signos que contienen dicho termino, asimismo genérico.

Y no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino solamente aquélla que sea susceptible de producir error o confusión, y que la comparación de los signos enfrentados debe efectuarse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica; en el presente caso los conjuntos conceptuales, fonéticos, denominativos y visuales no son mínima y suficientemente semejantes, siendo por ello no aplicable la prohibición.

Y efectuado el examen desde la perspectiva del conjunto fonético-denominativo y grafica, es lo cierto que tienen una diferente composición, y los conjuntos resultantes gozan de una clara diferenciación, con lo que no se cumple el primer requisito o condición exigidos por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, como se ha dicho, y teniendo en cuenta que dicha condición es también necesaria para aplicar el art. 8 de la Ley.

A este respecto, debemos significar, que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que " en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria ". El citado elemento no resulta suficiente al efecto de aplicar la prohibición....

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que " el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados ".

[...] En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración " como factor eventualmente apreciable " ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, a los canales de distribución,... (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, existe una evidente relación aplicativa, en clase 30, esencialmente en cereales y preparados con cereales, como se desprende de lo actuado, lo que sin embargo no conlleva el cumplimiento acumulativo de los requisitos exigidos por múltiple jurisprudencia del Tribunal Supremo; procede por ende desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada, cuyos fundamentos son conformes a derecho.

.

El recurso de casación se articula en la formulación de dos motivos de casación, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , se imputa a la sentencia dictada por la Sala de instancia la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por apartarse de los criterios jurisprudenciales formulados en aplicación de dicho precepto, al realizar el juicio de comparación entre los signos enfrentados sin tomar en consideración el elemento distintivo y dominante de la marca aspirante «E EROSKI FRUIT POPS», que es "POPS", lo que genera riesgo de confusión y de denominación con la marca comunitaria prioritaria oponente "POPS", ya que ambos signos distinguen productos similares.

Se aduce que la sentencia recurrida incurre en un grave error material cuando entra a conocer de las circunstancias concretas del caso, al afirmar que existen múltiples signos con el término "POPS" registrados para los ámbitos relacionados con el de la marca comunitaria oponente "POPS", puesto que éstas no amparan las preparaciones hechas a base de cereales.

En último término, se alega que la sentencia recurrida se aparta radicalmente de la aplicación del ordenamiento jurídico que se ha estado haciendo en casos sustancialmente iguales; y por ello, infringe la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, con el legítimo fin de evitar resoluciones contradictorias, aboga por la aplicación uniforme de unos criterios de interpretación del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , lo que determina, en el supuesto enjuiciado, que deba solventarse la infracción de los principios de legalidad y seguridad jurídica en que ha incurrido la Sala de instancia.

El segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , denuncia que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva con resultado de indefensión, pues no entra a analizar el carácter renombrado de la marca oponente "POPS", que fue alegado en el escrito de demanda formalizado en el proceso de instancia.

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , que imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 67 de la mencionada Ley jurisdiccional , y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haber incurrido en incongruencia omisiva, debe ser inadmitido, en cuanto constatamos que dicho motivo no fue debidamente alegado en el escrito de preparación del recurso de casación, por lo que se incumplen las exigencias formales contenidas en el artículo 89.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , respecto de la necesaria exposición de los concretos motivos en que se funda el recurso de casación con indicación de las disposiciones del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que se reputen infringidas.

Al respecto, procede recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en el Auto de la Sección Primera de 4 de diciembre de 2014 (RC 1933/2014 ), en relación con los requisitos que debe cumplir la formalización del escrito de preparación del recurso de casación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 89.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , para entenderlo debidamente preparado:

[...] Pues bien, con relación a la defectuosa preparación, y como ha dicho esta Sala (por todos, autos de 8 de febrero de 1999 , 24 de enero de 2000 , 24 de septiembre de 2001 , 8 de julio de 2004 , y los mas recientes de 17 de marzo de 2011, recurso nº 3163/010 , 24 de marzo de 2011, recurso nº 5855/010 , 19 de abril de 2012, recurso nº 4423/011 , 18 de diciembre de 2012, recurso nº 1529/012 , 21 de noviembre de 2013, recurso nº 3694/2012 y 9 de enero de 2014, recurso nº 1268/2013 ), la preparación del recurso de casación está sujeta a unos requisitos formales ( artículo 89.1 de la vigente Ley Jurisdiccional ) de cuya concurrencia debe hacerse sucinta exposición en dicho trámite, lo que, sin embargo, no se ha verificado en este caso.

En efecto, la viabilidad formal del escrito de preparación del recurso de casación exige la consignación de que se han observado los requisitos de forma a que alude el artículo 89.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio . Aunque tales requisitos no son explícitamente consignados en el mencionado precepto, este Tribunal ha puesto de manifiesto en multitud de resoluciones la necesidad de hacer constar ya en dicho escrito el carácter recurrible de la resolución que se intenta impugnar, la legitimación de la parte recurrente, el cumplimiento del plazo legalmente fijado para presentar el escrito de preparación y la intención de interponer el recurso de casación contra la sentencia o auto impugnados (autos de 11 y 18 de julio de 2007, 16 de octubre de 2008, recursos de casación 9741/2003, 2132/2004 y 4184/2007, y 12 de diciembre de 2013, recurso de casación 169272013, entre otros muchos). Requisitos a los que ha de añadirse, según ha declarado también este Tribunal, la necesidad de anticipar en el mismo escrito de preparación los concretos motivos -de entre los previstos en el artículo 88.1 LJCA - en que se fundamentará el escrito de interposición (en dicho sentido, sendos autos de 14 de octubre de 2010, RRCC 951/2010 y 573/2010 , y de 10 de febrero de 2011 , recurso nº 2927/2010 , y los posteriores dictados, por todos, 9 de enero de 2014 , RC 989/2013 ) .

.

En el Auto de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2015 (RC 934/2014 ), se formula este mismo criterio jurisprudencial, en los siguientes términos:

[...] En efecto, como ha señalado esta Sala en numerosas resoluciones, cuando el artículo 89.1 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 establece que el escrito de preparación debe contener una sucinta exposición de los requisitos de forma exigidos, se está refiriendo a los requisitos expresados en los artículos anteriores, y entre ellos figura de forma primordial la tajante regla procesal del artículo 88.1, que exige que el recurso se funde, exclusivamente, en alguno o algunos de los cuatro motivos que ahí se perfilan; de manera que es carga del recurrente en casación indicar ya en la fase de preparación el concreto o concretos motivos en que se fundará el recurso, con indicación de los concretos preceptos o jurisprudencia que se reputan infringidos o del contenido de las infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendan denunciar y desarrollar en el escrito de interposición del recurso de casación, aunque fuere de forma sucinta. Si así no se exigiera, es decir, si se estimara innecesario anticipar el motivo o motivos al que se acogerá el escrito de interposición, en los términos expresados, el trámite de preparación quedaría privado de su sentido y finalidad característicos, desde el momento que el Tribunal a quo quedaría desprovisto de elementos de juicio para verificar que el recurso de casación cumple el más primario requisito de procedibilidad, cual es que se funda formalmente en uno de esos cuatro motivos -con indicación de las infracciones normativas o jurisprudenciales denunciadas-, y no en otro tipo de consideraciones ajenas al sistema de la Ley procesal; y la parte recurrida carecería de la información necesaria al respecto para adoptar la posición procesal que estimara pertinente .

.

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El primer motivo de casación, fundamentado en la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable, debe ser acogido, pues consideramos que la Sala de instancia ha incurrido en error de Derecho al sostener que la marca aspirante número 2.864.718 «E EROSKI FRUIT POPS» (mixta), que distingue productos en la clase 30 [café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo], es compatibles con la marca comunitaria oponente número 2.083.855 «POPS» (denominativa), que ampara productos en la clase 30 (cereales y preparados a base de cereales; alimentos de cereales, en concreto, cereales para el desayuno, alimentos para el desayuno hechos de cereales, alimentos a base de cereales para el desayuno comprendidos en la clase 30, cereales para su consumo en el desayuno o como ingredientes de productos alimenticios, productos de maíz para su uso como alimentos de desayuno y como ingrediente para hacer comidas, productos de cereales para comidas del desayuno, pequeños aperitivos y confitería, barras alimenticias de aperitivo a base de cereales), por tratarse de «conjuntos diferentes», lo que excluiría el riesgo de confusión y de asociación entre los signos confrontados, en cuanto que apreciamos que se aparta de la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en relación con los factores que deben ponderarse en el juicio de comparación de marcas en conflicto para determinar si procede la concesión de la inscripción de la marca por no concurrir ninguno de los supuestos de prohibición de acceso al registro contemplado en dicha norma legal.

Al respecto, cabe poner de relieve que, conforme a la doctrina de este Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.

Asimismo, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

.

También debemos referir que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Por ello, apreciamos que en el caso enjuiciado la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas excluye que se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, a pesar de reconocer la existencia de similitud denominativa, en lo que concierne a la utilización del término "Pops" en los distintivos de las marcas confrontadas, y la coincidencia del ámbito aplicativo, puesto que elude que la existencia de identidad aplicativa, en referencia a algunos de los productos reivindicados por la marca novel, concretamente a las «preparaciones hechas de cereales», con los productos designados por la marca comunitaria oponente, no está compensada por el grado de disimilitud de los distintivos enfrentados, lo que promueve que, respecto a estos específicos productos, quepa aplicar la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

.

En el presente proceso, advertimos, además, que la Sala de instancia ha infringido específicamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 25 de febrero de 2008 (RC 367/2006 ) y de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011 ), en que hemos sostenido que la introducción del término "EROSKI" en la configuración de la marca novel, que se yuxtapone a otros vocablos que integran la composición de marcas que gozan de prioridad registral, no le confiere al signo aspirante distintividad conceptual suficiente para evitar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas enfrentadas.

En este sentido, en la sentencia de esta Sala jurisdiccional del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2008 (RC 367/2006 ), en la confrontación de la marca nacional 2.198.151 "E EROSKI RUMBA", con la marca prioritaria "RUMBA", con referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, formulada en la sentencia de 6 de octubre de 2005 (C- 120/04 ), sostuvimos que dichas marcas eran incompatibles porque «puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por un parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma».

Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha infringido el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que, como hemos expuesto, el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, en referencia a las preparaciones hechas con cereales, no se encuentra compensado debido a la similitud de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor sobre dichos productos que se distribuyen en las mismas áreas comerciales.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .».

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el primer motivo de casación articulado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil KELLOGG COMPANY contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2013, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 96/2010 , que casamos.

Y de conformidad con el artículo 95.2 d) de la de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, procede estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil KELLOGG COMPANY contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de diciembre de 2009, que confirmó la concesión de la inscripción de la marca nacional número 2.864.718 «E EROSKI FRUIT POPS» (mixta), que anulamos, por no ser conforme a Derecho, en lo que se refiere al producto reivindicado de «preparaciones hechas de cereales» en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el proceso casacional.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil KELLOGG COMPANY contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2013, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 96/2010 , que casamos.

Segundo.- Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil KELLOGG COMPANY, seguido contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de diciembre de 2009, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 18 de agosto de 2009, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.864.718 «E EROSKI FRUIT POPS» (mixta), que anulamos, por no ser conforme a Derecho, en lo que concierne al producto reivindicado de «preparaciones hechas de cereales» en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en los términos fundamentados.

Tercero.-No efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación ni las originadas en la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Aurelia Lorente Lamarca.- Firmado.