STS, 6 de Febrero de 2015

En el proceso contencioso-administrativo número 1445/2011, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia de fecha 17 de octubre de 2012 , cuyo fallo dice literalmente:

CON ESTIMACIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 1.445 DE 2011, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS DE 11 DE MAYO DE 2010, POR LA QUE SE ESTIMA EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO CONTRA LA DENEGACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA MARCA "DEUSTO IDIOMAS" INSTADA POR PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), DEBEMOS:

PRIMERO: ANULAR LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA POR SER DISCONFORME A DERECHO.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L., recurso de casación que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 16 de noviembre de 2012 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 17 de enero de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito con los documentos que al mismo se apañan y sus copias respectivas se sirva admitirlo y tenga por formalizado el Recurso de Casación en tiempo y forma legal, y previos los trámites previstos por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE Y ANULE la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sección Tercera) de 17 de octubre de 2012 dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1445/2011 dictando otra por las que se acuerde la CONFORMIDAD A DERECHO de la resolución administrativa dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de abril de 2011 por la que se acordó la concesión de la marca núm. 2.937.510, DEUSTO IDIOMAS, en las clases 9, 16 y 41.

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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó Auto con fecha 5 de junio de 2014 , cuya parte dispositiva dice literalmente:

Inadmitir el primer motivo del recurso de casación nº 165/2013 interpuesto por la representación procesal de la entidad Planeta de Agostini Formación, S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sección Tercera) el 17 de octubre de 2012, en el recurso 1445/2011 ; y admitir el segundo motivo de casación; y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, de conformidad con las reglas de reparto de asuntos. Sin costas .

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Por diligencia de ordenación de 10 de julio de 2014 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Procurador Don Vicente Ruigómez Muriedas, en escrito presentado el 19 de septiembre de 2014, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo tener por interpuesto recurso de casación en tiempo y forma, y tras los trámites legales, dicte sentencia por la que se desestime el recurso presentado con expresa imposición de costas a la parte recurrente, con todo lo demás procedente.

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Por providencia de fecha 10 de octubre de 2014, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 27 de enero de 2015, suspendiéndose dicho señalamiento por reunirse la Sala en Pleno Jurisdiccional por providencia de fecha 3 de diciembre de 2014, y señalándose nuevamente para el día 3 de febrero de 2015, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de octubre de 2012 , que estimó el recurso contencioso-administrativo planteado por la representación procesal de la Universidad de la Iglesia de Deusto contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 19 de abril de 2011, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.937.510 «DEUSTO IDIOMAS», para amparar productos y servicios en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de diciembre de 2010.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimar el recurso contencioso-administrativo, denegando definitivamente la inscripción de la marca aspirante, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] Sobre la prioridad de las marcas enfrentadas, el riesgo de confusión y la infracción del procedimiento legalmente establecido.

Las cuestiones que se plantean en el presente recursos son sustancialmente similares a las enjuiciadas en el recurso contencioso-administrativo n.º 1059/2010, resuelto por sentencia n.º 639/2012, de fecha 10 de octubre de 2012 . Por evidentes razones de unidad de doctrina, la respuesta que se dará a las mismas será congruente con la razonada y expuesta en la resolución precitada.

Como ha quedado expuesto en los antecedentes procesales consignados en el Fundamento de Derecho precedente, el presente recurso suscita tres cuestiones esenciales cuya decisión servirá para dilucidar el éxito o el fracaso de las pretensiones incorporadas a la demanda. Así, la estimación o desestimación de la pretensión anulatoria de la resolución impugnada dependerá de la respuesta que se ofrezca a la titularidad por la entidad solicitante de la marca "Deusto Idiomas" de otras marcas en las que también se emplea el vocablo "Deusto", al riesgo de confusión entre las marcas "Deusto Idiomas" y "Estudios de Deusto", entre otras, y a la eventual infracción del régimen de publicidad de la solicitud de marca que se contiene en el art. 18 de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas .

Respecto a la primera cuestión, conviene traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2008 (Sec. 3ª, rec. 5954/2004 , Ponente D. Juan Manuel Bandrés, Roj STS 846/2008), en la que se deniega virtualidad alguna al argumento de la coexistencia pacífica sobre la base del siguiente razonamiento explicitado en el F.J. 5º: " (...) b) el argumento de que signos similares han venido coexistiendo pacíficamente en el mercado lo que, a su juicio, debe atenuar el rigor comparativo, no puede acogerse porque esa coexistencia no es razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en la Ley sea o no pacífica esa coexistencia. ". Declaración que debe ponerse en conexión con la tradicional postura interpretativa del Alto Tribunal sobre el carácter de la actividad administrativa sometida, en el presente caso, a control jurisdiccional. Así, por ejemplo, se afirma en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2008 (Sec. 3ª, rec. 1717/2006 , Ponente D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Roj STS 4923/2008, F.J. 5º): "En segundo lugar porque -según bien afirma el tribunal de instancia- la existencia de un mero precedente administrativo no basta para que el organismo registral deba en todo caso repetirlo y un órgano jurisdiccional refrendarlo.".

Y en la sentencia del Alto Tribunal de 8 de abril de 2007 (Se. 3ª, rec. 5327/2004 , ponente D. José Manuel Bandrés, Roj STS 2140/2007, F.J.º 5º) se afirma igualmente: " Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.". No cabe olvidar, por otra parte, que, por ejemplo, la marca "Estudios de Deusto" trae fecha de prioridad registral de 18 de noviembre de 1967 (página 3 del documento n.º 3 del expediente administrativo). La entidad codemandada invoca la titularidad de una plétora de marcas adquiridas en su mayor parte por transferencias de derechos con fecha de efectos en el año 2010, pero no alega ni justifica tampoco que ninguna de ellas sea prioritaria respecto de la aludida de la entidad oponente. Un examen de la documental aportada junto con el escrito de contestación de la citada mercantil permite comprobar así, por ejemplo, que la marca de fecha de solicitud más antigua data del 28 de noviembre de 1973 (f. 274 de las actuaciones).

En relación a la segunda de las cuestiones apuntadas, resulta oportuna la cita de los criterios jurisprudenciales expuestos en la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2011 (Sec. 3ª, rec. 1812/2011 , Ponente D. José Manuel Bandrés, Roj STS 7629/2011, F.J. 4º):

"Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de disimilitud aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen servicios diferenciados enunciados en clases distintas del Nomenclátor Internacional de Marcas, compensa la identidad de los signos distintivos y excluye que se defraude la elección del usuario.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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A partir de estas consideraciones hermenéuticas, debemos concluir que en el presente caso existe el riesgo de confusión que proscribe el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas , tal como originariamente fue apreciado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este aserto se justifica por la identidad denominativa de las marcas enfrentadas en cuanto al uso del vocablo "Deusto", el carácter dominante de éste y accesorio de, entre otros, los vocablos "Estudios de" y "Letras de", por una parte, y de "Idiomas", por otra, y la proyección de las marcas sobre productos y servicios idénticos y similares. La anterior conclusión se ve reforzada por cuanto este juicio ponderativo ya ha sido así examinado en ocasiones similares.

Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de marzo de 2012 (Sec. 2, rec. 1195/2008, Ponente D.ª Fátima de la Cruz, Roj STSJ MAD 4278/2012 , F.J. 3º), en relación entre otras a las marcas "Deusto Business School" para las clase 9ª y 16ª, por una parte, y "Deusto Business Review" para la clase 16ª y "Deusto" para la clase 9ª, por otra parte. En dicha resolución, el Tribunal afirmó: " En el presente supuesto el recurso debe ser desestimado, pues ha de partirse de la consideración que el principal y dominante vocablo "Deusto" es coincidente en los signos enfrentados. Si a ello se añade que la coincidencia aplicativa es prácticamente total, no puede considerarse que la marca solicitada goce de una distintividad propia que impida el riesgo de asociación o confusión en el consumidor que debe ser evitado.".

También el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre una cuestión similar, en sentencia de 30 de septiembre de 2008 (Sec. 3ª, rec. 474/2006 , Ponente D. Óscar González, Roj STS 4905/2008, F.J. 2º), sosteniendo el Alto Tribunal: " Desde esta primera perspectiva, no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas. En efecto, no hay duda de que el elemento definidor de ambas marcas es el término "deusto", pues será en él, en el que se fije el consumidor para valorar la procedencia empresarial del producto que adquiere y podrá confundirse sobre si tiene su origen en una u otra empresa. Al llegar a esta conclusión la Sala de instancia ha valorado en su conjunto el signo, conforme exige reiterada jurisprudencia, descartando que los restantes elementos tuvieran fuerza identificadora suficiente. No se trata, por tanto, de un examen fraccionado, sino de elegir entre todo el conjunto cual es el elemento más incisivo frente al consumidor. Ello es de extraordinaria importancia en supuestos como el presente en que los productos y servicios amparados por las marcas actúan en el mismo campo aplicativo de la informática y de las telecomunicaciones, lo que hace aún más extremo el peligro de confusión .".

Finalmente, el tercer motivo de impugnación debe ser desestimado, pues como señala la entidad mercantil codemandada no se entiende que se denuncia una infracción procedimental por no haber tenido ocasión de presentar una oposición que, al mismo tiempo, se afirma como realizada expresamente en el escrito de demanda (Hecho segundo, f. 23 de las actuaciones), extremo que puede comprobarse a los ff. 3 y ss. del expediente administrativo.

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El recurso de casación, que se articula en la formulación de dos motivos de casación, se circunscribe al examen del segundo motivo de casación, al haberse inadmitido, por Auto de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2014 , el primer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por carecer manifiestamente de fundamento.

El segundo motivo de casación se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

En el primer subapartado de este motivo de casación se aduce que la sentencia impugnada infringe la jurisprudencia que defiende la tesis de que «quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra idéntica o semejante a ella es indudable que nunca puede alegar, frente al titular de la marca prioritaria, un derecho de preferencia, del que carece, ya que el Registro lo que debe proteger es el derecho de quien primeramente inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación no hace sino extender, a otros productos o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que esa nueva inscripción viene a constituir una continuidad registral del anterior».

Al respecto, se alega que esta jurisprudencia, cuya infracción se denuncia a efectos casacionales, ha sido claramente aplicada en las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 1997 , 6 de mayo de 2002 , 25 de octubre de 2002 , 24 de abril de 2008 , 2 de julio de 2008 , 11 de mayo de 2009 , 31 de enero de 2012 y 16 de octubre de 2012 , lo que determina que no pueda negarse al Grupo Planeta el registro de una marca con el vocablo «Deusto» debido a que ya lo tiene registrado como marca en 68 ocasiones, al deber considerar a la marca aspirante número 2.937.510 "Deusto Idiomas", en las clases 9, 16 y 41 «continuadora en dicha prioridad registral».

En la formulación de un segundo subapartado del motivo de casación se denuncia que la sentencia impugnada infringe la jurisprudencia que destaca que «la circunstancia de que venga coexistiendo en el mercado con otros signos distintivos con la misma raíz semántica y una estructura análoga, revela ante todo el escaso riesgo de confusión y de perjuicio recíproco».

Al respecto, se aduce que «la ratio de tan importante jurisprudencia se refiere a que no puede darse riesgo de confusión entre marcas cuando su elemento coincidente es el mismo que ya se encuentra registrado en múltiples marcas a nombre de diferentes titulares, ya que, por esta razón y su consecuente convivencia en el mercado, dicho elemento no permite que el público lo identifique con el mismo origen empresarial de la marca oponente».

Se consideran infringidas por la sentencia impugnada las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1990 , 14 de noviembre de 2001 , 30 de enero de 2002 , 28 de febrero de 2002 , 27 de julio de 2004 , 12 de julio de 2004 , 21 de diciembre de 2004 , 9 de julio de 2007 , 9 de marzo de 2009 , 25 de marzo de 2009 y 30 de septiembre de 2009 .

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

El segundo motivo de casación, en el extremo fundado en la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo expuesta en las sentencias de 15 de septiembre de 1997 (RA 4913/1992 ), 6 de mayo de 2002 (RC 4801/1995 ), 25 de octubre de 2002 (RC 8915/1996 ), 24 de abril de 2008 (RC 5137/2005 ), 2 de julio de 2008 (RC 7537/2005 ), 11 de mayo de 2009 (RC 4019/2008 ), 31 de enero de 2012 (RC 2180/2011 ) y 16 de octubre de 2012 (RC 6311/2011 ), cuya aplicación al supuesto enjuiciado determina -según se aduce- que no pueda negarse el derecho de la recurrente a inscribir una marca con el vocablo «Deusto», desde el momento que ya tiene registradas previamente otras marcas que incluyen en su configuración denominativa el mismo vocablo, que comporta que la marca aspirante deba ser considerada continuadora de la prioridad registral, no puede ser acogido, pues descartamos que la Sala de instancia haya vulnerado dicho criterio jurisprudencial, basado en el principio de «continuidad registral», al sostener que era aplicable la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, debido a la apreciación de la existencia de similitud denominativa entre los signos confrontados, la marca aspirante número 2.937.510 "Deusto Idiomas" y la marca prioritaria oponente número 548.091 «Estudios de Deusto», en los que resulta dominante el vocablo «DEUSTO», y a la constatación de identidad de los productos y servicios designados, que genera riesgo de confusión sobre el origen empresarial.

En efecto, cabe significar, en primer término, que la decisión de la Sala de instancia de declarar la incompatibildiad de las marcas enfrentadas -la marca aspirante número 2.937.510 «DEUSTO IDIOMAS», que reivindica productos y servicios en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas [soportes de registros magnéticos, discos acústicos y ópticos; discos compactos [audio-vídeo]; programas de ordenador grabados y/o registrados; publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente). Publicaciones, revistas y libros. Servicios de edición de textos (que no sean publicitarios); publicación de libros; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; servicios de organización y dirección de seminarios; informaciones en materia de educación y entretenimiento; servicios de formación; organización de exposiciones con fines culturales y educativos; explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente)], con la marca prioritaria oponente número 548.091 «ESTUDIOS DE DEUSTO», que reivindica productos en la clase 16 (publicación periódica de carácter técnico-científico), y su familia de marcas registradas números 643.474 «LETRAS DEUSTO», 1.669.947 «UNIVERSIDAD COMERCIAL DE DEUSTO», 1.669.948 «UNIVERSIDAD COMERCIAL DE DEUSTO», 1.669.949 «UNIVERSIDAD COMERCIAL DE DEUSTO», 1.764.722 «UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA UNIVERSITAS DEUSTENSIS», 1.764.729 «UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA UNIVERSITAS DEUSTENSIS», 1.764.748 «UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA UNIVERSITAS DEUSTENSIS», 1.764.749 «UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA UNIVERSITAS DEUSTENSIS», 1.764.751 «UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA UNIVERSITAS DEUSTENSIS», 1.764.754 «UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA UNIVERSITAS DEUSTENSIS», 1.764.755 «UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA UNIVERSITAS DEUSTENSIS», se fundamenta de forma convincente en la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 8 de abril de 2007 (RC 5327/2004 ), 5 de febero de 2008 (RC 5954/2004 ), 30 de septiembre de 2008 (RC 474/2006 ), 22 de octubre de 2008 (RC 1717/2006 ), y 18 de noviembre de 2011 (RC 1812/2011 ), en que sostuvimos que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativo en el Derecho de Marcas.

En este sentido, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2007 (RC 5327/2004 ), con cita de la precedente sentencia de 4 de diciembre de 2003 , dijimos:

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad .

[...]

Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

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Por ello, no compartimos la tesis que formula la defensa letrada de la mercantil recurrente respecto de que la Sala de instancia ha infringido la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al no reconocer que resulta procedente el registro de la marca aspirante por ser mera extensión o derivación de marcas previamente registradas, porque elude que la prioridad registral la ostenta la marca número 548.091 «Estudios de Deusto», de titularidad de la Universidad de la Iglesia de Deusto, por lo que no cabe negar su fuerza obstaculizadora frente a aquellos signos que incluyan como elemento denominativo el término «Deusto» y que designen productos o servicios coincidentes, pues no cabe desconocer nuestra doctrina relativa a que el registro protege a quien primeramente inscribe la marca, que le faculta a registrar nuevas marcas con idénticas o similares denominaciones.

En este sentido, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.937.510 «Deusto idiomas» (denominativa), con la marca obstaculizadora número 548.091 «Estudios de Deusto», pues apreciamos, desde una visión global o de conjunto de los signos en conflicto, la existencia de un elevado grado de similitud denominativa y fonética e identidad aplicativa, debido a la posición destacada del término «Deusto» en la configuración de la marca solicitada, que constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto que produce al consumidor, y a que los productos reivindicados por la marca novel coinciden con los designados por la marca prioritaria, lo que origina confusión en el público sobre la procedencia empresarial, ya que les induce a identificar erróneamente que la institución prestadora de los estudios de idiomas, amparada en el registro de la marca solicitada, es la Universidad de Deusto, que goza de un reconocido prestigio en el ámbito de la educación y las enseñanzas técnicas y humanistas.

Al respecto, sostenemos que la Sala de instancia no ha infringido la doctrina de este Tribunal Supremo, pues en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la similitud de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa, que propicia que el público pueda relacionar los productos y servicios reivindicados por la mercantil Planeta de Agostini con los ofrecidos por la Universidad de Deusto, diluyendo el valor distintivo de su familia de marcas que incorporan el término «Deusto» de su titularidad.

Por ello, no apreciamos que la Sala de instancia haya vulnerado la doctrina jurisprudencial formulada sobre el principio de «continuidad registral», porque, como se observa en la invocada sentencia de 31 de enero de 2012 (RC 2180/2011 ), con cita de otros precedentes jurisprudenciales, para que resulte aplicable dicho criterio cabe partir del presupuesto de que el titular de una marca prioritaria pretenda registrar nuevas marcas, lo que se supedita a que se respete la protección de que gocen las marcas intermedias registradas por terceros, lo que no acontece en el presente supuesto.

En la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2009 (RC 4239/2007 ) se refiere el ámbito de aplicación limitado del principio de continuidad registral en los siguientes términos, que resulta oportuno transcribir:

[...] En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999 ), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005 ) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005 ), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos "el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella."

La respuesta que hemos dado a esta cuestión atiende a la necesaria protección registral de las marcas "intermedias" cuando su ámbito aplicativo es diferente del de las marcas primitivas (circunstancia que posibilitó el registro de aquéllas) pero coincide con el de las nuevas marcas aspirantes. Hemos afirmado que no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las "marcas primitivas" en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo: permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias que hayan accedido al registro.

Las nuevas marcas que sobre la base de las "primitivas" pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas "intermedias" en relación con los productos que identifican. Si, como aquí ocurre, la marca intermedia número 2.491.962 "Torre Vilana" protegía servicios hospitalarios, simplemente no podrá admitirse el registro de una nueva marca "Torre Vilana" (esto es, idéntica en su denominación) también para servicios hospitalarios. La preexistencia de la marca primitiva no le permite ampliar sus efectos hasta este punto .

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A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al sostener que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, puesto que la circunstancia de que la mercantil Planeta de Agostini sea titular de una serie de marcas registradas que incorporan el término «Deusto» no puede eludir que la función esencial del Derecho de Marcas es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, por lo que no se puede privar al titular registral de la marca prioritaria del beneficio de la protección que le corresponde frene a marcas que por incluir elementos comunes sin rasgos diferenciadores, genere en el público riesgo de confusión o de asociación de la procedencia empresarial.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

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Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la similitud de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente el segundo motivo de casación articulado y admitido, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de octubre de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1445/2011 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de cuatro mil euros a la parte recurrida.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de octubre de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1445/2011 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a las partes recurrentes, en los términos fundamentados.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Aurelia Lorente Lamarca.- Firmado.