STS, 14 de Enero de 2015

El recurso contencioso-administrativo núm. 269/2011, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por la mercantil Globo Media SA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 2 de marzo de 2011 que desestimó su recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 25 de noviembre de 2010, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional nº 2.932.684/2 "GLOBBTV PROFESSIONAL TELEVISIÓN", mixta, para la clase 38, de Globb Televisión SL, por los siguientes motivos:

se considera en su conjunto gráfico, fonético y denominativo diferenciada de las marcas oponentes: nacionales 1.681.973 "GLOBO TELEVISIÓN"; 1.681.969, 1.681.970, 1.681.971 y comunitarias 528.240 y 4.728.143 "GLOBO MEDIA".

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó Sentencia de fecha 4 de diciembre de 2013 , en cuya parte dispositiva se dice:

FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Zabala Falcó, en nombre y representación de "GLOBO MEDIA, SA", contra la Resolución de 2 de marzo de 2011 de la Oficina Española de Patentes y Marcas a que estos autos e contraen, que se anula por no resultar ajustada a Derecho, denegando el acceso al registro de la marca a que estos autos se contraen, sin costas.

Contra la referida Sentencia, el representante legal de la mercantil Globb Televisión SL, manifestó ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

La representación procesal de la mencionada mercantil, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 20 de marzo de 2014, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los cuatro motivos siguientes:

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA , por infracción del art. 6.1.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia. Considera errónea y no motivada la fragmentación de la marca solicitada GLOBBTV PROFESSIONAL TELEVISIÓN en la unidad fonética y gráfica de GLOB como de modo equivocado lo escribió la recurrente en los escritos de contestación a la demanda y conclusiones. Interpreta que la fragmentación practica es contraria a las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1965 , 8 y 16 de julio de 1988 , que parten del concepto del análisis de todos los elementos integrantes de las marcas confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA , por infracción del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia, aplicable en conflictos marcarios. Denuncia que la sentencia recurrida vulnera la llamada "regla de la especialidad", debido a que el Tribunal de instancia resuelve la existencia de riesgo de confusión en el mercado sin tener en cuenta que los productos y servicios ofrecidos por ambas mercantiles son diferentes.

Tercero.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA , por infracción del art. 39 de la Ley de Marcas .

Cuarto.- Al amparo del artículo 88.1.c) de la LJCA , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por vulneración del art. 24 CE , la Sentencia incurre en incongruencia omisiva y causa indefensión, en cuanto que elude pronunciarse sobre la falta de uso del nombre comercial GLOBO TELEVISIÓN, y no motiva la fragmentación del nombre comercial GLOBBTV PROFESSIONAL TELEVISIÓN; hasta el de GLOB; Falta de motivación de la eventual confusión de los productos o servicios ofrecidos bajo los nombres GLOBO TELEVISIÓN Y GLOBBTV PROFESSIONAL TELEVISIÓN. Dicha pugna sí los realiza frente a los ofrecidos por la mercantil utilizando la marca GLOBMEDIA; no se pronuncia en cuanto a la eventual coincidencia o disparidad de los productos y servicios y mercados a los que se dirigen. Circunstancias todas ellas alegadas y puestas de manifiesto en los recursos y conclusiones.

Y termina suplicando dicte Sentencia por la que revoque la misma estime las pretensiones del recurso, confirmando el acceso al registro de la marca solicitada dado traslado a la Agencia Española de Patentes y Marcas, con imposición de las costas procesales a la parte demandante.

Admitido el recurso de casación a trámite el Abogado del Estado mediante escrito de 21 de julio de 2014, manifestó que no formulaba oposición.

El representante legal de Globo Media SA presentó escrito de 15 de septiembre de 2014 en el que suplicaba la desestimación del recurso de casación, imponiendo al recurrente las costas del presente proceso.

quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 13 de enero de 2015, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de diciembre de 2013 , estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil "Globo Media S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de noviembre de 2010, confirmada en alzada por resolución de 2 de marzo de 2011, en cuya virtud fue inscrita la marca nacional número 2.932.684 "GLOBB TV PROFESSIONAL TELEVISION", mixta, para distinguir productos de la clase 38 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de transmisión de noticias, informaciones y mensajes mediante medios de comunicación".

A la inscripción de la marca número 2.932.684 "GLOBB TV PROFESSIONAL TELEVISION", solicitada por Globo Televisión, se había opuesto la mercantil "Globo Media S.A" en cuanto titular de las marcas nacionales números M 1681973, "GLOBO TELEVISION", (denominativa) para la clase 38; M 1681 969/ 970/ 971 "GLOBO MEDIA" (denominativas) para las clases 9, 38 y 41; y la comunitaria A 4728143 "GLOBOMEDIA", (mixta) que ampara entre otros, productos de la clases 9,35,38 y 41.

La Sala de instancia revocó la decisión de concesión de la marca de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había desestimado la alzada al considerar que no concurrían los presupuestos aplicativos de prohibición del registro, en relación a las marcas oponentes, todas ellas del mismo titular, dadas las suficientes disparidades de conjunto fonético- denominativas y gráficas para garantizar su recíproca diferenciación, no obstante su coincidencia y/o relación aplicativa, considerando que los marcas pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión ( artículo 6.1.b de la Ley 17/2001 de Marcas ).

Las consideraciones jurídicas en cuya virtud el Tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo, al mantener un distinto criterio que la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez expuesta la doctrina general de esta Sala sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

[...] En el caso presente las alegaciones del demandante han de ser favorablemente acogidas, al apreciarse, desde una visión en conjunto de los signos en liza, la existencia de similitudes tales que pueden inducir a error o confusión en el consumidor. Así, en la comparación con la marca prioritaria "GLOBO TELEVISION", desde un punto de vista denominativo, la coincidencia es casi total en los vocablos realmente distintivos "GLOBB Y GLOBO", pues atendido el contenido aplicativo de las marcas en liza, el resto de vocablos que incorporan a su denominación tanto una como otra son descriptivos de los servicios a que las mismas se refieren. Conceptualmente tampoco se aprecia distinción alguna entre ellas y desde el punto de vista aplicativo, la coincidencia es clara. Por todo ello debe denegarse el acceso al registro de la marca solicitada y concedida, pues las similitudes antes referidas pueden originar en el consumidor un error de confusión o de asociación que debe ser evitado.

Sin embargo la incompatibilidad antes afirmada no se aprecia respecto a las marcas oponentes prioritarias "GLOBOMEDIA" Y "GLOBO MEDIA", pues pese a reconocerse, habida cuenta la prueba documental aportada a las actuaciones, su notoriedad como productora de televisión ( art. 8 de la ley de Marcas ), sin embargo existen suficientes diferencias denominativas, conceptuales y gráficas para poder apreciar que el riesgo de asociación o confusión no se producirá, esto es, no hay riesgo de dilución de su notoriedad debido a la disminución del poder de atracción de la marca registrada, por la existencia de las disparidades antes referidas para garantizar su posible convivencia pacífica en el mercado.

El recurso de casación formulado por "GLOBB TELEVISION" se articula en cuatro motivos, acogidos los tres primeros al apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , y el último de ellos, interpuesto por la vía del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , en el que se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de las sentencias, afirmando que la impugnada incurre en incongruencia omisiva y en falta de motivación, en cuanto elude pronunciarse sobre la falta de uso del nombre comercial GLOBO TELEVISIÓN, ni motiva sobre la fragmentación del signo "GLOBB TV PROFESSIONAL TELEVISIÓN, sobre la confusión de los productos o servicios ofrecidos bajo los respectivos nombres, ni sobre la eventual coincidencia o disparidad de los productos, servicios y mercados a los que se dirigen.

Este último motivo que se acoge al cauce del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional y que abordamos de forma prioritaria por razones procesales va a ser estimado. Las consideraciones del Tribunal de instancia se ciñen al riesgo de confusión de las marcas en liza como se desprende de lo razonado en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia. En dicho fundamento jurídico se hace el contraste de las marcas aspirante y oponentes y se aprecia el riesgo de confusión respecto a una de las marcas prioritarias titularidad de la recurrente, "GLOBO TELEVISION" obviando, no obstante, contestar una alegación sustancial que fué oportunamente planteada en la contestación a la demanda, que se refiere al falta de uso de las marcas obstaculizadoras, alegación que se sustentaba en lo dispuesto en los artículo 34.2 y 39 de la Ley de Marcas sobre la obligación de usar de forma real y efectiva la marca y sobre la que se había aportado prueba documental en el expediente administrativo.

La Sala omite cualquier razonamiento -y con ello incide en el vicio procesal denunciado- sobre la falta de uso comercial de la marca y no se pronuncia, ni de forma implícita, sobre dicha cuestión aducida en relación a las marcas oponentes. La representación de "Globb Televisión" había afirmado en el apartado tercero de su escrito la falta de uso comercial "GLOBO VISION" a lo que no da respuesta suficiente la Sala de instancia. La Sentencia impugnada, en fin, infringe las normas que obligan a tomar en la debida consideración los argumentos esenciales de las partes del litigio, sobre los que el tribunal debe resolver tras su ponderación y análisis.

La estimación del primer motivo casacional implica que esta Sala haya de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate ( artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional ).

Centrados los términos del debate en la incompatibilidad de la marca concedida número 2.932.684 "GLOBB TV PROFESSIONAL TELEVISION" y la que es opuesta por la sociedad recurrente número 1.681.973 "GLOBO TELEVISION" y considerándolas de modo conjunto, el recurso ha de prosperar. La marca concedida y admitida a registro "GLOBB TV PROFESSIONAL TELEVISION" tiene una obvia similitud fonética y denominativa con la marca ya inscrita "GLOBO TELEVISION", al diferenciarse con una sola letra al final de la expresión más relevante y existiendo, por lo demás, una plena identidad en cuanto a los servicios a los que se refieren ambos signos, de la clase 38, servicios de comunicaciones e información. Es cierto que para desvirtuar la identidad plena de ambos términos el solicitante de la nueva marca ha añadido una "B" en sustitución de la "O" al final de la expresión, GLOBB/GLOBO, pero tal adición, sin embargo, resulta muy poco significativa y no presenta la suficiente entidad para diferenciar los productos pues el término común en ambos signos y realmente identificativo es, pues, GLOB, y en el que coinciden totalmente los confrontados, sin que el añadido final de una letra "B" aporte una distinción respecto a "GLOBO" que pueda considerarse esencial. Tampoco la aporta el término "PROFESSIONAL" o "TV" que carecen de fuerza distintiva propia, frente a los vocablos "GLOBB/GLOBO" y el idéntico en ambas "TELEVISION", existiendo además una total identidad aplicativa. De modo que, en principio, cualquier consumidor podrá incurrir en confusión con los servicios de comunicación e información a los que se refiere la marca aspirante y los que se encuentran amparados por el signo prioritario "GLOBO VISION".

Así pues, en cuanto al juicio de comparación entre las marcas, apreciadas en su conjunto, esta Sala considera que la aspirante presenta una acusada similitud con la oponente, que no desvirtúa por la el cambio introducido en la última letra de la denominación "GLOBB" ni tampoco por la adición de las expresiones indicadas. El signo aspirante resulta muy próximo desde su denominación al prioritario y la similitud no se desvanece por la letra diferente final ni por la inclusión de la expresión "PROFESSIONAL" pues mantiene en lo básico y esencial la misma o similar dicción que la precedente "GLOBO VISION". Aún cuando la recurrente sostiene que existen diferencias suficientes para su distinción y coexistencia en el mercado, lo cierto es que, compartiendo el juicio del tribunal de instancia, la semejanza de sus componentes denominativos y fonéticos es muy intensa y tratándose del mismo tipo de servicios, puede inducir a confusión a los consumidores de los servicios de comunicación de los que se trata ambas marcas, determinado así su incompatibilidad.

Carece de fundamento el invocado criterio de la especialidad de los servicios que se esgrime por la recurrida en la instancia, que subraya las diferencias entre Globo Media, cuyo ámbito de actuación es la producción para la emisión en televisión, y Globb TV que es una plataforma de contenidos para su emisión por internet, pues tal distinción no resulte relevante a los efectos debatidos dada la similitud denominativa y fonética advertida y la proximidad de los servicios de información y comunicación que amparan las marcas dirigidas a un mismo público consumidor, que no necesariamente debe tener un conocimiento especializado en el sector de la producción audiovisual.

Y en fin, la alegación de falta de actividad de las marcas oponentes "GLOBO TELEVISION" y "GLOBO MEDIA" no puede ser acogida, pues, con independencia de las razones opuestas por la parte recurrida, es cierto que tal afirmación se sustenta en la prueba documental aportada por la contraparte, consistente un ciertos recortes de prensa, en los que no se hace referencia a dichas denominaciones, sino a la de "Globomedia". De dicha prueba documental deduce la demandada en la instancia, la falta de uso de los signos obstaculizantes, pero cabe rechazar tal conclusión toda vez que la documental adjunta con la demanda consiste en una selección de noticias de prensa y publicidad sobre la actividad empresarial de la productora Globomedia, que no permite asumir tal deducción de falta de actividad "efectiva" de las marcas oponentes a la que se refieren los preceptos de la Ley de Marcas invocados ni la jurisprudencia del TJUE. A lo anterior cabe añadir la ausencia de actividad probatoria dirigida a acreditar tal realidad, pues aportada prueba documental con la demanda, se refería esencialmente a otra distinta cuestión, la actividad de GLOBB TV, y la proposición de prueba se ciñó a la reproducción de dicha documental que fué denegada, sin que se impugnara tal decisión.

Procede, en atención a lo razonado, la estimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el presente recurso de casación número 512/2014, interpuesto por GLOBB TELEVISION ,S.L contra la Sentencia de 4 de diciembre de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 269/11 , que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 269/11, interpuesto por GLOBO MEDIA contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de noviembre de 2010, confirmado por la resolución de 2 de marzo de 2011, que accedió al registro de la marca número 2.932.684 "GLOBB TV PROFESSIONAL TELEVISION", resoluciones que anulamos.

Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.