STS, 18 de Diciembre de 2014

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 30 de octubre de 2013 (recurso contencioso-administrativo nº 90/2011 ) en cuya parte dispositiva se establece:

FALLAMOS.- Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de la mercantil The Polo/Lauren Company, L.P., contra la resolución, de 25 de Noviembre de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 10 de septiembre de 2010, que había concedido el registro de la marca grafica solicitada, nº 2.921.619, para proteger productos y servicios de la clase 25, confirmando dicha resolución y el registro de dicha marca al solicitante D. Nicolas , no personado en autos; y confirmamos la resolución impugnada, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales

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Como explica la referida sentencia en su fundamento segundo,

(...) En el expediente administrativo consta la solicitud de D. Nicolas , en fecha 26 de marzo de 2010, de registro de la marca grafica nº 2.921.619, para la clase 25, en concreto para prendas confeccionadas de señora, caballero y niño, cinturones, calzado, excepto ortopédico, y sombrerería; se opuso la mercantil The Polo/Lauren Company, L.P., con Cinco marcas prioritarias, Ralph Lauren y Polo Ralph Lauren, con gráfico, en la misma clase, y en otras, alegando la existencia de gran semejanza global y de conjunto entre los signos confrontados, con un impacto general, evocador y visual claramente confundible, al ser la esencia del gráfico y del logo la misma, además de la identidad aplicativa, y del carácter internacionalmente notorio de sus marcas, con claro riesgo de confusión y de asociación, refiriendo la aplicación de los arts. 6.1.b , y 8.1 de la Ley de Marcas (...)

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La resolución administrativa que fue objeto de impugnación en el proceso de instancia impugnada en el proceso de instancia considera -según relata el fundamento primero de la sentencia-

(...) que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1. b de la Ley de Marcas 17/2001, por existir entre los signos enfrentados, marca grafica la solicitada, y las oponentes Ralph Lauren mixta y Polo RALPH Lauren mixta y gráfico, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, evitando su confusión en el mercado, sin que el hecho de coincidir en la representación gráfica de jugadores de polo sea motivo suficiente para declarar per se la incompatibilidad de las mismas dado que las figuras reivindicadas por la solicitada son dos jugadores de polo de pie y desmontados de sus caballos, en descanso, que difieren del grafico de las oponentes, con el jinete montado sobre el caballo y en movimiento, con claras diferencias de conjunto, además de convivir las marcas recurrentes con otras 25 del nomenclátor internacional todas ellas representando a jugadores de polo, y no siendo tampoco de aplicación el art. 8 de la Ley, por la evidente diferenciación de los signos, que excluye el error o confusión y la asociación sobre el origen empresarial

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La posición mantenida por los litigantes en el proceso la sintetiza el fundamento segundo de la sentencia, en los siguientes términos:

(...) SEGUNDO.- La mercantil recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta aplicable la prohibición del art. 6.1. b y del art. 8.1 de la Ley, dado que los signos confrontados son en conjunto similares, bastando la existencia de semejanza conceptual, fonética, o gráfica, resultando evidente que el signo grafico solicitado induce claramente a confusión, con una descomposición artificial del signo, siendo comunes los rasgos distintivos de los signos confrontados, conjuntos análogos, con la imagen del caballo y del jinete, añadiendo que sus marcas son notorias internacionalmente, además de la identidad aplicativa, en la clase solicitada, con evidente riesgo de confusión y de asociación, y el consiguiente aprovechamiento de su reputación, cumpliéndose los requisitos requeridos, e interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, al existir suficientes disparidades de conjunto, desde un enfoque gráfico, entre los signos confrontados, sin inducir a error o confusión, ni aprovechamiento indebido, e interesando la desestimación de la demanda

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Planteado el debate en esos términos, el fundamento tercero de la sentencia contiene unas consideraciones de carácter general y una reseña jurisprudencial sobre la prohibición relativa del artículo 6.1 de la Ley de Marcas ; a lo que se añade, al principio del fundamento cuarto, una referencia a lo declarado en sentencia de este Tribunal Supremo de 6 de julio de 2011 en relación con las marcas combinadas o mixtas.

Con ese bagaje, el examen de caso concreto lo aborda la sentencia a continuación, en ese mismo fundamento cuarto, donde en lo que se refiere a las similitudes y diferencias que presentan las marcas enfrentadas la Sala de instancia expone, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

(...) Resulta evidente que los conjuntos de los signos confrontados no guardan parecido suficiente como para aplicar la citada prohibición relativa, dado que los respectivos conjuntos son denominativa, gráfica y visualmente diferentes, y el hecho de que compartan las figuras de caballo y jinete jugador de polo, no supone necesariamente que ello pueda conllevar riesgo de error o confusión, ni los consumidores de los productos exclusivos de Ralph Lauren podrán sufrir error o confusión, y tampoco podrán confundir los respectivos orígenes empresariales, con lo que la Sala comparte los fundamentos de la resolución combatida, siendo por ende que no se cumple el primero de los requisitos exigidos, de similitud gráfica, visual y evocativa, cuando resulta obvia la diferencia de ambos conjuntos, que constan en el expediente, y sin que el hecho de la evidente notoriedad de las marcas prioritarias, en sus respectivos conjuntos, conlleve la aplicación de la prohibición, al ser notorias precisamente en los conjuntos mencionados, Ralph Lauren y grafico de un caballo, con jinete jugador de polo, en trance de estar jugando.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que " el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados ".

Por ello, y con el examen denominativo, gráfico y visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, aun con la eventual semejanza evocativa de las figuras en negro, como se ha dicho, con lo que del examen conjunto de los signos confrontados no se infiere la alegada identidad, y se producen por ello diferencias suficientes como para desestimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.

Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son conjuntos idénticos ni semejantes y por ello no resultan confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión de registro de la marca grafica interesada, dado que tampoco se acredita el riesgo de confusión ni el de asociación en el mercado, y más si cabe cuando la notoriedad internacional de la actora lo es del citado conjunto y esencialmente del grafico de las figuras de caballo y jinete jugando al polo entre los conjuntos, lo que supone, como se ha dicho, que no se cumple el primero de los requisitos exigidos en múltiple jurisprudencia del T.S., dado que el signo solicitado no lleva caballos al trote ni los jugadores montados, con lo que la impresión global no puede ser únicamente de jugadores de polo, y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación empresarial ni aprovechamiento de la reputación ajena; es claro, por tanto, que los conjuntos son suficientemente diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, debiendo añadirse que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, y desde la perspectiva de conjunto, es lo cierto que entre la marca solicitada y las marcas prioritarias oponentes no se acreditan más que suficientes disparidades entre las mismas, al no existir la semejanza denominativa y grafica exigible, tal como establece la resolución impugnada, cuyos fundamentos se comparten, al tener los signos una diferente composición denominativa, grafica, y visual, lo que dota a los conjuntos de diferencias evidentes, además de estar registrados múltiples signos semejantes, con las mismas figuras, incluidas las de la otra oponente en el expediente, con dos caballos y dos jugadores de polo de color negro, lo que conlleva la evidente posibilidad de convivencia entre los signos [...].

Por último, en lo que se refiere a la coincidencia del ámbito aplicativo, el fundamento quinto de la sentencia razona así:

(...) QUINTO.- En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración "como factor eventualmente apreciable " ( sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, aun existiendo evidente relación aplicativa, en la clase 25 interesada, ello no conlleva la aplicación de la prohibición, al no cumplirse el primero de los requisitos exigidos, con lo que no procede aplicar la prohibición, de los arts. 6.1.b y 8.1 de la Ley de Marcas , como establece la resolución combatida, por lo que debe desestimarse el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada, al ser conforme a derecho

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Por todo ello, la Sala de instancia desestima el recurso contencioso-administrativo.

Notificada la sentencia a las partes, la representación procesal de la entidad The Polo Lauren Company, L.P. preparó recurso de casación y luego efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 21 de enero de 2014 en el que formula un único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d/ de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , alegando la infracción de la jurisprudencia que interpreta y aplica los artículos 6.1.b/ en relación con el artículo 8.1, ambos de la Ley de Marcas .

Aunque conoce y cita la jurisprudencia de esta Sala que señala que la apreciación del juzgador de instancia sobre la semejanza entre marcas es una cuestión de hecho deducida de la prueba y que no es susceptible de ser revisada en casación, la recurrente invoca la STS de 10 de octubre de 2001 para acogerse a las consideraciones en ella se contienen en relación con la posibilidad de cuestionar en casación la conclusión alcanzada por el tribunal de la instancia acerca de la semejanza entre las marcas enfrentadas mediante la revisión del procedimiento seguido por aquél para llegar a aquella conclusión. Así, señala la recurrente la necesidad de que en el caso en cuestión se tenga en cuenta el carácter notorio de sus marcas, lo que obliga a poner en conexión interpretativa el artículo 6.1.b/ con el artículo 8.1 de la Ley de Marcas y con la jurisprudencia que los interpreta y aplica. Destaca la recurrente la protección reforzada que de acuerdo con el artículo 8 que poseen las marcas notorias; y cita y transcribe la STS de 25 de febrero de 2010 que, estimando el recurso de casación interpuesto, denegó el acceso al registro de la marca mixta "Budmen", para productos de la clase 25, por el parecido que apreció con la marca gráfica de Nike.

Señala la recurrente que la sentencia de instancia no ha cuestionado la notoriedad de sus marcas sino que ha obviado ese extremo. Cita y transcribe parcialmente la fundamentación de las SsTS de 4 de abril de 2007 y 21 de junio de 2007 en las que se reconoció el carácter notorio de las marcas gráficas de la ahora recurrente y su trascendencia en los casos examinados.

Aduce asimismo el menoscabo del carácter distintivo de sus marcas que produce el permitir el registro de un signo gráfico posterior como el de autos, dado que entiende que reproduce de forma semejante el original diseño de aquellas marcas, citando y transcribiendo parcialmente distintas Sentencias del Tribunal Supremo.

Alude también a la jurisprudencia que señala que cabe descomponer los signos para su comparación cuando el posterior simplemente multiplica el anterior o varía su orientación, citando SsTS de 3-2-2010 (casación 110/2008 ) que, estimando el recurso de casación allí interpuesto, denegó el acceso al registro de la marca mixta "Budmen", para productos de la clase 25, por el parecido que apreció con la marca gráfica de Nike.

Finalmente, insiste la recurrente en que la impresión de conjunto que se produce tras la confrontación de los gráficos enfrentados -la aspirante es gráfica y entre las oponentes hay tres marcas exclusivamente gráficas- es de que son claramente asimilables; y en lo que se refiere a la idea representada (jinete/caballo), el propio juzgador reconoce que la nueva marca resulta evocadora de las anteriores, por lo que, siendo la oponente una marca notoria -lo que también reconoce la sentencia de instancia- la conclusión no puede ser otra sino la de que sí existe un riesgo de confusión y de asociación y por ende un aprovechamiento de la reputación ajena.

Termina el escrito solicitando que se dicte sentencia que, declarando haber lugar al recurso, case y anule la sentencia recurrida, acordando en su lugar la estimación del recurso contencioso-administrativo y la revocación de la resolución registral, decretando en consecuencia la denegación de la marca gráfica nº 2.921.619 para los productos de la clase 25ª.

Mediante providencia de la Sección 1ª de esta Sala del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2014 se acordó la admisión del recurso de casación, así como la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, por diligencia de ordenación de 28 de enero de 2014 se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizase su oposición, lo que llevó a cabo la representación procesal de la Administración del Estado mediante escrito presentado el 20 de mayo de 2014 en el que, en primer lugar, plantea la inadmisibilidad del recurso porque en casación no se suscita una cuestión de entidad jurídica que justifique la intervención del Tribunal Supremo sino que, sencillamente, se cuestiona la apreciación de la Sala de instancia sobre la semejanza entre los distintivos enfrentados, siendo esta una cuestión fáctica que no puede ser revisada en casación. Por lo demás, el Abogado del Estado expone en el escrito las razones de su oposición al motivo de casación formulado; y termina solicitando que se desestime el recurso y se confirme la sentencia recurrida.

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose finalmente al efecto el día 16 de diciembre de 2014, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas ,

El presente recurso de casación nº 3887/2013 lo dirige la representación de The Polo Lauren Company, L.P., contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de octubre de 2013 (recurso nº 90/2011 ) en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esa entidad mercantil contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de Noviembre de 2010 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 10 de septiembre de 2010 que había concedido el registro de la marca grafica solicitada, nº 2.921.619, para proteger productos y servicios de la clase 25.

En el antecedente segundo hemos dejado reseñadas las razones que expone la sentencia recurrida para fundamentar la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Procede entonces que pasemos a examinar el motivo de casación formulado por The Polo Lauren Company, L.P., cuyo enunciado y contenido hemos resumido en el antecedente tercero; pero antes habremos de pronunciarnos sobre la causa de inadmisión planteada por la parte recurrida.

La causa de inadmisión que plantea el Abogado del Estado en su escrito de oposición debe ser rechazada, pues, en contra de lo que allí se afirma, el debate suscitado en casación no versa simplemente sobre una cuestión fáctica como es la relativa a la semejanza o disparidad entre los distintivos enfrentados, sino que se plantea una cuestión jurídica como es la de la interpretación concordada de los artículos 6.1.b / y 8.1 de la Ley de Marcas , por la incidencia que la protección reforzada que se dispensa a las marcas notorias (artículo 8) deba tener a la hora de interpretar y aplicar la prohibición establecida en el artículo 6 por razón de la semejanza entre los distintivos enfrentados.

En el único motivo de casación formulado la representación de The Polo Lauren Company, L.P., alega la infracción de la jurisprudencia que interpreta y aplica los artículos 6.1.b/ en relación con el artículo 8.1, ambos de la Ley de Marcas .

En el desarrollo del motivo la recurrente destaca la necesidad de que en el caso en cuestión se tenga en cuenta el carácter notorio de sus marcas, lo que obliga a poner en conexión interpretativa el artículo 6.1.b/ con el artículo 8.1 de la Ley de Marcas y con la jurisprudencia que los interpreta y aplica.

Señala la recurrente que la sentencia de instancia no ha cuestionado en realidad la notoriedad de sus marcas sino que ha obviado ese extremo, siendo así que en sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2007 (casación 5592/2004 ) y 21 de junio de 2007 casación 2241/2005 ) se reconoció el carácter notorio de las marcas gráficas de la ahora recurrente y la trascendencia que ello tenía en los casos allí examinados. Aduce asimismo el menoscabo del carácter distintivo de sus marcas que produce el permitir el registro de un signo gráfico posterior como el de autos, dado que entiende que reproduce de forma semejante el original diseño de aquellas marcas, citando y transcribiendo parcialmente distintas Sentencias del Tribunal Supremo. Alude también a la jurisprudencia que señala que cabe descomponer los signos para su comparación cuando el posterior simplemente multiplica el anterior o varía su orientación, citando SsTS de 3 de febrero de 2010 (casación 110/2008 ) que, estimando el recurso de casación allí interpuesto, denegó el acceso al registro de la marca mixta "Budmen", para productos de la clase 25, por el parecido que apreció con la marca gráfica de Nike.

Finalmente, la recurrente insiste en que la impresión de conjunto que se produce tras la confrontación de los gráficos enfrentados -la aspirante es gráfica y entre las oponentes hay tres marcas exclusivamente gráficas- es de que son claramente asimilables; y en lo que se refiere a la idea representada (jinete/caballo), el propio Tribunal de instancia reconoce que la nueva marca resulta evocadora de las anteriores, por lo que, siendo la oponente una marca notoria -lo que también reconoce la sentencia de instancia- la conclusión no puede ser otra sino la de que sí existe un riesgo de confusión y de asociación y un aprovechamiento de la reputación ajena.

Pues bien, el motivo planteado en los términos que acabamos de sintetizar debe ser acogido.

La Sala de instancia considera que, pese a la coincidencia en cuanto al ámbito aplicativo, y aun reconociendo que la nueva marca resulta evocadora de las anteriores, entre aquélla y éstas existen elementos diferenciadores suficientes para enervar el riesgo de confusión. Señala a tal efecto la sentencia recurrida (fundamento jurídico cuarto) que "...el signo solicitado no lleva caballos al trote ni los jugadores montados, con lo que la impresión global no puede ser únicamente de jugadores de polo, y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación empresarial ni aprovechamiento de la reputación ajena; es claro, por tanto, que los conjuntos son suficientemente diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición".

No podemos compartir esas apreciaciones de la Sala de instancia pues los elementos diferenciadores que señala la sentencia no son bastantes para desvirtuar la consideración de que la marca gráfica solicitada consiste en una representación claramente evocadora de la imagen distintiva de las marcas oponentes, lo que unido al hecho de que éstas son marcas notorias, merecedoras por ello de la protección reforzada ( artículo 8 de la Ley de Marcas ), y a que las marcas enfrentadas vienen todas ellas referidas a productos similares, llegamos a la conclusión que el registro de la marca solicitada vulnera lo dispuesto en los artículos 6.1.b / y 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Establecido así que la sentencia recurrida debe ser casada, debemos entonces entrar a resolver en los términos en que viene planteado el debate ( artículo 45.2.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción ).

Pues bien, las mismas razones que hemos expuesto para fundamentar la estimación del motivo de casación son las que nos llevan a concluir que procede la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad The Polo Lauren Company, L.P. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de Noviembre de 2010 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 10 de septiembre de 2010 que había concedido el registro de la marca grafica solicitada, nº 2.921.619, para proteger productos y servicios de la clase 25ª, debiendo ser anuladas ambas resoluciones y el mencionado registro de marca.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede imponer las costas de la instancia a ninguno de los litigantes, corriendo cada parte con las suyas en lo que se refiere a las de la casación.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción ,