STS 339/2014, 26 de Junio de 2014

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Alicante, el veintisiete de julio de dos mil diez, la procurador de los tribunales doña Amanda Tormo Moratalla, obrando en representación de S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra New Aurijoya, SL y Colev Style, SL.

En la referida demanda, la representación procesal de S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que los orígenes del grupo Tous se remontaban al año mil novecientos veinte, con la apertura de un taller de relojería en Manresa, del que se hizo cargo, en mil novecientos sesenta, don Desiderio , que, junto con su cónyuge, doña Penélope , había sido determinante del progreso de la empresa; y que, en mil novecientos ochenta y cinco, el grupo Tous comenzó a expandirse, a nivel nacional e internacional. También señaló que el grupo estaba formado por dos sociedades: S. Tous, SL, constituida el dos de julio de mil novecientos setenta y tres, que era la titular de los derechos de exclusiva en materia de propiedad industrial; y Tous Franquicias, SA, sociedad unipersonal, constituida el treinta de julio de mil novecientos noventa y ocho, que era la que explotaba aquellos derechos, en calidad de licenciataria, con facultad de otorgar subcontratos de licencia.

Añadió la mencionada representación procesal que, entre otros, Tous, SL era titular (a) de un modelo comunitario no registrado, conocido como " Colección Ever ", el cual había sido lanzado el diecinueve de enero de dos mil nueve y estaba formado por varios diseños de joyería que reflejaban las tallas de los diamantes y, en particular, por uno, caracterizado por su forma plana y como una gota de agua, que incluía en una de sus caras una reproducción bidimensional de la " talla lágrima o pera ", propia de los diamantes - al que se refería el documento aportado con el número 6 -; y (b) de un modelo industrial registrado, con el número 135 127, serie C, por la Oficina Española de Patentes y Marcas el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con el nombre de " piezas para juego de figuras de joyería: figura infantil femenina " - al que se refería el documento aportado con el número 16 -.

Respecto del primero, la representación procesal de S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA afirmó que su protección, en cuando diseño no registrado, estaba sujeta a las mismas normas que los registrados - esto es, a las exigencias de novedad y carácter singular -, si bien el plazo de duración se contaba desde la divulgación, que tuvo lugar el seis de febrero de dos mil nueve.

Se refirió, también, a los ataques que constantemente sufrían los derechos de exclusiva de que es titular S. Tous, SL y precisó que los mismos habían motivado diversos procedimientos judiciales.

Igualmente afirmó que las demandadas, New Aurijoya, SL y Colev Style, SL, estaban vinculadas entre sí - tenían el mismo domicilio, un único y mismo administrador y unos mismos almacenes - y que su objeto social era la compraventa, exportación, fabricación y distribución de joyas, al mayor y al detalle. Así como que, en noviembre de dos mil nueve, el personal de las demandantes tuvo conocimiento de que se vendían en El Corte Inglés dos colgantes, con diferentes diseños, los cuales eran idénticos a otros anteriores suyos - como demostraba el documento aportado con el número 22 - y pudo comprobar que, en un stand del referido establecimiento, se vendían también unos productos, identificados con la marca " Dijous Design ", que imitaban su colección " Ever ", en particular el diseño no registrado con forma de gota de agua y el diseño registrado con el número 135 127 - como demostraba con el documento aportado con el número 23 -.

Se refirió la representación procesal de las sociedades demandantes a los intentos de encontrar una solución al relatado problema, a cuyo efecto indicó que habían remitido una carta a la demandadas, el siete de noviembre de dos mil nueve, instándoles, como infractoras, a que cesaran en su conducta ilícita - como demostraba el documento aportado con el número 24 -, sin que hubieran obtenido ningún resultado - como demostraba con el documento aportado con el número 25 -.

Precisó la repetida representación procesal que eran las demandadas responsables de los daños que habían sufrido con su ilícita conducta y que optaban por reclamar la modalidad de indemnización prevista en el artículo 55.2.b) de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial - estos es, la conocida como regalía hipotética -.

Por último, cifró los daños en la cantidad de sesenta mil euros (60 000 €).

Con esos antecedentes, la representación procesal de S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA, tras invocar los artículos 88 , 89 , 85.2 , 11.1 , 5.1 del Reglamento (CE ) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, y los artículos 53 , 54 y 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial, interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia que declarase " Primero. Que la sociedad S. Tous, SL ostenta ‹colección Ever› y sobre la serie C del modelo industrial registrado número 135 127. Segundo. Que la sociedad demandada Colev Style, SL, con la comercialización de las piezas de joyería reflejadas en el apartado quinto del relato fáctico, ha infringido el derecho de exclusiva que la demandante ostenta sobre el diseño comunitario no registrado ‹colección Ever›, reproducido en el relato fáctico. Tercero. Que la sociedad demandada New Aurijoya, SL, con la comercialización de las piezas de joyería reflejadas en el apartado quinto del relato fáctico, ha infringido el derecho de exclusiva que la demandante ostenta sobre el la serie C del modelo industrial registrado número 135 127. Cuarto. Que las sociedades Colev Style, SL y New Aurijoya, SL, vienen obligadas a abstenerse de comercializar cualquier joya que resulte incompatible con los derechos de exclusiva previamente indicados. Quinto. Que, como consecuencia de los actos descritos, las sociedades demandadas Colev Style, SL y New Aurijoya, SL han causado a S. Tous y/o Tous Franquicias, SA, daños y perjuicios, los cuales deberán ser indemnizados conforme a los criterios y parámetros descritos en el presente escrito, debiendo ser evaluados en fase probatoria y calculados conforme al parámetro establecido en el artículo 55.2. b) de la Ley 20/2003 " y condenase " Primero. A las sociedades demandadas Colev Style, SL y New Aurijoya, SL a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo abstenerse de fabricar (incluyendo el encargo de fabricación), importación, exportación, distribución, comercialización, almacenamiento para tales fines, y/o publicidad, sea a través de cualquier medio posible, de joyas que infrinjan los derechos de exclusiva que S. Tous, SL ostenta sobre el diseño comunitario no registrado ‹colección Ever› y sobre la serie C del modelo industrial registrado número 135 127. Segundo. A la sociedad demandada Colev Style, SL a indemnizar a S. Tous y/o Tous Franquicias, SA por los daños y perjuicios causados con la infracción del diseño comunitario no registrado ‹colección Ever›, en la cuantía que se determine en fase de prueba, sobre la base del precio de la licencia que deberían haber pagado. Tercero.- A la sociedad demandada New Aurijoya, SL a indemnizar a S. Tous y/o Tous Franquicias, SA por los daños y perjuicios causados con la comercialización de las piezas de joyería las cuales copian la serie C del modelo industrial registrado con el número 135 127, en la cuantía que se determine en fase de prueba, sobre la base del precio de la licencia que debería haber pagado la demandada, de conformidad con el criterio regulado en el artículo 55.2.b) de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial. Todo ello con expresa imposición a las sociedades demandadas de las costas ".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, que la admitió a trámite por auto de quince de septiembre de dos mil diez , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 628/2010.

Las demandadas, New Aurijoya, SL y Colev Style, SL, fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones, representadas por la procurador de los tribunales doña Esther Pérez Hernández, la cual contestó la demanda.

En el referido escrito, la representación procesal de New Aurijoya, SL y Colev Style, SL, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, negó que tuviera realmente existencia jurídica el modelo comunitario no registrado que las demandantes se atribuían, ya que el conjunto " Ever " estaba formado por un conjunto de colgantes, gargantillas y pendientes combinados, no obstante lo que las demandantes sólo había presentado de él una sola pieza, como si la comercializaran independientemente de las demás. E igualmente que, mediante un tratamiento informático de las imágenes, habían alterado las medidas y proporciones de la pieza con forma de gota de agua.

También negó, en todo caso, la originalidad del modelo, ya que se trataba de una de las formas clásicas de la joyería mundial, de modo que era una pieza desmontada del conjunto sin novedad alguna.

Respecto del diseño registrado, la representación procesal de las demandadas afirmó que también carecía de originalidad la imagen de la niña, reproducida al menos por treinta y cinco joyerías de todo el mundo, como demostraba con las imágenes respectivas.

En relación con los alegados procesos pendientes, señaló que las demandantes no habían aportado prueba alguna de ellos.

Con esos antecedentes, la representación procesal de New Aurijoya, SL y Colev Style, SL, tras negar, en cuanto al diseño no registrado, el carácter singular y, en todo caso, que su creación pudiera calificarse como una copia - de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 19.2 del Reglamento (CE ) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios - y la novedad del diseño registrado, y tras destacar lo absurdo que sería conceder un derecho de exclusiva con respecto a él, en el suplico del escrito de contestación interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante una sentencia que desestimara la demanda, con imposición de las costas a las demandantes.

El Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante, celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta había sido admitida, dictó sentencia en el juicio ordinario número 628/2010, el veinticinco de julio de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA, contra New Aurijoya y Colev Style, absolviendo a éstas de las pretensiones contra ellas formuladas, con imposición de las costas procesales a las actoras ".

La representación procesal de S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA recurrió en apelación la sentencia dictada, por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Alicante, en el juicio ordinario número 628/2010, el veinticinco de julio de dos mil once.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Sección Octava de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 882/2011, y dictó sentencia con fecha once de mayo de dos mil doce , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Con desestimación del recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número Uno, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la mencionada resolución, con imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada y con pérdida del depósito constituido para la preparación del recurso ".

La representación procesal de S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de apelación número 882/2011, de fecha once de mayo de dos mil doce .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de dieciocho de marzo de dos mil catorce , decidió: " Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA., contra la sentencia dictada, con fecha once de mayo de dos mil doce, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava ), Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, en el recurso de apelación número 882/2011, dimanante de los autos de juicio ordinario número 628/2010 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número Uno ".

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de apelación número 882/2011, con fecha once de mayo de dos mil doce , se compone de un solo motivo en el que las recurrentes, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia:

ÚNICO. La infracción de las normas de los artículos 10 y 19, apartado 2, ambos del Reglamento (CE ) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, 7 y 47 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

Evacuado el traslado conferido al respecto, la parte recurrida no formuló oposición al recurso planteado.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el cuatro de junio dedos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Resumen de los antecedentes.

S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA, en las condiciones de titular y de licenciataria de un modelo comunitario no registrado y del diseño español número 135 127 - que, respectivamente, daban a sendas piezas de joyería la apariencia de una lágrima o gota de agua y de la figura de una niña - alegaron que las demandadas, New Aurijoya, SL y Colev Style, SL, dedicadas a la fabricación y distribución de joyas, producían y vendían productos de aquella clase invadiendo las esferas de los derechos de exclusión reconocidos por el Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial. Por ello, pretendieron que las infractoras fueran condenadas a cesar en tales comportamientos ilícitos y a indemnizarles en los daños producidos.

La demanda fue desestimada en ambas instancias. En particular, el Tribunal de apelación, tras comparar las joyas de las demandadas con el modelo comunitario no registrado y el diseño español de una de las demandantes, destacó las diferencias significativas existentes entre unas y otros y declaró que, al no poder " calificarse la pieza de joyería comercializada por Colev Stile, SL como una copia del modelo comunitario no registrado de las actoras " y, al producir " la pieza de joyería comercializada por New Aurijoya, SL [...] una impresión general distinta para el usuario informado ", no cabía hablar de violación y, por ello, de justificación del ejercicio del " ius prohibendi " por la titular, en los dos casos.

Contra la sentencia de apelación interpusieron las demandantes recurso de casación por un solo motivo, dividido en dos partes: una, referida al modelo comunitario no registrado y, otra, al diseño español.

Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso de casación.

S. Tous, SL y Tous Franquicias, SA, mediante el recurso de casación, atacan el pronunciamiento por el que el Tribunal de apelación negó que las demandadas hubieran infringido sus derechos sobre el modelo comunitario y el diseño español.

Como se indicó antes, el único motivo del recurso de casación interpuesto se compone de dos partes, referidas a uno y otro título.

1. En la primera, las recurrentes denuncian la infracción de las normas de los artículos 10, apartado 1 , y 19, apartado 2, del Reglamento (CE ) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios.

   Alegan, en síntesis, que la Audiencia Provincial, al haber limitado a la copia el ámbito de protección del modelo comunitario no registrado, había infringido las mencionadas normas. Sostienen que los modelos comunitarios, registrados o no, se protegen en los términos señalados por el artículo 10 del Reglamento (CE ) 6/2002, esto es, en el ámbito o con la extensión que resulte de una " impresión general diferente " en el usuario informado, sin necesidad de que haya identidad entre el protegido y el infractor.

2. En la segunda parte del motivo plantean las recurrentes similar cuestión, ahora refiriéndose al diseño español. Las normas que dicen incumplidas son las de los artículos 7 y 47 de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial.

   Afirman que la Audiencia Provincial, al negarse a declarar la infracción por la existencia de ciertas diferencias, que califican de insignificantes, entre los diseños confrontados y al haber eludido un examen del conjunto de cada una de las creaciones, había exigido de hecho para la infracción una identidad entre ambas, lo que consideran improcedente.

Desestimación de la primera parte del motivo.

1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento ( CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, el modelo comunitario no registrado - para el que vale la misma definición que para el que lo hubiera sido: artículo 3, letra a ) -, se protege - durante un tiempo más breve que éste: artículos 11 y 12 -, sólo si - al igual que él - reúne los requisitos de novedad y carácter singular - artículos 4, 5 y 6 -.

   La extensión, alcance o ámbito de la protección también se establece para los dos modelos - artículo 10 -, en función de la singularidad - que se mide, en los dos casos, por la impresión general producida en el usuario informado y teniendo en cuenta el grado de libertad del autor: artículo 6 -. De tal manera que el titular, de uno y otro, puede ejercitar el " ius prohibendi " no ante modelos idénticos al propio, sino también ante aquellos que, sin serlo, carezcan del mencionado requisito, respecto del protegido.

   En resumen, una vez comparados los dos modelos, la protección debe ser reconocida si se llega a la conclusión - conforme a los referidos parámetros - de que la impresión general que producen no es diferente.

2. Sin embargo, al definir las características del acto que el titular del derecho puede impedir, la norma del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE ) 6/2002 exige que el modelo susceptible de ser prohibido sea una copia del protegido.

   Hay que añadir - y en ello se basa fundamentalmente el rechazo de la argumentación de las recurrentes - que el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que - de vuelta al ámbito general de protección - no alteren la impresión general.

   En conclusión, una interpretación sistemática de las mencionadas normas lleva a entender que el titular sólo puede ejercitar con éxito el " ius prohibendi " frente a quien hubiera copiado su modelo, aunque la copia no fuera idéntica o - expresado con otras palabras - que, a diferencia de lo que sucede con el modelo comunitario registrado, el titular no puede prohibir la utilización del modelo de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si se tratara de una creación independiente de la protegida.

   Por esa razón se suele afirmar que, cumplidos los requisitos de protección y dentro del ámbito establecido, el titular del modelo comunitario no registrado tiene un derecho a no ser copiado, pero no un derecho de exclusión absoluto.

   La idea se expresa con claridad en el considerando 21 del Reglamento (CE): " [...] el dibujo o modelo comunitario no registrado debe conferir únicamente el derecho a impedir las copias del mismo. La protección no puede, por tanto, abarcar productos a los que se aplican dibujos o modelos que son resultado de un dibujo o modelo concebido independientemente por un segundo creador ".

3. A la luz de esa doctrina hay que entender, correctamente interpretada su sentencia, que el Tribunal de apelación y aplicó de modo adecuado las normas que en el motivo se dicen infringidas, al negarse a reconocer el " ius prohibendi " ejercitado respecto de lo que, tras valorar la prueba, vino a considerar una creación independiente y, al fin, a entender, que, cualquiera que fuere el grado de semejanza entre los modelos, las demandadas no habían copiado el protegido.

   Debe completarse lo expuesto con la indicación de que el recurso de casación no es un instrumento que permita abrir una tercera instancia y, al fin, revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda, sino que cumple la función de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho tal como se hubiera declarado probada en la sentencia recurrida - sentencias 532/2008, de 18 de julio , 142/2010, de 22 de marzo , y 153/2.010, de 16 de marzo , 797/2011, de 18 de noviembre , entre otras muchas -.

Desestimación de la segunda parte del motivo.

1. La protección conferida por la Ley 20/2003, de 7 de julio, se extiende - artículo 47 , en relación con el 7 - a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente, teniendo en cuenta el margen de libertad del autor al realizarlo.

   Para conocer si esa impresión general que cada diseño produce en un usuario informado es o no diferente al que genera el registrado, la comparación entre ellos habrá de ser efectuada conforme a criterios más sintéticos que analíticos, más de recomposición de las partes en el todo, que de descomposición del todo en partes, cual corresponde a la necesidad de captar la visión global que todo el conjunto produce en dicho personaje.

2. Ello sentado, no hay duda de que el Tribunal de apelación extrajo de la comparación un conjunto de diferencias de detalle entre los diseños confrontados - aparecen relacionadas en el fundamento de derecho quinto -. Pero ello no quiere decir - según resulta de la lectura del fundamento en su integridad - que, para tomar la decisión desestimatoria, no hubiera tenido también en cuenta las diferencias más importantes entre las respectivas creaciones ni las características comunes de las mismas o que, en lugar de atender a la impresión general producida por cada una de ellas en el usuario informado, hubiera exigido la identidad de las mismas.

   Antes bien, el Tribunal de apelación, tras tomar en consideración el grado o margen de libertad del autor, concluyó negando la infracción " porque la pieza de joyería comercializada por New Aurijoya, SL produce una impresión general distinta para el usuario informado ".

   Como se expuso, el recurso de casación no permite revisar la prueba practicada al respecto. Por otro lado, las valoraciones mediante las que el Tribunal de apelación desestimó las pretensiones de las demandantes, no se muestran erróneas - sobre ello, sentencia 160/2014, de 30 de abril , y las que en ella se citan -.

Régimen de las costas.

En aplicación de la norma del artículo 389 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas causadas con el recurso que desestimamos quedan a cargo de las recurrentes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.